Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

1.1. Demandante: Manufacturas Pals, S.A., con domicilio social en Montcada I Reixac, Barcelona, España.

1.2. Demandado: D. Pablo Paz Corral, con domicilio en Madrid, España.

2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <porexpan.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Networks Solutions, Inc., domiciliada en California, Estados Unidos de América.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue aprobada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente aprobada por ICANN, en lo sucesivo denominado "El Reglamento" fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 14 de Mayo de 2003, vía correo electrónico, así como el siguiente día 15 de Mayo de 2003, en formato papel.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, con fecha 20 de Mayo de 2003, se dio traslado de la demanda al demandado.

3.3. Con fecha 6 de Junio de 2003, el demandado envió al Centro, vía correo electrónico, su escrito de contestación a la demanda.

Si bien al recibir el Panel el expediente del Centro no se acompañaba el citado escrito en formato papel, fue recibido con posterioridad el pasado 20 de Junio de 2003.

3.4. El expediente completo del caso, con excepción del escrito citado en el apartado anterior, había sido remitido ya a D. Alberto de Elzaburu, Panelista Unico, el 17 de Junio de 2003, y lo recibió el día siguiente, 18 de Junio de 2003.

Teniendo en cuenta que tanto demandante como demandado, así como la representación de ambas partes, son de nacionalidad española,y que incluso han existido comunicaciones previas dirigidas por el demandante al demandado en idioma español, resulta ciertamente sorprendente que la representación de la demandante haya presentado el escrito de demanda en idioma inglés.

Por su parte, la representación del demandado sí ha solicitado expresamente que la resolución sea emitida en español, habida cuenta de las circunstancias descritas en el párrafo anterior.

El Panel, atendiendo a las citadas circunstancias y de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento, ha decidido dictar la presente decisión en español.

5.1. La demandante, MANUFACTURAS PALS, S.A., ostenta la titularidad de los registros de marca nos. 439.765 POREXPAN y 622.366 POREXPAN (mixta), para distinguir productos de la clase 19 del Nomenclátor Internacional, con prioridad 3 de Septiembre de 1976 y 11 de Julio de 1975 respectivamente, y que fueron adquiridos por la firma demandante, de la sociedad Hijos de H. A. Bender, S.A.

5.2. El demandado es una persona física, de nacionalidad española, D. Pablo Paz Corral, residente en Madrid, cuyas actividades profesionales se desarrollan en el mismo sector que las de la firma demandante.

5.3. Son también, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuación se relacionan:

- El registro del dominio controvertido fue obtenido a través de un primer registrador con antelación a la fecha de inicio de la disputa, pasando luego a ser registrado por el demandado, previa cancelación del primer registro, a través de Network Solutions, Inc., el mismo día del inicio de la disputa.

- Cuando se accede a la dirección www.porexpan.com, se recibe una oferta de servicio gratuito de recepción de residuos de poliestireno expandido o EPS, para su reciclado, por la firma Formas Recicladas, S.L., sociedad íntimamente conectada con el demandado.

- Se ha producido el envío de diversos requerimientos del demandante al demandado reclamando la transferencia del dominio controvertido, sin que éste haya cursado respuesta alguna.

- El Panel ha realizado investigaciones adicionales a través de Internet, detectando la presencia de la firma demandante, así como de aquella de la que el demandado es administrador único, en diversas asociaciones y foros del sector del poliestireno expandido.

La representación de la firma demandante establece en su escrito de demanda:

- Que el demandante es titular de los registros de marca nos. 439.765 POREXPAN y 622.366 POREXPAN (mixta), ambos para distinguir productos de la clase 19 del Nomenclátor Internacional, y que fueron adquiridos de la firma Hijos de H.A. Bender, S.A.

- Que entre el nombre de dominio controvertido y los citados registros se produce una total identidad, por lo que concurre el primer requisito exigido por el párrafo 4-a) de la Política Uniforme.

- Que no puede determinarse que el demandado haya usado de buena fe el dominio controvertido antes de tener noticia sobre la presente disputa, dada la vinculación de ambas partes al mismo sector del tráfico mercantil, lo que implica un claro conocimiento previo de la existencia de la firma demandante y su titularidad de los citados registros de marca POREXPAN.

- Que la demandante contactó con el demando al conocer que el dominio controvertido había sido registrado, reclamando la transferencia del mismo a su favor e informando de la existencia de los registros de marca nos. 622.366 y 439.765 POREXPAN, sin recibir respuesta alguna y continuando el demandado el uso del citado dominio sin tener en cuenta los citados requerimientos.

- Que el demandado nunca ha sido conocido por la denominación POREXPAN, dado que si esa circunstancia se hubiera producido, hubiera sido fácilmente detectada por la firma demandante.

- Que, en ese mismo contexto, debe señalarse que el demandado ha sido siempre conocido por PAZ-PAN, tal y como queda acreditado por el anexo 7 del escrito de demanda, consistente en la parte relevante de una lista de firmas españolas que operan en el sector del poliestireno expandido.

- Que el demandado está llevando a cabo un uso comercial ilegítimo del dominio controvertido puesto que cualquier internauta que, buscando encontrar la página web de la demandante, teclee <porexpan.com>, llegará a la del demandado, lo que evidentemente constituye una desviación de la atención de dichos internautas para obtener una ganancia comercial.

- Que el dominio controvertido fue registrado por el Sr. Paz como administrador único de la firma Manufacturas C y P, S.A. que es, de hecho, a favor de quien se usa y se obtiene beneficio del uso del dominio controvertido, estando dicha firma en directa competencia con la sociedad demandante.

- Que el dominio controvertido se registró de mala fe, puesto que el demandado era conocedor de las marcas de la firma demandante y que, en lugar de buscar un distintivo que distinga sus actividades de las de sus competidores como es habitual, o registrar como dominio su propia marca PAZ-PAN, registró la marca del demandante para crear confusión.

- Que el demandado, que originalmente obtuvo el dominio controvertido a través del registrador Namezero.com, procedió a registrarlo de nuevo el día que recibió el requerimiento de la firma demandante, esta vez a través de Networks Solutions, Inc., previa cancelación del registro obtenido a través de Namezero.com, lo que es una prueba clara de la mala fe en el proceder del demandado.

Como consecuencia de dichas argumentaciones, la firma demandante solicita que el dominio controvertido sea transferido a su favor.

La representación del demandado, D. Pablo Paz, ha hecho constar en su escrito de contestación a la demanda:

- Que el poliestireno expandido o EPS constituye un material plástico con características aislantes al que se refieren las empresas y trabajadores que operan en este sector industrial, como POREXPAN.

- Que el demandado lleva trabajando en la industria española del poliestireno expandido más de treinta años, habiendo creado la sociedad Manufacturas C y P, S.A., siendo ambos (el demandado y dicha sociedad) miembros de la Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (ANAPE) desde 1.979.

- Que fue el espíritu renovador e impulsor del demandado el que le llevó a registrar el dominio controvertido <porexpan.com> para informar, a través de él, sobre el Centro gratuito de reciclaje de poliestireno expandido, en el que participan diversas sociedades, entre las que se encuentra Formas Recicladas, S.L., de la que también es titular.

- Que si bien obtuvo el registro del dominio controvertido a través del registrador Namezero.com, éste inscribió el dominio a su favor y no al del demandado, hasta que en el año 2002, asignó su titularidad a D. Pablo Paz, quien procedió entonces a registrarlo nuevamente a través de Network Solutions, Inc., previa cancelación del anteriormente mencionado.

- Que el status de "libres para registro" de los dominios <porexpan.net>, <porexpan.org> y <porexpan.info> demuestra el desinterés del demandado por los nombres de dominio con la mención POREXPAN.

- Que el dominio controvertido es usado por el demandado con el derecho legítimo que le otorga su dedicación al sector del poliestireno expandido durante más de treinta años, desarrollando a través del mismo una actividad legítima, leal y de interés público, como es el reciclado de dicho producto.

- Que si bien reconoce que las marcas del demandante y el dominio controvertido coinciden, éste último no puede crear confusión con aquellas, dado el carácter genérico con que el término POREXPAN es usado por todos los industriales del sector y que, por lo tanto, carece de distintividad.

- Que el demandante no prueba en ningún momento, en el escrito de demanda, la inexistencia de derechos e intereses legítimos a favor del demandado en el dominio controvertido.

- Que ese derecho o interés legítimo le viene dado, aparte de por esa pretendida genericidad del término POREXPAN, porque el dominio controvertido estaba libre, debiendo aplicarse entonces el principio "first come, first served".

- Que usa el dominio <porexpan.com> para dar a conocer e impulsar de forma gratuita el reciclaje del POREXPAN, y no para confundir al consumidor o atraer tráfico a su página web.

- Que en la página identificada con el dominio controvertido se señala que la empresa encargada de prestar el servicio de reciclaje es Formas Recicladas, S.L., que no guarda relación alguna con la firma demandante, lo que imposibilita cualquier vinculación entre las partes.

- Que no se obtuvo el registro del dominio controvertido para impedir que el demandante reflejara su marca en Internet, sino para prestar un servicio legítimo, gratuito y de interés general.

- Que el uso del dominio <porexpan.com> no perturba la actividad comercial del demandante, sirviendo únicamente para promocionar el reciclaje del poliestireno expandido.

En base a todas las argumentaciones aquí extractadas, el demandado solicita que la presente demanda sea desestimada.

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos y servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demando carezca de derecho o interés legítimo con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El Panel estima que en el presente caso existe absoluta identidad (sin tener en cuenta en la comparación la partícula <.com> que identifica el nivel superior el dominio), entre el nombre de dominio <porexpan.com> y las marcas POREXPAN de la demandante.

Esa identidad ha sido reconocida también por el demandado.

El Panel concluye, por consiguiente, que la firma demandante ha probado la concurrencia del primero de los requisitos establecidos en el párrafo 4.-a) de la Política Uniforme.

Dadas las características del supuesto planteado y en respuesta a determinadas alegaciones de ambas partes, el Panel ha determinado que el análisis de la concurrencia de este segundo requisito debe ser verificado desde una triple perspectiva:

* En primer lugar, decidir en quien recae la carga de probar la existencia de derechos o intereses legítimos.

* En segunda lugar, verificar la posibilidad de subsumir el supuesto planteado en alguna de las tres circunstancias concretas enumeradas en el párrafo 4-c) de la Política Uniforme.

* Por último, determinar si la existencia de alguna otra circunstancia no incluida en el citado párrafo, justificaría la conclusión de que, en efecto, existen derechos o intereses legítimos a favor del demandado.

7.2.2.1. Señala el demandado en su escrito de contestación que la existencia a su favor de derechos o intereses legítimos queda constatada por el hecho de que el demandante no prueba su inexistencia.

Debe recordarse, a este respecto, que el texto de la Política Uniforme obliga al demandante a probar la concurrencia de los tres requisitos contenidos en el párrafo 4 –a) de la Política Uniforme. No obstante, este Panel entiende, siguiendo el criterio establecido en otras decisiones (como la decisión OMPI Caso No. D2001-0219) que no puede probarse la inexistencia de un derecho, sino sólo afirmarla o negarla, por lo que es suficiente que el demandante presente meros indicios de la inexistencia de ese derecho, recayendo la carga de probar la existencia efectiva de ese derecho, en quien se dice acreedor al mismo, es decir, el demandado.

7.2.2.2. El escrito de contestación a la demanda, además de contener una extensa disertación acerca de cuándo se registró el dominio controvertido y las razones que llevaron al demandado a cambiar de registrador –de todo punto irrelevantes a la hora de acreditar la existencia a su favor de derechos o intereses legítimos-, no acredita en modo o manera alguna:

* Que el demandado usaba o había iniciado actos preparatorios tendentes al uso del dominio en conexión con una oferta de buena fe de productos y servicios, antes de tener noticia de la disputa.

A este respecto el demandado se limita a ofrecer una serie de afirmaciones desde una perspectiva puramente temporal, pero cuya relevancia puede calificarse como nula. Entre ellas está la de que ya era titular del dominio en 1998, que ha desarrollado sus actividades en el sector durante treinta años o que su presencia en las asociaciones más importantes relativas al sector del poliestireno expandido se iniciaron hace décadas.

Ello, no obstante, no implica que el dominio fuera usado antes del inicio de la disputa, ni que se llevara a cabo acto preparatorio alguno tendente al uso del mismo en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios. Ninguna afirmación contiene tampoco el escrito de contestación a la demanda a ese respecto, ni tampoco se ha aportado prueba documental alguna.

* Que el demandado haya sido comúnmente conocido por el dominio controvertido, lo que resulta lógico si no se ha probado la realización de actividad alguna a través del citado dominio antes del inicio de la disputa.

* Que el demando haga un uso ilegítimo no comercial sin ánimo de obtener beneficio económico, para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputación de la marca.

Bien es cierto que cuando se accede a la página identificada por el dominio controvertido, se advierte la leyenda "recepcionamos gratuitamente en nuestra planta de Fuenlabrada (Madrid) si sus residuos de EPS cumplen estos requisitos...".

Este Panel entiende que el contenido de la página no garantiza el "carácter no comercial" con que se pretende calificar el uso del dominio controvertido por parte del demandado.

El hecho de que se recepcionen gratuitamente residuos, no implica que no exista un posterior beneficio comercial obtenido de la venta del producto reciclado.

Adicionalmente, la mera presencia de la razón social Formas Recicladas, S.L., que identifica a una sociedad en íntima relación con el demandado (al igual que Manufacturas C y P, S.A.), es una forma de publicitarla a través del dominio controvertido.

No es desdeñable por otro parte, tal circunstancia, teniendo en cuenta que dentro de las investigaciones realizadas por el propio Panel, se ha localizado una nota publicada en la web "www.guiadeprensa.com" en la que se indica lo siguiente:

"Una empresa que se plantea ya, entre sus objetivos de futuro a corto plazo, la creación de un departamento de "I + D" que le permita desarrollar y fabricar productos a partir de reciclados de EPS, mejorando la gestión medioambiental que Manufacturas CIP, S.A. considera vital, como pone de manifiesto la creación en 1995 de su filial Formas Recicladas, S.L., dedicada a recoger residuos de EPS del mercado y reciclarlos en su planta de Fuenlabrada y adicionalmente comercializar la patentada paleta de poliestireno expandido PAZ-PAN, higiénica y muy ligera, dirigida al sector alimentario y a la exportación, siendo ésta el producto estrella de esta joven empresa".

Es evidente, por tanto, que aunque se recepcione cualquier residuo de poliestireno expandido, no puede concluirse que la firma receptora no tenga interés comercial si desarrolla y fabrica "productos a partir de reciclados de EPS...".

7.2.2.3. Por último, mención necesaria debe hacerse al argumento fundamental del demandado para justificar el derecho e interés legítimo del dominio controvertido: la pretendida genericidad del término POREXPAN.

Efectivamente, se ha probado un uso extendido y común del término POREXPAN como identificador del poliestireno expandido por la práctica totalidad de los comerciantes del sector.

Pero una circunstancia es que ese uso generalizado pueda justificar el uso del demandado de dicha denominación, y otra bien distinta que sirviera de base para que éste adquiera un derecho sobre la misma, como es el registro de la misma como nombre de dominio.

Es incuestionable que existe un derecho de marca firme y reconocido oficialmente sobre la denominación POREXPAN inscrito a favor del demandado, y también lo es que entrar a valorar esa pretendida genericidad sería poner en tela de juicio la validez o procedencia de ese registro o registros, lo que no constituye ni la intención, ni la función que este Panel debe desempeñar. Este mismo criterio fue seguido también en decisiones como la OMPI Casa No. D2001-0219.

El propio demandado reproduce en su escrito de demanda el Artículo 5.1 de la vigente Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas, en el que se enumeran que signo no podrán ser registrados como marcas, así como el Artículo 51.1 de la misma disposición, que contempla la posibilidad de declarar nulo un registro mediante sentencia firme, si contraviene lo establecido en los apartados de los que se conforma el Art. 5 anteriormente citado.

No se ha acreditado sentencia firme de ninguna naturaleza, por lo que no puede ni debe pretenderse que sea este Panel el que decida el caso sobre la base de una pretendida genericidad que sólo puede ser declarada por los Tribunales competentes.

Lógicamente, dicha circunstancia convierte la alegación relativa a esa presumible genericidad del término POREXPAN en totalmente irrelevante a los efectos de justificar la existencia de un interés legítimo o derecho a favor del demandado en el dominio controvertido.

Como complemento a este razonamiento, el Panel destaca también la importancia del documento nº 7 anexo al escrito de demanda, en el que figura la parte relevante de una relación de empresas del sector del poliestireno expandido, indicándose la marca comercial que identifica a cada una de ellas, siendo POREXPAN la que se asocia (a pesar de esa pretendida genericidad) a la firma demandante, y PAZ- PAN, a la firma de la que el demandado es administrador único.

El Panel, por tanto, concluye que concurre el segundo requisito del párrafo 4-a) de la Política Uniforme.

A continuación, pasa a examinarse de forma individualizada la concurrencia del requisito de la mala fe tanto en lo que se refiere al registro como al uso del dominio controvertido.

7.2.3.1. Mala fe en el registro

La concurrencia o no de la mala fe en el registro del dominio <porexpan.com> se encuentra íntimamente relacionada con el hecho de que, antes de obtenerlo, el demandado conociera la existencia de los derechos de un tercero (en este caso los de la firma Manufacturas Pal, S.A.) sobre la denominación POREXPAN, y procediera, a pesar de conocerlos, a registrar el citado dominio.

Ninguna aseveración se contiene en el escrito de contestación a la demanda por la que se niegue que el demandado conocía la existencia de los derechos de marca POREXPAN a favor de Manufacturas Pal, S.A.

No obstante, a tenor de las argumentaciones de ambas partes, no resulta creíble que el Sr. Paz Corral desconociera, aún siendo POREXPAN una denominación comúnmente usada en el sector, la vinculación de la denominación en cuestión a la firma demandante, ni los derechos de marca de los que era y es titular, a pesar de que pueda considerarse probado que el uso generalizado de POREXPAN como identificador de un producto se haya ido extendiendo.

A este respecto es necesario considerar:

- Que las actividades y relación con el sector del poliestireno expandido de D. Pablo Paz, comenzaron en 1967.

- Que tanto el propio Sr. Paz Corral como la sociedad de la que es administrador único (Manufacturas C y P, S.A.) son miembros de la Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (ANAPE), desde 1.979.

- Que en todas las consultas realizadas por el Panel sobre índices de sociedades que operan en el sector del poliestireno expandido, aparecen tanto Manufacturas Pal, S.A. como Manufacturas C y P, S.A.

- Que de todas esas consultas, en todas aquellas en las que no sólo se relacionan las sociedades del sector, sino que se especifican las respectivas marcas comerciales asociadas a cada una de ellas, se refleja PAZ-PAN como marca asociada a Manufacturas C y P, S.A. y POREXPAN asociada a Manufacturas Pals, S.A.

Así, al margen de la denominación que consta en el anexo nº 7 de la demanda, obtenida de la página web "www.cop.gva.es", también se puede localizar en otras como "www.andima.es" (página de la Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes), en la que incluso figuran ambas sociedades relacionadas una encima inmediatamente de la otra, en la lista correspondiente.

Todo lo anterior demuestra, a juicio del Panel, que no puede negarse el conocimiento por el demandado del origen de la denominación POREXPAN, notoria en el sector, y su vinculación con la firma demandante antes del registro del dominio controvertido, lo que resulta suficiente para que dicho registro no pueda considerarse como efectuado de buena fe. Ello se establece siempre teniendo en cuenta que, por las razones ya expuestas, el posible uso extendido de la denominación POREXPAN por la gran mayoría de los comerciantes del sector del poliestireno expandido, no es aceptable como justificación del proceder de D. Pablo Paz.

Este mismo criterio ha sido seguido en otras decisiones emanadas del Centro, como la OMPI Casa No. D2000-0018.

7.2.3.2. Mala fe en el uso

En relación con el posible uso de mala fe, parece aplicable a este supuesto el razonamiento contenido en la decisión OMPI Casa No.D2000-0239 (y otras como la D2000-1028) en la que se señala:

"Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, pues la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero".

Analizando, desde esta perspectiva, las alegaciones y documentación aportadas al expediente por ambas partes, no puede deducirse que el demandante haya registrado el dominio controvertido:

- Con el propósito de venderlo por un valor superior al del registro.

- Para impedir que el titular refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente (aunque, de hecho, lo hace) siempre que ello constituya un patrón de conducta.

- Para perturbar la actividad comercial de un competidor.

No obstante, el supuesto planteado sí permite concluir que la intención del demandado es la de atraer para su beneficio comercial a los internautas, creando un riesgo de confusión con la marca del demandante, como demuestran los hechos siguientes:

- La marca por la que se ha venido conociendo en el sector a Manufacturas C y P, S.A. (de la que el demandado es administrador único) es PAZ-PAN.

- A través de la página identificada por el dominio controvertido, se ofrece un servicio gratuito de recepción de residuos de poliestireno expandido para su reciclaje, por la firma Formas Reciclada, S.L., de la que también es administrador único el demandado.

- Ha quedado constatado que la actividad de dicha sociedad es "desarrollar y fabricar productos a partir de reciclados de EPS...", siendo plausible la conclusión de que los productos derivados de los residuos reciclados obtenidos a través de la página, sí producirán beneficios económicos.

- El uso común y extendido en el sector del término POREXPAN no determina su genericidad, a efectos de este procedimiento, si existe un derecho de marca reconocido, mientras que no exista una sentencia firme que así lo declare, y que no se ha acreditado que se haya producido.

De igual manera no se ha afirmado ni acreditado que la renovación de los registros de marca de la demandante hayan sido obstaculizados o denegados por esa pretendida genericidad.

- La vinculación que a través de los sitios web de las diversas asociaciones antes mencionadas se establece entre la firma demandante y la marca POREXPAN es detectable por cualquier internauta que bien pudiera tratar de acceder a la página de Manufacturas Pals, S.A. a través del dominio controvertido, encontrando un resultado no buscado.

El Panel concluye, por tanto, que el demandante también ha probado la concurrencia del tercer requisito exigido por el párrafo 4-a) de la Política Uniforme.

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio <porexpan.com>, siendo idéntico a las marcas POREXPAN de las que es titular la firma demandante, que dicho registro se obtuvo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso del dominio citado ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <porexpan.com> al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista único

Fecha: 1 de Julio de 2003