1. Las Partes

1.1 Demandante: INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. (ISBAN), con domicilio social, en la Avenida de la Gran Vía de Hortaleza nº 3, 28043 Madrid, España.

El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D. Tomás Santoro García de la Parra, como se afirma en la demanda.

1.2 Demandado: D. RAÚL GUTIERREZ, con domicilio en calle Gran Vía nº 86, 28013 Madrid (España), representado por Dña. Paz Martín, Abogado, como se indica en la contestación a la demanda.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>.

2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

 

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio," en adelante la "Política," según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento," fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro," el día 5 de abril de 2004, acusándose recibo por el Centro el día 6 de abril de 2004.

3.2 La verificación registral se efectuó el 7 de abril de 2004. El 19 abril de 2004, se notificó la demanda al demandado. El demandado procedió a responder a la misma en el plazo establecido, con fecha de 7 de mayo de 2004.

3.3 El 24 de mayo de 2004, el Centro se dirigió a María Baylos para solicitar su declaración de aceptación e independencia para actuar como único panelista en este procedimiento administrativo, lo que aceptó con fecha 26 de mayo, resultando designada, una vez recibida dicha declaración, el 27 de mayo de 2004.

3.4 El 2 de junio de 2004, el Centro comunicó a las partes la Orden de Procedimiento de la misma fecha por la que se solicitaba al demandante que modificara por escrito la identidad de la parte demandada, toda vez que ésta debía dirigirse contra la persona titular de los nombres de dominio, y no contra el administrador. En fecha 7 de junio de 2004, el demandante dirigió escrito al Centro cumpliendo con lo requerido e identificando al demandado como D. Raúl Gutiérrez.

3.5 Idioma del procedimiento. La demandante propuso y razonó la procedencia de la lengua española como idioma del procedimiento, sin que el demandado se haya opuesto; antes bien, ha presentado la contestación también en español. Teniendo en cuenta estas circunstancias, que ambas partes son de nacionalidad y residencia españolas y que los documentos se presentaron en esta lengua, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La demandante es titular de numerosos registros españoles de marca constituidas exclusivamente por la denominación "ISBAN," así como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9 de la demanda, cuya situación de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos on-line de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando, además, que todos ellos fueron solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado <isban.com> e <isban.net> (23 de agosto de 2002), y todos menos uno solicitados y concedidos con anterioridad al dominio <isban.org>(20 de enero de 2003), como puede apreciarse en la siguiente relación:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23 de julio de 2003 y concedida el 14 de enero de 2004.

La demandante es asimismo titular del nombre de dominio <isban.es>, desde el 13 de septiembre del 2002, como el Panel ha tenido ocasión de comprobar en consulta a la página web "www.interdominio.es."

4.2 El demandado y titular de los nombres de dominio en cuestión es D.Raúl Gutiérrez, con domicilio en la calle Gran Vía 86, en Madrid, (28013) y es quien actualmente ostenta los nombres de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en los documentos números 1, 2 y 3 de la demanda, donde figura como fecha de registro el 23 de agosto de 2002 para los dominios <isban.com> e <isban.net> y el 20 de enero de 2003 para el dominio <isban.org>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La demandante básicamente alega:

- Que es una entidad de derecho privado, constituida el 17 de mayo de 2002, como sociedad unipersonal del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., cuyo objeto social consiste en el desarrollo, mantenimiento y comercialización de soluciones de software y hardware, así como de tecnologías de la información y telecomunicaciones, para todo tipo de actividades económicas y específicamente para entidades financieras.

- Que en junio de 2002, se procedió a otorgar escritura de ampliación de capital social de esta entidad cuyas participaciones sociales fueron suscritas íntegramente por el Banco Santander Central Hispano, S.A., primera entidad financiera de España y segunda de la Zona Euro, con una presencia líder en Europa y Latinoamérica.

- Que, esta entidad es una sociedad que da cobertura asistencial, de mantenimiento y conservación del software bancario del "Grupo Santander" y todas sus empresas, y que además presta sus servicios en el mercado a otras empresas no pertenecientes al Grupo Santander.

- Que la sociedad INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. es titular de seis marcas nacionales y resultan todas ellas idénticas o confusamente similares con los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> ya que todas consisten en el distintivo "ISBAN" o bien "ISBAN One," ambos fonéticamente idénticos.

- Que las mencionadas marcas constituyen el nombre comercial utilizado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., y así tanto el público en general como las empresas del sector, vinculan la actividad y servicios de ISBAN con su propietario.

- Que además, la marca "ISBAN" coincide como acrónimo con su razón social: "INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.."

- Que tal y como se desprende del Documento 10, en la página web instalada en el dominio <isban.es> puede encontrarse toda la información adicional publicada en los principales diarios económicos y de información general españoles en los que se denomina y reconoce por la marca "ISBAN" el proyecto empresarial y la prestación de servicios prestada por INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que con los Documento 12 a 20 aportados junto con su escrito de demanda, se acredita el uso notorio de la marca "ISBAN" en el mercado, así como el valor distintivo de los servicios prestados por el demandante, y su uso continuado al ser empleada en múltiples campañas publicitarias.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., tiene derecho exclusivo a utilizar la marca "ISBAN," y así evitar que se asocien erróneamente determinadas actividades y servicios con una empresa de la que no provienen.

- Que resultan de la aplicación no sólo La Política y Reglas de resolución de conflictos de nombres de dominio, sino también las reglas complementarias de la política de resolución de disputas de la OMPI, las normas de Derecho Internacional que España ha ratificado, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1983, y sus modificaciones posteriores, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, así como la legislación española, (Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas; Ley 11/1986 de 20 de marzo de 1986 de Patentes y Ley 3/1991 de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991).

- Que el demandado hace un uso ilegítimo de la marca "ISBAN," procurando que se produzca el efecto de confusión al incorporar en grandes caracteres la denominación "I.S.B.A.N.," lo que evidencia la mala fe del demandado puesto que su razón social no coincide en absoluto con dicha marca.

- Que el demandado, no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto a los nombres de dominio en cuestión y que dada la notoriedad de la marca "ISBAN," la elección del mismo y su registro no se deben a un acto involuntario y casual.

- Que el hecho de que el dominio territorial <isban.es> haya sido registrado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no hace sino demostrar la notoriedad de "ISBAN" en el territorio español.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no ha concedido autorización o permiso, como legítimo titular de la marca, a personas físicas o jurídicas para hacer uso de su marca "ISBAN."

- Que ya ha transcurrido casi dos años desde el registro de los nombres de dominio <isban.com> y <isban.net>, sin que hasta la fecha hayan sido utilizados lo que hace pensar que la única intención del titular del nombre de dominio al registrarlo fue, o tratar de conseguir algún beneficio económico, o impedir al legítimo titular de la marca ejercitar su actividad en la Red.

- Que es impensable que el titular del dominio haya sido conocido con anterioridad por el nombre "ISBAN," entidad que es sobradamente conocida a nivel nacional e internacional.

- Que se evidencia la mala fe del demandado al dar de alta los nombres de dominio <isban.com> e <isban.net>, unos meses después de que distintos medios de comunicación anunciasen el lanzamiento de "ISBAN," es decir el 23 de agosto de 2002 (Documentos nº 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), por lo que resulta difícilmente creíble que desconociera las marcas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

- Que la actuación del demandado daña los intereses de INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., ya que el registro de los dominios <isban.com>, <isban.org> e <isban.net>, le impide establecerse con su nombre en el sitio que le corresponde en la red.

- Que el demandado, registrando el nombre de dominio "ISBAN" pretende aprovecharse de su fuerza y proyección publicitaria para, en un futuro, poder atraer usuarios a su página web (que en la actualidad no se encuentra desarrollada), con lo que se produce tanto una reducción del poder distintivo y publicitario de la marca, como una dilución de su poder de atracción de los consumidores, (dilution), que perjudica gravemente el derecho de INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. a identificarse en la red a través de su marca.

- Que nos encontramos frente a un caso, de apropiación indebida del nombre de una marca notoriamente conocida, en perjuicio de su legítimo propietario, INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que en consecuencia, solicita la transferencia de los nombre de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> a favor de INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

B. Demandado

El demandado alega lo siguiente:

- Que reconoce que la demandante es titular de marcas registradas que coinciden con los nombres de dominio.

- Que el Derecho marcario español al que el demandante apela en su demanda, no es aplicable a la presente controversia por tratarse de un foro regido por un procedimiento propio y una normativa específica como es la Política Uniforme de Resolución de Controversias de ICANN.

- Que el demandado si tiene intereses legítimos sobre los nombres de dominio.

- Que solicitó y pagó puntualmente los nombres de dominio en conflicto consciente de que el término ISBAN ni pertenecía a nadie, ni estaba registrado ni identificaba a una entidad con ese nombre.

- Que tiene interés legítimo en la medida en que entre los proyectos de D. Raúl Gutiérrez y de la compañía NCSS, S.L. se encontraba crear un negocio denominado INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN) y en prueba de ello acompañan como Documento 2 certificación del Registro Mercantil, de solicitud de la citada denominación.

- Que la demandante no era conocida por dicho nombre cuyas siglas no corresponden exactamente con las iniciales de su negocio y cuya primera aparición en prensa bajo el nombre ISBAN se produce más de un año después de la solicitud de los dominios y nueve meses después de que se solicitara la reserva del nombre de la sociedad INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. en el Registro Mercantil.

- Que sólo y por única vez aparece el término ISBAN el 16 de septiembre de 2003 en dos diarios económicos.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados ni se utilizan de mala fe y fueron registrados mucho antes de saber de la existencia de la demandante.

- Que ni siquiera el nombre ISBAN se deduce de las siglas de la denominación de la demandante puesto que éstas serían IDSB.

- Que la demandante pretende apropiarse con mentiras de unos dominios que por derecho propio le corresponden a D. Raúl Gutiérrez y en el futuro a la compañía que constituya con el nombre para ello elegido.

- Que no existe ni un solo documento, ni un solo gesto por parte de D. Raúl Gutiérrez que haga pensar remotamente en un registro de dominios de mala fe.

- Que es incierto que la marca ISBAN sea conocida.

- Que es incierto que el demandante se vea privado de su presencia en Internet puesto que opera bajo un dominio .es: ISBAN.ES con una página web activa y que aparentemente funciona desde 2003.

- Que resulta falsa la afirmación del demandante sobre que sea público y notorio que ISBAN sea una marca notoriamente conocida puesto que, ni se prueba la notoriedad, ni ISBAN es una entidad conocida.

- Que el nombre de dominio ISBAN no va a asociarse por los usuarios con INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO puesto que ISBAN no es una marca notoria y carece de "fuerza publicitaria" según pretende la parte contraria.

- Que el demandante y el demandado no compiten entre sí puesto que las actividades a las que se dedican demandado y demandante son diversas y nada tienen que ver.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados por el demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante y que el demandante pretende minusvalorar a los internautas que saben distinguir entre un dominio y otro.

- Que el demandado ha actuado dentro de la más estricta legalidad puesto que los dominios registrados no pertenecían a nadie.

- Que estamos ante lo que se denomina por la doctrina CIBERPIRATERÍA INVERSA puesto que el titular de una marca pretende obtener todos los nombres de dominio idénticos o similares a su marca por encima de quien sea y a cualquier coste.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. solicitó a Raúl Gutiérrez que vendiera sus dominios y ante su negativa, amenazaron al Sr. Gutiérrez con quitarle los dominios "por las buenas" o "por las malas."

- Que solicita la desestimación de la demanda interpuesta de contrario y que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad española y que sus registros de marca son españoles y que el demandado es también de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atenencia (pese a los argumentos del demandado en sentido contrario), junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

6.2. Consideraciones previas

Las Leyes españolas y los Tratados Internacionales que rigen en materia de marcas son aplicables al presente caso como se ha indicado en al apartado 6.1.

(a) En concreto y dado que demandante y demandado son españoles y se trata de marcas españolas, será de aplicación la Ley 17/2001, de Marcas, y no como argumenta el demandado la Ley 32/1988. Y ello en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/2001.

a.1) En lo que se refiere a la adquisición del derecho de marca, el art. 2.1 de la Ley 17/2001 dispone que:

"el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley."

a.2) Otra de las formas de adquisición del derecho de marca viene regulada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, que establece la regulación de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. A los efectos del presente procedimiento tienen relevancia los siguientes apartados que se transcriben:

"8.1. No podrá registrarse como marca u signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

"8.3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades."

a.3) El artículo 34 de la Ley de Marcas 17/2001 (Título V), regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34.2, en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:

"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio."

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca español puede acudir a los Tribunales ordinarios españoles a reclamar la anulación del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

b) El artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, establece la regulación de las marcas notorias registradas. Así:

"Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación suscetible de crear confusión con ésta."

c) Por último, resulta de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establece que:

"El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca."

6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme

El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas.

La demandante ha probado que es titular de diversas marcas españolas consistentes en la denominación "ISBAN" o "ISBAN One" aportando para ello Certificaciones y títulos de propiedad de sus marcas.

En el ejercicio de la estimación del eventual riesgo de confusión existente entre una marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta las características peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en cuanto a los criterios clásicos establecidos para la comparación entre marcas.

En este sentido, el principio de especialidad, elemento básico en Derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca sólo extiende sus efectos para la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciación de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la Red. Por tanto, el derecho exclusivo otorgado al titular de un registro de marca, cuando es aplicado a la presencia de un nombre de dominio en la red, igual o muy similar a la marca, no se encuentra limitado a la clase de productos o servicios distinguidos sino que ha de juzgarse observando si existe confundibilidad en el aspecto exclusivamente denominativo.

Asimismo, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de las partículas ".com," ".net," ".org," etc., indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, la comparación ha de centrarse entre las denominaciones "ISBAN" e "ISBAN One," marcas de la demandante, con respecto a los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>. La identidad entre dichas denominaciones, no ofrece duda alguna, sin que sean necesarios mayores razonamientos.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artículo 4.a)i) de la Política.

6.3.2 Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte del demandado sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento

Para basar su afirmación de que el demandado carece de derecho o interés legítimo, la demandante alega que aquél no posee una marca ni una sociedad constituida con esa denominación, ni se le identifica en el mercado por ese nombre.

En este caso, el Panel ha de partir de la reflexión de que el derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el interés personal de quien lo registra ni por el empeño que ponga en alimentar un Portal sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que éste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros.

La Política de ICANN en su artículo 4.c) y en relación con el artículo 4.a.ii), establece una serie de circunstancias orientadoras, no limitativas, que pueden conducir al demandado a justificar su actuación. Así, puede considerarse que existe un derecho o interés legítimo si, antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado utiliza el nombre de dominio o ha efectuado preparativos para su uso; o utiliza un nombre correspondiente al nombre de dominio a través del cual efectúa una oferta de buena fe de productos o servicios; o bien, se le conoce ya por dicho nombre de dominio aunque carezca de derechos de marca; o hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca con ánimo de lucro.

Basándose en la información vertida en este procedimiento, este Panel considera que el demandado no puede ampararse en ninguna de las anteriores vías que podrían demostrar interés legítimo o derecho. El demandado se refiere a una iniciativa para desarrollar un nuevo proyecto empresarial bajo la denominación INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN). Ese pretendido proyecto sólo ha sido probado con la reserva de una razón social en el Registro Mercantil español, como demuestra el documento 2 del escrito del demandado. Dicha reserva ya ha expirado por cuanto su duración era de quince meses desde el 21 de enero de 2003, y no acredita que se hagan preparativos de uso de los dominios en liza. Así ni la razón social es igual a los dominios, ni se han probado esos preparativos de otro modo. Sólo tres páginas en Internet (una para cada dominio aquí enjuiciado) tras más de de dos años de posesión de los registros, y que reza "nuestras nuevas ofertas, próximamente, SOLUCIONES INTEGRALES, I.S.B.A.N," no implica que se haya realizado ningún esfuerzo en el uso o preparación de uso de los dominios.

Estas consideraciones, llevan a concluir al Panel que se cumple el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política Uniforme."

6.3.3 Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org>

Es preciso en el supuesto presente analizar de manera separada si concurren o no los requisitos de registro y uso de mala fe, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

6.3.3.1 Registro de mala fe

6.3.3.1.1 El conocimiento previo de la marca de la demandante para determinar l a mala fe en el registro

Si bien para el cumplimiento del artículo 4.a)i) de la "Política Uniforme" sólo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del demandante, con independencia de la fecha en que nació ese derecho, no sucede lo mismo en relación con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artículo 4.a)iii) de la "Política Uniforme" no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que se registró el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, éste habrá de probar que el demandado conocía, previamente al registro del nombre de dominio, el derecho del demandante sobre la marca y que aprovechó esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominación conocida como perteneciente al demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red. En este sentido es muy ilustrativa la Decisión OMPI número D2000-0512 Highlight Communications AG v. Auto System Inc que se plantea si unos derechos adquiridos con posterioridad podrían atacar un registro de nombre de dominio que, en otro caso, no sería susceptible de impugnación. La Decisión concluye que, aunque la Política no lo indique expresamente, ha de estimarse que este tema ha de ser examinado para juzgar sobre la exigencia de que el registro debe haber sido efectuado de mala fe.

Igualmente, como sostiene la Decisión OMPI D2001-0685 Vidisco, S.L. V. Roberto Manso Esteban, para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación como dominio, en interés propio.

Por tanto, para que el panel pueda establecer una conclusión respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio, es necesario examinar la situación de los derechos de la demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el demandado cuando registró el nombre de dominio. Para ello hay que considerar diversas cuestiones:

1. Examen de los derechos de la demandante en el momento del registro de los nombres de dominio

En el apartado 4 anterior se señalaba que la demandante es titular de cinco registros españoles de marca, constituidas exclusivamente por la denominación "ISBAN," así como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9 de la demanda, siendo todos ellos solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado (salvo la marca "ISBAN One," solicitada y concedida con posterioridad al dominio <isban.org>).

Así, las marcas de la demandante son las siguientes:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 20 de febrero de 2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10 de junio de 2002 y concedida el 5 de noviembre de 2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23 de julio de 2003 y concedida el 14 de enero de 2004.

Y los dominios del demandado, fueron solicitados en las siguientes fechas:

- <isban.com>, el 23 de agosto de 2002

- <isban.net>, el 23 de agosto de 2002

- <isban.org>, el 20 de enero de 2003

El registro de los dominios <isban.com> e <isban.net> se realizó con anterioridad a la concesión de las marcas de la demandante, momento en el que no tenía aún derecho registral alguno sobre ellas.

Ahora bien, en lo que se refiere al dominio <isban.org>, ese registro fue realizado cuando ya el demandante sí tenía derechos registrales sobre varias de las marcas "ISBAN" (aquellas concedidas el 5 de noviembre de 2002).

Además, el Panel quiere señalar, como así han hecho ya numerosas Resoluciones del Centro, que marcas que no existían en el momento de registrarse el dominio/los dominios en liza, no pueden servir como base para una reclamación ante el Centro al amparo de la Política de resolución de controversias del ICANN. Resultan ilustrativas al efecto la siguientes Resoluciones: Decisión OMPI Nº D2002-1101 PlasmaNet, Inc. v. John Zuccarini; Decisión OMPI Nº D2000-1369 <e-Duction, Inc. v. John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies; Decisión OMPI Nº D2000-1393 Open Systems Computing AS v. Alberto degli Alessandri; Decisión OMPI D2000-0005 Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle; Decisión OMPI D2000-0524 Meteor Mobile Communications v. Frank Dittmar.

2. La posible notoriedad de las marcas de la demandante

Por otro lado, el panel estima necesario, además, examinar si en el momento del registro de los nombres de dominio, las marcas de la demandante podían tener ya un prestigio adquirido en el sector interesado que le merecedora a la actora de un derecho sobre su denominación como "marca notoria" capaz de impedir a un tercero utilizar esa denominación sin su consentimiento y que supusiera un atentado contra su reputación ya adquirida.

A estos efectos, es de especial importancia el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea de la OMPI en la 34ª Serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada durante los días 20 a 29 de septiembre de 1999. En su Parte I, titulada "Determinación de marca notoriamente conocida," el artículo 2 establece los factores que han de considerarse para juzgar si una marca es notoria. Así, habrá de examinarse:

- el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

- la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

- la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos a los que se aplique la marca;

- la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

- la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; el valor asociado a la marca.

Estos factores son pautas para la determinación de la notoriedad de la marca pero no constituyen condiciones previas todas ellas para alcanzar dicha calificación, sino que habrán de examinarse las circunstancias particulares de cada caso.

En cuanto al sector pertinente del público en el que la marca ha de ser notoria, esta Recomendación establece:

- los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Expresamente, se indica que no debe exigirse que la marca sea notoriamente conocida por el público en general.

En el caso actual, para juzgar si la demandante ostentaba sobre sus marcas "ISBAN," en la fecha de los registros de los dominios, un derecho derivado de la notoriedad de ésta, es necesario examinar la documentación proporcionada con la demanda, sobre el uso, reflejo e impacto de dicha marca, en fecha anterior al 23 de agosto de 2002, en que fueron registrados los nombres de dominio <isban.com> e <isban.net>.

Los documentos 12 a 18 de la demandante, artículos de prensa que tratan de demostrar la notoriedad de la marca ISBAN con anterioridad a los registros de los dos nombres de dominio mencionados, no pueden ser tenidos en cuenta, por dos motivos:

- En ninguno de ellos se habla específicamente de "ISBAN." Todo lo más, de Ingeniería de Software o de ISB.

- En ninguno puede apreciarse la autenticidad de las fechas señaladas, por cuanto no son las originales de los periódicos y han sido incorporadas por quien los aporta.

No hay que olvidar que según el artículo 3.b)xv) del Reglamento el demandante deberá aportar todo tipo de pruebas documentales para acreditar su derecho, si bien en este caso se consideran del todo insuficientes. Así pues, el Panel estima que, en relación con los dominios <isban.com> e <isban.net> no ha quedado acreditada la existencia de notoriedad en el momento del registro.

Por último, la demandante ha presentado dos documentos de esta misma clase, los documentos 19 y 20, con la fecha acreditada y referidos a fechas posteriores al 23 de agosto de 2002; en concreto, de 16 de septiembre de 2003. Uno de ellos, el publicado en el diario Cinco Días, es el único que recoge tal cual el término "ISBAN." Sin embargo, tampoco puede tenerse en cuenta como prueba de una pretendida notoriedad porque incluso es posterior al registro del dominio <isban.org>, que fue realizado el 20 de enero de 2003, y porque además, un único documento no es suficiente para acreditar notoriedad.

6.3.3.1.2. Circunstancias que según el art. 4.b) de la Política deben tenerse en consideración para juzgar sobre la mala fe

Constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio las siguientes situaciones:

1. Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la demandante que es la titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de esa demandante, por un valor cierto que supera los diversos costes documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio: El Panel estima que no es éste el caso.

2. El demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente: Esta circunstancia tampoco resulta aplicable. El demandante ni siquiera estaba ofreciendo sus servicios en Internet en la fecha de registro de los nombres de dominio: su dominio <.es> es posterior a ese registro.

3. El demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor: Igual que en el caso anterior, en la fecha de registro de los dominios la demandante no tenía actividad comercial en Internet.

4. El demandante, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea: Como ya se ha visto, el demandado mantiene las tres páginas web inactivas.

Por estas razones, el panel concluye que la demandante no ha probado que el registro de los nombres de dominio <isban.com>, <isban.net> e <isban.org> se efectuara de mala fe, como exige el artículo 4.a)iii) de la "Política Uniforme"

Una vez comprobado que no se cumple lo exigido en el artículo 4.a)iii) de la Política, en relación con el registro de mala fe, no procede continuar en el análisis del uso de mala fe.

 

7. La petición de declaración de Hostigamiento (Reverse Domain Name Hijacking)

El demandado finaliza su contestación solicitando del Panel que no solo se desestime la demanda sino que se declare que la demandante se encuentra incursa en la conducta denominada "Reverse Domain Name Hijacking," es decir, que la Política ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el único propósito de intentar privar del nombre de dominio a un legítimo titular que está haciendo un buen uso del mismo.

La posibilidad de esta declaración está establecida, incluso de oficio, en el artículo 15.e) del Reglamento, en el que se prevé que el Panel, una vez considerada la demanda y documentos presentados, podrá concluir que ha sido presentada de mala fe en un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la demanda ha sido presentada fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, por lo que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

Este Panel después de haber examinado escrupulosamente las alegaciones y documentos presentados por ambas partes, no considera que concurra en la demandante la conducta de "hostigamiento" al demandado que pueda dar lugar a la declaración que éste solicita. El hecho de que la demandado alegue (que no pruebe), ciertas conductas del demandante para con la persona del Sr. Gutiérrez, no puede influir para calificar su conducta como de mala fe. Por otra parte, el demandado no usa los nombres de dominio ni ha hecho preparativos para ello, ni desarrolla actividad alguna ligada al nombre de dominio Por lo demás, no hay otras circunstancias que puedan dar lugar a la declaración solicitada por el demandado.

 

8. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto único en el presente procedimiento desestima la demanda.

 

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María Baylos Morales
Experto Único

Fecha: 16 de junio de 2004