Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Action Park Multiforme Grupo, S.L. v. Amusement Logic, S.L.
Case No. D2004-0444
1. Las Partes
La Demandante es la mercantil Action Park Multiforma, S.L., con domicilio enValencia, España.
El Demandado es la también mercantil Amusement Logic, S.L., con domicilio en Valencia, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <action-park.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en HERNDON, VA 20172-0447.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de junio de 2004. El 15 de junio de 2004 el Centro envió al registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 17 de junio de 2004 el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación, y señalando, además, que no había recibido copia de la demanda. Por medio de correo electrónico de 15 de junio de 2004, el Centro puso de manifiesto al Demandante la necesidad de subsanar un error en la demanda, consistente en no haber expresado la jurisdicción ante la que someterse el demandante ante una eventual acción judicial por parte del demandado, así como en no haber especificado el idioma a seguir en el procedimiento y la justificación de que fuera en español. Por medio de correo electrónico de nuevo escrito recibido en fecha 23 de junio de 2004, el Demandante procedió a subsanar los errores enumerados, solicitando que la jurisdicción fuese la de los juzgados y tribunales correspondientes a Torrente (Valencia), por ser el domicilio del demandado, y que, asimismo, el procedimiento se siguiese en español por ser idioma común a las partes y estar ambas domiciliadas en España. A continuación, el Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de julio de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de julio de 2004.
El Centro nombró un Panel formado por tres miembros, dado que el Demandado así lo solicitó expresamente. A tal efecto, se nombró a José Carlos Erdozain como Presidente del Grupo Administrativo de Expertos, así como a Ángel García Vidal y Montiano Montiguado, como Panelistas el día 8 de septiembre de 2004, recibiendo las correspondientes Declaraciones de aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El demandante es titular de una serie de marcas, referenciadas en los Documentos por él aportados, bajo los números 5 a 9. Dichas marcas son las siguientes:
- Marca española denominativa 2.505.623, “Action Park Multiforme Grupo” (para materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, especialmente piscinas no metálicas). Fecha concesión: 24 marzo 2003.
- Marca española mixta 2.166.645, “Action Park” (más gráfico) (para servicios de telecomunicaciones). Fecha concesión: 20 octubre 1998.
- Marca española mixta 2.288.635, “Action Park” (más gráfico) (para piscinas no metálicas). Fecha concesión: 5 julio 2000.
- Marca española mixta 2.288.636, “Action Park” (más gráfico) (para servicios de parque de atracciones acuático). Fecha concesión: 5 julio 2000.
- Marca española denominativa 2.407.639 “Action Park” (para servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle de redes mundiales informáticas). Fecha concesión: 5 diciembre 2001.
El demandante es titular de diversos dominios, entre los que destacan el siguiente por su importancia para este caso, a saber: <actionpark.es>. Contrariamente a lo que indica el demandante en su demanda, el dominio <actionpark.com> está registrado a nombre de otra persona.
La entidad demandante se dedicaba originalmente a comercializar productos de poliéster reforzado, tales como piscinas, mesas, sillas o cascos de barcos. A partir del año 2000 desarrolla también parques acuáticos.
El nombre de dominio disputado fue registrado en fecha de 15 de noviembre de 2002.
La entidad demandada está especializada en la industria del ocio, y en la construcción de parques acuáticos, temáticos y de animales, coincidiendo su objeto social con el de la demandante.
La demandada inició su actividad comercial el 18 de noviembre de 1996.
El demandado es titular de diversos nombres de dominio entre los que destaca el siguiente: <actionpark-news.com>.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Según el Demandante:
El nombre de dominio es idéntico a la marca de la que es titular, creándose una evidente confusión entre la marca y el dominio objeto de disputa.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio disputado. Alega que el demandado no es conocido en el comercio con la denominación Action Park; que los productos y servicios que ofrece la demandada son los mismos que los que ofrece la demandante, por lo que su objetivo es crear confusión en el consumidor y que, además, es conocedor de la infracción cometida merced a un requerimiento que a tal efecto le mandó. Añade que el objeto social de la demandada es idéntico al de la demandante, y que el administrador solidario y apoderado general de la demandada, respectivamente, don Juan Enrique Zamora Pérez y don Amos Casas Lizcaíno, fueron en su momento director comercial y delegado de ventas respectivamente de la entidad demandante, por lo que, en opinión de esta última, ambos poseen información de gran trascendencia competitiva en la actividad concurrencial de este mercado.
El demandado usa y registró el nombre de dominio de mala fe, en la medida en que ha intentado atraer con ánimo de lucro a los usuarios de internet a su sitio web, aprovechando la posibilidad de crear confusión con la marca del demandante, al dedicarse ambos a la misma actividad.
B. Demandado
Según el Demandado:
El demandante no ha acreditado que el demandado carezca de interés legítimo para el registro del nombre de dominio objeto de disputa, ni que dicho dominio haya sido registrado de mala fe.
La denominación “action park” es descriptiva de un servicio determinado consistente en un tipo de parque de atracciones, caracterizado por ser un parque de acción y aventuras.
Aunque existe coincidencia entre el nombre de dominio disputado y la marca de la que el demandante es titular, disiente en que de ello se derive una confusión o riesgo de asociación entre ellos, ya que la denominación “action park” es descriptiva de los servicios y carece de distintividad. En opinión del demandado, el registro de una denominación genérica no puede tener el mismo alcance que una denominación de fantasía, por lo que rechaza que el demandado pueda arrogarse un monopolio de exclusividad sobre la denominación “action park”.
Existen otros registros marcarios en Estados Unidos de América que probarían la falta de distintividad de la denominación “action park”.
La demandante se limita a señalar los supuestos que contempla la Política Uniforme respecto de la existencia o inexistencia de intereses legítimos o derechos. Que no es conocida la demandada por la denominación Action Park sino por su propia denominación social, Amusement Logic, SL; utilizando el dominio en relación con una oferta legítima de sus productos, destinados a la construcción de parques de ocio, no habiendo nunca intentado desviar o equivocar a los consumidores sobre la procedencia empresarial o titularidad del dominio.
Que el hecho de que algunas personas, antes relacionadas con la demandante, ahora tengan relación jurídica con la demandada, no debe interpretarse como un indicio de uso de mala fe, sino como un ejercicio legítimo de libertad de actividad empresarial.
Se niega, por último, que el nombre de dominio disputado haya sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante.
6. Debate y conclusiones
El Párrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En atención a esta facultad concedida, el Grupo de Expertos basará su decisión no sólo en el Reglamento o en la Política uniforme, sino también en las normas y principios de Derecho que sean aplicables a ambas partes a la vista de su común nacionalidad (Caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, y Caso OMPI No. D2000-0896, Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto), constando, además, que las mismas residen en el mismo país.
En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
A la vista de las marcas registradas por el Demandante y del nombre de dominio cuestionado, no puede haber duda de que existe o se da el requisito de la identidad entre unas y otro (Caso OMPI No. D2003-1014, TV Globo Ltda. v. Web Soft, y Caso OMPI No. D2003-1010, Paynova AB v. Akram Mehmood), ya que existe una identidad plena entre las letras que conforman ambos. Si se sustituye la parte denominativa de las marcas en cuestión con el nombre de dominio objeto de controversia es claro que existe una total identidad y se da acceso en Internet a la página web del Demandado.
El solo hecho de que exista un guión de separación entre la primera palabra (“Action”) y la segunda (“Park”) no añade ni resta diferencia alguna, siendo la del requisito de la identidad a examinar una cuestión meramente fonética.
En cuanto a la argumentación de la demandada, relativa al carácter “débil” de la marca opuesta por la demandante, estima este Grupo de Experto que dicha cuestión excede del mero examen que debe llevarse a cabo en relación con el requisito previsto en el Párrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme, en donde el panel únicamente se debe limitar a constatar la existencia de una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el dominio disputado y la marca o nombre comercial del demandante. Dada la existencia de un derecho de marca, válidamente registrado, la labor del Grupo de Expertos se limita, pues, a comprobar la existencia de ese requisito, sin entrar en mayores disquisiciones. Menos aún cuando el caso analizado se refiere a la comprobación de una “identidad” y no tanto a la de una “similitud hasta el punto de causar confusión”. No obstante, más adelante, se volverá sobre esta cuestión.
Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que se cumple el requisito previsto en el Párrafo 4.a.(i) de la Política uniforme.
B. Derechos o intereses legítimos
Ciertamente, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme, la carga de la prueba para el demandante se torna harto difícil, al consistir básicamente en demostrar una actividad (la del demandado) que, la mayoría de las ocasiones, será más fácil demostrar al propio demandado por ser el que, indudablemente, mejor conoce su reputación en el mercado o los usos que haya podido hacer del domino cuestionado.
Sin embargo, pese al reconocimiento de esa dificultad en el onus probandi no debe quedar exento el demandante de aportar algún elemento de juicio o probatorio que permita colegir la inexistencia de derechos o intereses legítimos en el demandado en relación con el nombre de dominio objeto de controversia.
En este sentido, el demandante se limita, en un primer momento, a poner de manifiesto simplemente los supuestos previstos por la Política Uniforme, sin siquiera hacer un esfuerzo por encontrar una conexión entre la actividad del demandado previa al uso del dominio y la utilización actual del mismo.
Así, aceptamos el argumento del demandado de que utiliza el nombre de dominio como medio para ofrecer comercialmente, con una apariencia de legitimidad, productos propios. Asimismo, y como se ha podido observar a partir de la documental aportada por la demandada, una vez introducida la palabra “action park” en los buscadores más conocidos, el resultado que aparece es favorable al demandante, en la medida en que su página web bajo el ccTLD (es) aparece en primer lugar en la mayoría de los casos. Por consiguiente, no parece que el demandado quiera atraer clientela del demandante o tenga una predisposición consciente a ello.
Por otra parte, el hecho de que ambas empresas tengan un mismo objeto social no debe ser determinante de que la demandada pretenda crear confusión, ni tampoco puede limitarse la capacidad que tienen los señores don Juan Enrique Zamora Pérez y don Amos Casas Lizcaíno de poder crear empresas por su cuenta y riesgo y competir en el mercado con la demandante o con otras empresas del sector con un comportamiento regido por parámetros de lealtad. Otro razonamiento sería tanto como restringir la libertad de empresa (y consecuentemente de concurrencia) que reconoce el artículo 38 de la Constitución.
En este sentido, no ha probado el demandante que el demandado se haya hecho con clientes tradicionales de aquél de forma desleal, ni tampoco ha aportado cifras de pérdidas a consecuencia del uso por el demandado del nombre de dominio, máxime cuando éste lleva registrado dos años, y cuando la actividad del demandado dio comienzo en noviembre de 1996. Por consiguiente, de las pruebas aportadas, no se deduce que el demandado haya cometido algún tipo de deslealtad sancionable por el Ordenamiento para con el demandante.
En este sentido, merece traer a colación la cuestión del carácter genérico de la expresión “action park” a la que hace alusión la demandada. En efecto, tal y como ha demostrado la demandada, la expresión “action park” es utilizada, con carácter general, en el mercado para designar parques de atracciones especiales. Ello disminuye el carácter distintivo que pueda tener la marca opuesta, el cual se ve reforzado, desde un punto de vista registral, al haberse solicitado y concedido una marca mixta (en la que se protege una parte denominativa junto con una parte gráfica).
Así, es cierto que existe un derecho de marca previo en España sobre un signo en el que se incluye el término “action park”. Pero no es menos cierto que el demandado sólo está utilizando dicha expresión para describir sus servicios. De hecho, si aplicásemos la Ley de Marcas de 2001, este supuesto podría entrar en la hipótesis prevista en su art. 37, el cual permite usar un signo coincidente o confundible con una marca ajena con fines descriptivos.
Asimismo, el resultado obtenido de la introducción de las palabras “action park” en los buscadores pone de manifiesto, igualmente, que esas palabras son ciertamente usuales para designar un determinado tipo de actividades lúdicas y de esparcimiento (véanse Documentos Núms. 3 y 4 de los aportados por el demandado).
Teniendo en cuenta el carácter territorialmente ilimitado de Internet y el uso que el demandado ha hecho del nombre de dominio, aparentemente de buena fe, no parece apropiado que el demandante pueda arrogarse un uso exclusivo de la denominación “action park”.
Consecuentemente, el Grupo de Expertos entiende que no se da el requisito exigido por el Párrafo 4.a.(ii) de la Política uniforme.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En la medida en que no se da el requisito previsto en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que para que la demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en la Política Uniforme en su Sección 4, este Grupo de Expertos entiende que no tiene sentido entrar a analizar la concurrencia del requisito relativo al registro y uso de buena fe del dominio objeto del procedimiento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <action-park.com> no sea transferido al Demandante, ya que el Demandante no ha demostrado que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de este procedimiento.
José Carlos Erdozain
Panelista Presidente
Montiano Monteagudo
Panelista
Ángel García Vidal
Panelista
Fecha: 1 de octubre de 2004