Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Tequilas del Señor, S.A. de C.V. v. PubliSystem.net y Carmen Martínez
Caso No. D2004-0630
1. Las Partes
El Promovente en el presente procedimiento administrativo es Tequilas del Señor, S.A. de C.V., una empresa de nacionalidad mexicana, con domicilio social en Río Tuito # 1193 , Col. Atlas, C.P. 44870, Guadalajara, Jalisco, México (el “Promovente”); representada en este acto por el Sr. Hossman Arregoitia Murillo.
Los Titulares son PubliSystem.net, para <tequilasdelseñor.com>, con domicilio en Calle San Román # 1307-E, Jardines de San Ignacio, C.P. 45040, Guadalajara, Jalisco, México y Carmen Lucía Martínez Meza (Carmen Martínez), para <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; <tequilaesmexico.com>; y <tequitianguis.com>, con domicilio en Calle San Román # 1307-E, Jardines de San Ignacio, C.P. 45040, Guadalajara, Jalisco, México (“el Titular”, en singular o “los Titulares”, como designación en común o plural).
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
Los nombres de dominio objeto de esta demanda son <tequilasdelsenor.com>; <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; <tequilaesmexico.com>; y <tequitianguis.com> (“el Nombre de Dominio”, en singular o “los Nombres de Dominio”, en plural).
La entidad registradora de <tequilasdelsenor.com>; <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; y <tequilaesmexico.com>, es Network Solutions, Inc. (en adelante “NSI”), con domicilio en 13200 Woodland Park Drive, Rendón, Virginia, 20171, Estados Unidos de América. La entidad registradora de <tequitianguis.com> es Abacus of America, Inc., dba Names4ever (en adelante “Names4ever”), con domicilio en10350 Barnes Canyon Road, San Diego, CA 92121, Estados Unidos de América. (“el Registrador”, en singular o “los Registradores”, en plural).
3. Iter procedimental
El 12 de agosto del 2004, el Promovente presentó una demanda ante el Centro de Mediación y Arbitraje (“El Centro”), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), de conformidad a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“la Política”) y el Reglamento de la Política Uniforme de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“el Reglamento”).
El 12 de agosto del 2004, el Centro acusó recibo de la demanda presentada, enviando copia de dicho acuse a ambas partes. El Centro asignó el número de caso D2004-0630 al procedimiento referido y dio aviso del mismo al Registrador. El Centro examinó la demanda por cuanto a los requisitos formales a que se refiere la Política y el Reglamento.
El 16 de agosto del 2004, el Centro comunicó la demanda al Registrador NSI, solicitando información sobre el titular, entre otros datos. Asimismo, pidió el aseguramiento de los dominios <tequilasdelsenor.com>; <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; y <tequilaesmexico.com>.
El 18 de agosto del 2004, el Registrador NSI informó al Centro que los nombres de dominio <tequilasdelsenor.com>; <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; y <tequilaesmexico.com>, se encontraban registrados en su base de datos, todos a nombre de Carmen Martínez, con excepción de <tequilasdelsenor.com>, cuyo registro pertenece a PubliSystem.net. A petición del Centro, NSI proporcionó todos los datos de los Titulares; reconoció la aplicabilidad de la Política en el presente procedimiento administrativo; confirmó que el registro de nombre de dominio en disputa se encontraría bloqueado durante el procedimiento administrativo; e indicó que el idioma del acuerdo de registro era el inglés.
El 20 de agosto del 2004, el Centro comunicó la demanda al Registrador Names4ever, solicitando información sobre el Titular, entre otros datos. Asimismo, pidió el aseguramiento del dominio <tequitianguis.com>. El 26 de agosto del 2004, el Centro envió a Names4ever un recordatorio.
El 30 de agosto del 2004, el Registrador Names4ever informó al Centro que el nombre de dominio <tequitianguis.com> se encontraba registrado en su base de datos, a nombre de Carmen Martínez. A petición del Centro, Names4ever proporcionó todos los datos del Titular; reconoció la aplicabilidad de la Política en el presente procedimiento administrativo; confirmó que el registro de nombre de dominio en disputa se encontraría bloqueado durante el procedimiento administrativo; e indicó que el idioma del acuerdo de registro era el inglés.
El 31 de agosto del 2004, el Centro comunicó al Promovente la deficiencia de su demanda, en particular el número de copias; la información de la registradora del dominio <tequitianguis.com> y su Titular; y el idioma de la demanda. El Centro otorgó al Promovente un plazo de cinco (5) días a efecto de subsanar las deficiencias marcadas.
El 7 de septiembre del 2004, el Promovente presentó una demanda corregida por lo que toca al número de copias y la información acerca de la registradora y el titular del dominio <tequitianguis.com>. En relación al idioma, el Promovente solicitó al Centro que el procedimiento se conduzca en español, lenguaje habitual de las dos partes.
El 13 de septiembre del 2004, el Centro notificó la demanda a los Titulares, dando inicio al procedimiento administrativo y fijando como plazo de contestación el 3 de octubre del 2004.
El 5 de octubre del 2004, el Centro comunicó a las partes la falta de personación de los Titulares y la ausencia de contestación de la demanda. Asimismo, de conformidad con el Reglamento, el Centro hizo del conocimiento de las partes que nombraría al Grupo Administrativo de Expertos, el cual estaría compuesto de un solo miembro, a solicitud del Promovente.
El 14 de octubre del 2004, el Centro notifica a las partes el nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos, designando a Luis C. Schmidt como panelista único.
El 7 de octubre del 2004, el Centro recibió un correo en el que se dice lo siguiente:
“Por medio del presente me permito poner a su disposición el contrato que la empresa Tequilas del señor (sic) tiene firmado con una servidora motivo por el cual me sorprende sobremanera (sic) su actitud, ya que en ningún momento se le está negando o disputando su propiedad intelectual sólo se le esta (sic) cobrando los servicios contratados de conformida (sic) q (sic), ya que asi mismo (sic) ellos me extienden una carta con una amplia recomendación respecto a mi trabajo misma que también anexo por lo que creo no hay nada que disputar, y el contrato del que hablo esta (sic) debidamente registrado y certificado ante notario publico (sic) de guadalajara (sic), jal (sic) mismo que f ué (sic) presentado ante la profeco (sic) de guadalajara (sic) organismo que fallo (sic) a mi favor diciéndole (sic) al cliente que el contrato está vigente por lo que su queja no procede. ya (sic) que obran en mi poder tres contrarecibos (sic) que el asunto ya paso (sic) a nuestro departamento legal como cliente moroso.”
El 13 de octubre del 2004, el Centro recibió un segundo correo bajo lo siguiente:
“Creo que usted no esta (sic) enterado pero mi cliente Tequilas del señor (sic) me contrato (sic) como su administrador, tanto de su servidor como de sus dominios,(sic) no se porque usted sin estar enterado en su totalidad del fondo de este conflicto, el cual me sorprende sobremanera ya que el único motivo es que el Sr. Manuel García Villegas Dueño (sic) de esta empresa TEQUILAS DEL SEÑOR se niega de manera poco ética y profesional a pagar mis servicios, mismos que me contrato y existe un contrato certificado ante notario público debidamente registrado y autorizado en México y en la ciudad de Guadalajara Jalisco; (sic) en el se especifican las fechas de pago de la empresa Tequilas del Señor, inclusive, tengo en mi poder unos contra recibos firmados y expedidos por ellos de tres facturas en las cuales si usted desea se las puedo hacer llegar, (sic) los contra recibos los expide una empresa aquí en México para que sea como promesa de pago para el proveedor en este caso soy yo, y por tal motivo iniciaré una demanda mercantil en contra de esta persona abusiva para exigir mis derechos al pago, y el no tiene ningún derecho puesto que sea negado a pagarme de forma oportuna según lo pactado en el contrato,(sic) así que yo le sugeriría que primero se entere bien del asunto y después actué, ya que usted me esta dejando en total estado de indefensión al ayudar a este tipo de personas prepotentes y poco éticas pues cree que su dinero le da derecho a pisotear a una empresa pequeña como la MIA, (sic) apelo a su buen juicio y por favor hágame saber si tiene ya el contrato que le envié por fax, (sic) además yo no estoy peleando ninguna propiedad intelectual como ellos afirman, (sic) apuesto que no estoy utilizando sus nombres de dominio para ningún efecto comercial solo pido se me liquide el adeudo que tiene conmigo desde Mayo del año en curso, (sic) por lo anterior, espero sea usted imparcial e insisto en que se empape mejor del asunto, ya que yo fui contratada por ellos y desean no pagar mis honorarios. Saludos cordiales Carmen”.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente manifiesta ser titular de los registros enunciados a continuación, lo cual pretende demostrar con fotocopias de los siguientes documentos oficiales:
(1) Registro No. 481433, de la marca RESERVA DEL SEÑOR, en clase 33 (México). El registro se encuentra vigente hasta el.31 de octubre del 2004.
(2) Registro No. 94641, de la marca SOMBRERO NEGRO, en clase 33 (México). El registro se encuentra vigente hasta el 15 de agosto del 2013.
(3) Registro No. 21312, del aviso comercial TEQUILA ES MÉXICO, en clase 33 (México). El registro se encuentra vigente hasta el 23 de abril del 2009.
(4) Registro No. 749997, de la marca TEQUITIANGUIS, en clase 33 (México). El registro se encuentra vigente hasta el 3 de mayo del 2012.
El dominio <tequilasdelsenor.com> fue registrado el 20 de octubre de 1997. De la consulta “Whois” que proporciona el Promovente, efectuada el 13 de mayo del 2004, Tequilas del Señor fue titular de los derechos relativos al referido dominio; el Sr. José Antonio Sánchez contacto administrativo y Tequilas del Señor contacto técnico. De una segunda consulta “Whois” que proporciona el Promovente, conforme búsqueda realizada el 26 de junio del 2004, el registro de dicho dominio aparece bajo el nombre de PubliSystem.net, con el Sr. Sánchez como contacto administrativo y PubliSystem.net como contacto técnico. Lo anterior permite deducir que el Sr. José Antonio Sánchez transfirió el título a PubliSystem.net, en su capacidad de contacto administrativo. El Nombre de Dominio da acceso a una nota indicando que la página no se puede mostrar.
El dominio <sombreronegro.com> fue registrado el 29 de agosto del 2002, a nombre de Carmen Martínez, quedando como contacto administrativo Carmen Martínez y como contacto técnico, Network Solutions, LLC. El Nombre de Dominio da acceso a una nota indicando que la página no se puede mostrar.
El dominio <tequilaesmexico.com> fue registrado el 29 de agosto del 2002, a nombre de Carmen Martínez, quedando como contacto administrativo Carmen Martínez y como contacto técnico, Network Solutions, LLC. El Nombre de Dominio reenvía al usuario a <apps5.oingo.com>, donde se aprecia un sitio indicando “NetworkSolutions. This Site is Under Construcción and Coming Soon”.
El dominio <tequitianguis.com> fue registrado el 10 de sptiembre del 2002, a nombre de Carmen Martínez, quedando como contacto administrativo y de pago Carmen Martínez y como contacto técnico, Cedant Web Hosting. El Nombre de Dominio abre una página titulada “Rediscovering Your Essence”.
El dominio <reservadelseñor.com> fue registrado el 29 de agosto del 2002, a nombre de Carmen Martínez, quedando como contacto administrativo Carmen Martínez y como contacto técnico, Network Solutions, LLC. El Nombre de Dominio da acceso a una nota indicando que la página no se puede mostrar.
De acuerdo con sus afirmaciones, el Promovente adoptó el nombre de dominio <tequilasdelsenor> a fin de promover la empresa y sus productos en todo el mundo. Dicho dominio se refiere al nombre del Promovente y con él se le reconoce mundialmente por la página que opera bajo ese dominio. Sin embargo, reconoce que tal nombre “no es una marca en si” y en tal virtud, se encuentra tramitando un registro, “para evitar posibles disputas o intento de abuso de un tercero”. Sin embargo, el Promovente cuenta con registros de marca (o de aviso comercial) sobre los demás Nombres de Dominio.
Hace tres años el Promovente inició “relaciones laborales” (sic) con el demandado, representado por Carmen Martínez, para la prestación de servicios relacionados con el registro de dominios y su mantenimiento, además el desarrollo de páginas de Internet. Las partes acordaron que los Titulares se harían cargo de la administración de los Nombres de Dominio y de la página de Internet, lo cual implicaría cualquier gestión necesaria a cargo de los Registradores.
En virtud de lo anterior, las Titulares substituyeron al proveedor de servicios anterior en la administración del dominio <tequilasdelseñor>, además de tramitar el registro o “compra”de otros nuevos.
La “relación laboral” entre las partes ha concluido y el conflicto comenzado. La razón para el Promovente lo constituye el “uso de la página Web y acceso a las cuentas de administración de los dominios”. El Promovente considera que “[l]a página de entrada del sitio Web ha sido sustituida por otra página que no tiene nada que ver con los productos que el demandante exhibe a través de ese medio y más aún, cualquier información ahí mostrada es no avalada por demandante”. El Promovente manifiesta que los Titulares se atribuyeron “el derecho de definir el acceso o no al sitio, según el pago puntual de la facturación y lo mas importante el contacto con [sus] clientes y futuros clientes, y la exhibición de [sus] productos”. Los Titulares registraron los Nombres de Dominio bajo su título, no obstante que los había comprado por cuenta y encargo del Promovente. De hecho, se “modificó el titular del dominio <tequilasdelsenor.com> el cual estaba todavía hasta el 13 de mayo del presente año bajo la tutela del [Promovente], aunque los contactos técnicos y administrativos estaban registrados a nombre de [los Titulares]. Por último, el Promovente sostiene que los Titulares entablaron negociaciones “con la intención de negociar [los Nombres de Dominio] a un alto costo, es decir, estaba [n][vendiendo los Nombres de Dominio], que a través de el (sic) se compraron legítimamente”. El Promovente dice haber rechazado la oferta de los Titulares.
Por otra parte, el Panel ha efectuado consultas diversas, a fin de obtener mayores elementos que esclarezcan los hechos del caso. Entre otras, realizó la consulta del dominio <tequilasdelsenor.com.mx>, el cual envía a un sitio que presenta una fotografía de los productos del Promovente. Se observa también la advertencia “Coming Soon” y la designación Destilería Río del Plata...Tequilas del Señor, S.A. de C.V. y un diseño, además de números de teléfono y fax y el correo export@tqds.com.mx.. El Panel investigó en la base de datos “Whois” de NIC México información referente al dominio <tequilasdelsenor.com.mx>, así como <tqds.com.mx>, encontrando que el primero fue creado el 19 de junio del 2003 y el segundo el 24 de mayo del 2002, que ambos pertenecen al Promovente, y que en cada caso el contacto administrativo, técnico y de pago es el representante del Promovente..
En seguida el Panel efectuó una búsqueda en <yahoo.com.mx>, que arrojó 7430 referencias a la denominación Tequilas del Señor, de las cuales, en su mayoría se aduce al Promovente y sus productos. En sitios tales como <pocotequila.com> e <intervinos.com>, en los que se proporciona información de marcas sobre bebidas alcohólicas, existe una referencia específica sobre el Promovente y sus productos, incluyendo precios en dólares de los EEUU. Asimismo, se aprecian notas en inglés, como: “Tequilas del Señor does have a nice website at <tequilasdel señor.com/ingles.html>”. Es posible conectar con el dominio mencionado; sin embargo, al llegar al destino se lee una nota diciendo que no puede mostrarse la página deseada. De modo similar, en <sailingstar.com>, se observa una breve narración histórica del Promovente, aparentemente redactada por el hijo del fundador de la empresa, quien comenta que el año de fundación fue 1943, que algunos de sus productos han ganado premios y que en la actualidad colabora la tercera generación de la familia.
Por lo que toca al aspecto de marcas, el Panel efectuó la consulta de la marca TEQUILAS DEL SEÑOR, en clase internacional 33, encontrando que: i) el Promovente no ha depositado solicitud alguna, contrario a lo que manifiesta en su demanda; y ii) el Promovente es titular de un registro de la marca EL SEÑOR DE LOS TEQUILAS, vigente hasta el 10 de abril del 2006.
5. Pretensiones de las Partes
5.1 El Promovente
El Promovente afirma explícita o implícitamente que:
∙ Tiene el derecho al uso exclusivo de las marcas SOMBRERO NEGRO, TEQUITIANGUIS y RESERVA DEL SEÑOR, para aplicarse a tequila y otros productos alcohólicos, mediante registros conferidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México.
∙ Tiene el derecho al uso exclusivo del aviso comercial TEQUILA ES MÉXICO, para anunciar tequila y otros productos alcohólicos, mediante registro conferido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México.
∙ Cuenta con una solicitud en trámite de la denominación TEQUILAS DEL SEÑOR, también en México.
∙ Los Titulares han registrado los Nombres de Dominio, los cuales son idénticos a las marcas (o aviso comercial) del Promovente.
∙ Los Titulares no poseen derechos o intereses sobre los Nombres de Dominio, ya que tramitaron su registro por cuenta y nombre del Promovente, bajo una relación contractual.
∙ Los Titulares nunca obtuvieron autorización del Promovente que les permitiera registrar a su título los Nombres de Dominio. Lo anterior no obstante la relación preexistente entre las partes.
∙ Los Titulares no hacen un uso legítimo no comercial de los Nombres de Dominio. En ningún caso podría considerarse legitimado para ello, toda vez que no cuenta con autorización que le permita la producción, venta o difusión de tequila.
∙ El Promovente es una empresa conocida a nivel internacional por su sitio, bajo el dominio <tequilasdelsenor.com>, el cual los Titulares no tienen derecho a usar por cualquier motivo.
∙ Los Titulares efectuaron los registros de mala fe, al tomar ventaja de su posición de administradores de los Nombres de Dominio. Lo anterior se produce por la sustitución de las páginas y el cambio de títulos, sin conocimiento o autorización del Promovente.
∙ Los Titulares privan al Promovente el acceso, administración y contacto con clientes, actuales y potenciales. Al efecto, los Titulares se han actuado unilateralmente sobre el derecho al acceso al sitio, en virtud del pago puntual de la facturación.
∙ Los Titulares han ofrecido al Promovente los Nombres de Dominio a un costo muy alto.
∙ En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita al Grupo Administrativo de Expertos transfiera los Nombres de Dominio en su favor.
5.2 Los Titulares
Los Titulares no contestaron la demanda, y en virtud de su rebeldía, carecen de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias de derecho que lo anterior implica. Su única intervención en el procedimiento deriva de su manifestación, libre y voluntaria, al reconocimiento del derecho del Promovente sobre los Nombres de Dominio, así como a la alegación, realizada extemporáneamente, en torno a una disputa de naturaleza contractual, sobre el supuesto impago de honorarios por servicios.
Los Titulares se sometieron expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribieron con el Registrador, por lo que se han aceptado sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Reglas Aplicables
El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
El apartado 11 del Reglamento, confiere al Panel la potestad a determinar el idioma en casos en los que los contratos de registro de los Nombres de Dominio se han escrito en inglés, paro que sin embargo, el idioma de las partes es otro, como el español.
6.2 Efectos de la Ausencia de Contestación de la Demanda
Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar esos argumentos y declaraciones también específicamente. De acuerdo con el apartado 5 b)(i) del Reglamento en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda e incluir todas las razones por las que el demandado (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (…).”
Asimismo, de acuerdo con el apartado 5 e) del Reglamento, “si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.”
Además, el apartado 14 a) del Reglamento prevé que “en caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente Reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una resolución.”
De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la demanda por parte del Titular, podría indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Panel emita una decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos señalados en el apartado 4 a) de la Política.
6.3 Análisis de los Supuestos Contenidos en el Apartado 4 a) de la Política.
Estos son:
A. El nombre de dominio de un titular “es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos”;
B. El titular “no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio”; y
C. El titular “posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe”.
6.3.1 Consideraciones Previas.
El presente es, sin duda, un caso atípico de UDRP. No se trata del clásico conflicto en el que una parte obtiene el registro de dominio sobre una denominación que representa la marca de su contraparte. Ahí las partes del conflicto son ajenas entre sí y por lo tanto, no guardan relación alguna. En el caso que nos ocupa existe un contacto evidente, derivado de una relación de negocios, en la que una parte ha sido cliente y la otra un proveedor de servicios de Internet. Aquí las partes del conflicto se conocen entre sí, además de que conocen los Nombres de Dominio, porque el cliente ha encargado al proveedor su registro y administración. Pero el conocimiento debe inferirse extendido a los productos y sus marcas, los cuales constituyen el contenido de la página en desarrollo bajo los Nombres de Domino.
En casos como el presente es fácil incurrir en confusión. Ello suele suceder en virtud del conflicto que se presenta sobre el contrato de servicios, además del que se produce sobre el dominio. El UDRP se ocupa del segundo conflicto, dejando la problemática del contrato a la jurisdicción de los tribunales competentes. Los Titulares han cambiado el título de los Nombres de Dominio, como respuesta a una disputa contractual aparente. Es posible entrever lo anterior, en virtud de los correos que los Titulares han enviado al Centro, fuera de los plazos establecidos de conformidad con la Política y el Reglamento. Más allá de cualquier consideración de orden procesal referida a la preclusión del derecho a dar contestación a la demanda, cabe reiterar la competencia de este Panel en lo que se refiere a la disputa de los Nombres de Dominio, conforme lo marca la Política, apoyada en diversos precedentes, como Roy Harper v. Reprahduce Company, Decisión OMPI D2001-0647; Nova Banka v. Iris, Decisión OMPI D2003-0366; y Tetra Banka, Akciová Spolo Nos v. Us Ware, Inc., Decisión OMPI D2004-0643.
6.3.2 Nombre de Dominio Idéntico o Semejante en grado de Confusión a Marca sobre la que Recae un Derecho.
El Panel ha considerado el alegato de el Promovente sobre la identidad entre las Marcas o Aviso Comercial, por un lado y los Nombres de Dominio, por el otro. De la misma forma, el Panel ha revisado la evidencia que el Promovente ha ofrecido en apoyo a sus argumentos. Por otra parte, el Panel se encuentra impedido a valorar cualesquiera argumentaciones de las Titulares, sencillamente porque no fueron aportadas, dado su carácter de rebelde, motivado por la falta de contestación de la demanda.
En principio, el Panel debe analizar si el Promovente cuenta con un derecho que le legitime en su pretendido interés sobre los Nombres de Dominio. Y es que, según manifiesta el Promovente, le pertenecen las marcas correlativas, salvo el caso de la denominación TEQUILAS DEL SEÑOR, la cual se encuentra en proceso de registro.
A consideración de este Panel, el punto relativo a los derechos del Promovente debe dividirse en tres, conforme a las características que comparten los Nombres de Dominio, por cuanto a su protección marcaria. De esta forma, el primer grupo lo integran los dominios sobre los que recae un registro de marca: <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; y <tequitianguis.com>. En segundo término quedaría <tequilasdelsenor.com>, denominación social de la Promovente. Por último, <tequilaesmexico>, apoyado en un registro de aviso comercial.
El primer grupo no ofrece comentarios, lo cual obedece a que el Promovente cuenta con los derechos de marca que lo legitiman sobre los tres Nombres de Dominio y el presente UDRP, como resultado de lo anteriror.
El segundo caso es en principio menos claro, toda vez que el artículo 4 (a)(i) de la Política reduce el ámbito de aplicación del UDRP a marcas de productos o servicios. En el caso particular, el Promovente no ha probado derechos sobre la marca TEQUILAS DEL SEÑOR, a través de registros. Sin embargo, de las evidencias y en general, de la recolección de información, es posible determinar que el Promovente utiliza la denominación de referencia como el nombre de su empresa.
Al respecto, un número importante de Paneles han reconocido, dentro del UDRP, los nombres de sociedades o empresas, “trade names” o “nombres comerciales”, empleando terminología equivalente de lo que en México se le llama “denominación social”. Lo anterior como valor específico dentro de un esquema que ofrece variantes, que cada sistema jurídico plantea, como podría serlo el derecho común sobre nombres Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, Decisión OMPI D2000-0210 o frases Bennett Coleman & Co. Ltd. v. Steven S. Lalwani, Decisión OMPI D2000-0014. Los Paneles han dado cabida a las denominaciones sociales dentro del UDRP, por su carácter identificador de la empresa. Delta Air Transport NV (trading as SN Brussels Airlines) v. Theodule De Souza, Decisión OMPI D2003-0372 o porque puede utilizarse como signo distintivo de productos o servicios Sydney Markets Limited v. Nick Rakis, trading as Shell Information Systems, Decisión OMPI D2001-0932. Así pues, los sistemas nacionales se entrelazan para abanderar la protección de denominaciones sociales. Ejemplos hay muchos, como es el caso de los “nombres comerciales” de la ley española Banca March, S.A. v. Digigrup.com, Decisión OMPI D2000-1341; o las “marcas de identificación” de la ley alemana. 01059 GmbH v. Vartex Media Marketing GMBH/Stefan Heising, Decisión OMPI D2004-0541. En los EEUU prevalece el derecho de competencia desleal de la sección 43(a) de Acta Lanham, bajo la premisa de que las denominaciones sociales guardan estrecha relación con las marcas Canon U.S.A.,Inc. Astro Business solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. v. Richard Sims, Decisión OMPI D2000-0819. En el contexto internacional, cabe citar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en particular los artículos 8, 9 y 10 bis, ya que como se sostuvo en Sintef v. Sintef.com, Decisión OMPI D2001-0507 “la función del nombre comercial difiere de la marca en que el nombre comercial distingue al negocio en su conjunto, independientemente de los productos o servicios que ofrece”. Lo anterior significa que la función del nombre de empresa puede ir más allá que la de las marcas, rebasando la mera capacidad de identificación, para postularse como un signo distintivo del negocio o empresa, además de sus productos o servicios. Sydney Markets Limited v. Nick Rakis, trading as Shell Information Systems, Decisión OMPI D2001-0932. Los precedentes expuestos sintetizan la postura de los Paneles, en diversos UDRPs, la cual rige en este tipo de situaciones, independientemente del régimen nacional o internacional donde encuentran su sustentación jurídica.
A juicio de este Panel, la denominación TEQUILAS DEL SEÑOR reviste las características descritas en el parágrafo que antecede, como signo distintivo de empresa, independientemente de que pueda serlo de los productos en específico. La capacidad aludida está plenamente acreditada en el expediente del caso presente. En tal virtud, debe analizarse dentro de este UDRP, conjuntamente con los Nombres de Dominio para los que el Promovente ha ofrecido registros de marca.
El tercero de los grupos lo conforma el dominio <tequilaesmexico>. El Promovente ha ofrecido un registro de aviso o frase comercial. Para efectos de la legislación mexicana, el aviso comercial es un figura distinta a la marca de productos o servicios. Sin embargo, las dos comparten la cualidad de signos distintivos, que les es inherente e intrínseca. De esta forma, cabe invocar también los precedentes de las denominaciones sociales, con la ventaja adicional que la Ley de la Propiedad Industrial mexicana contempla los avisos comercialmente de forma expresa. Por lo tanto, este Panel juzga que la disputa sobre el dominio <tequilaesmexico.com> también debe regirse por el UDRP y sus lineamientos.
Una vez dilucidado el tema de los derechos, resultará procedente abordar el punto de confusión entre las marcas (o aviso comercial) y los Nombres de Dominio. Al respecto, no cabe la menor duda de la evidente semejanza que se desprende entre los símbolos. Por lo tanto, el dominio de segundo nivel, esto es, las denominaciones RESERVA DEL SEÑOR, TEQUITIANGUIS, TEQUILA ES MÉXICO y SOMBRERO NEGRO, son a todas luces coincidentes con la parte relevante de las marcas (o aviso comercial) del Promovente. Por lo que respecta al sufijo “.com,” en el primer nivel de los Nombres de Dominio, no produce diferencia alguna, sobre la que pudiera determinarse improbabilidad de confusión.
En relación con el dominio <tequiladelsenor> existe identidad con la denominación social TEQUILA DEL SEÑOR, S.A. DE C.V. y semejanza en grado de confusión con las marcas registradas RESERVA DEL SEÑOR y EL SEÑOR DE LOS TEQUILAS, ya que en todas se observa la palabra “Señor”, como elemento común. Por supuesto, el sufijo “.com” o las siglas de identidad corporativa “S.A. de C.V.”, no producen diferenciación alguna.
En virtud de lo anterior, el Panel considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las denominaciones TEQUILAS DEL SEÑOR, RESERVA DEL SEÑOR, TEQUITIANGUIS, TEQUILA ES MÉXICO y SOMBRERO NEGRO y que los Nombres de Dominio resultan semejante en grado de confusión respecto de las mismas. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo 4 a) de la Política.
6.3.2 Derechos o Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio.
En el presente procedimiento no se ha producido defensa alguna sobre la cual, los Titulares puedan sustentar algún derecho respecto de los Nombres de Dominio. Poco puede inferirse en su favor sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política. El Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés alguno que los Titulares puedan invocar, siendo que tuvo una oportunidad que decidieron no agotar. En concreto, el Promovente sostiene que los Titulares i) no poseen derechos o intereses sobre los Nombres de Dominio, ya que tramitaron su registro por cuenta y nombre del Promovente, bajo una relación contractual; ii) nunca obtuvieron autorización del Promovente que les permitiera registrar a su título los Nombres de Dominio. Lo anterior no obstante la relación preexistente entre las partes; iii) no hacen un uso legítimo no comercial de los Nombres de Dominio. En ningún podría considerarse legitimado para ello, toda vez que no cuenta con autorización que le permita la producción, venta o difusión de tequila; iv) el Promovente es una empresa conocida a nivel internacional por su sitio, bajo el dominio <tequilasdelsenor>, el cual los Titulares no tienen derecho a usar por cualquier motivo.
Para este Panel no se producen las hipótesis contempladas en el parágrafo del artículo 4 (a)(ii) de la Política. Los Titulares no hacen uso de los Nombres de Dominio, ni han hecho preparativos para tal fin, sea de índole comercial o cualquier otra naturaleza. Tampoco se les conoce por los Nombres de Dominio. En los casos de <tequilaesmexico.com> y <tequitianguis.com>, los Titulares establecieron un envío a sitios no relacionados al Promovente, lo cual acontece sin autorización o justificación alguna, por lo que no puede reconocerse legitimidad a esa acción. Lo anterior encuentra apoyo en casos como Ticketmaster Corporation v. Woofer Smith, Decisión OMPI D2003-0346; Alta Vista Company v. O.F.E.Z. et al, Decisión OMPI D2000-1160; Expedia, Inc. v. Dotsan, Decisión OMPI D2001-1220; America On-Line, Inc. v. Ten Cent Comm. Corp., Decisión NAF, No. 937668; o CSA International v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., Decisión OMPI D2000-0071.
Resulta evidente la relación profesional que existió entre las Partes. Hay pruebas abundantes en el expediente que demuestran lo anterior. Asimismo, se aprecia un disputa contractual derivado de la falta de pago de honorarios profesionales, por los servicios de administración y mantenimiento de los Nombres de Dominio. Las pruebas también apuntan a que los Titulares cambiaron el título de los Nombres de Dominio, como efecto del conflicto sobre el contrato. Sin embargo, tal conducta es producto de una acción unilateral, injustificable, que por supuesto no legitima a los Titulares al título de los Nombres de Dominio.
En vista de lo anterior, el Panel considera que el Promovente satisface del segundo de los supuestos de la Política.
6.3.3 Registro y Uso de mala Fe
Los argumentos de mala fe del Promovente, se basan en diferentes situaciones, que buscan apoyo en algunas de las hipótesis del artículo 4 (b) de la Política. Así, el Promovente manifiesta que los titulares tomaron ventaja de su posición de administradores de los Nombres de Dominio, al sustituir el contenido de la página y los títulos de los Nombres de Dominio, sin conocimiento o autorización del Promovente. Así los Titulares han privado al Promovente el acceso, administración y contacto con sus clientes, actuales y potenciales. Adicionalmente, el Promovente sostiene que los Titulares le han ofrecido los Nombres de Dominio a un costo elevado, lo cual no demostró. Por su parte, el Titular incurrió en rebeldía, de ahí la preclusión de sus derechos de defensa. Naturalmente, dicha circunstancia significa el que el Panel desconozca nuevamente sus puntos de vista sobre el fondo de esta litis y, por lo tanto, no pueda valorar su postura a plenitud.
El artículo 4 (b) de la Política se refiere a ciertos factores que si se actualizan, serán determinantes para deducir que el nombre de dominio fue registrado y usado de mala fe. No obstante lo anterior, el parágrafo 4 (b), establece supuestos de forma enunciativa, sobre cuando un nombre de dominio se ha registrado y usado de mala fe. La Política permite otras circunstancias también de uso y registro de mala fe, y que dicho precepto no las contempla. De hecho, el Centro ha elaborado una base sistematizada, que compila las resoluciones de los casos ventilados ante los paneles y que el Centro ha administrado. En muchos casos, las resoluciones se han referido a formas de mala fe localizadas fuera de las categorías del artículo 4 (b) y que se han venido invocando en otras decisiones posteriores. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Decisión OMPI D2000-0003.
El párrafo 4(b) ofrece cabida a casos como el presente, en el que prevalece la relación de un proveedor de servicios de Internet y su cliente. Así, el concepto “servicio profesional” refleja una presunción de conocimiento a cargo del prestador sobre los dominios y las marcas de los productos o servicios del cliente. En tal virtud, no puede utilizarlas las marcas en su beneficio y menos apropiarse de ellas, mediante el registro de los Nombres de Dominio, que efectúa por el encargo de el Promovente, para despojarlo después, bajo la justificación de un conflicto contractual. Sony Kabushiki Kaisha v. sony.net, Decisión OMPI D2000-1074 o Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowees, Decisión OMPI D2002-0638 (no hay justificación posible para elegir un nombre de dominio cuando se conocen los derechos); Tetra Banka, Akciová Spolo Nos v. Us Ware, Inc., Decisión OMPI No. D2004-0643.
Algunos Paneles han sostenido que sólo puede ocurrir un acto de perturbación cuando el competidor pone una página, haciendo alusión –por lo general atentando en contra de personas- a la actividad del titular de derechos de las marcas. Misión KwaSizabantu v. Benjamín Rost, Decisión OMPI D2000-0279. Sin embargo, este Panel considera posible perturbar, o por lo menos intentarlo, cuando el proveedor, en este caso los Titulares, han registrado los Nombres de Dominio o cambiado unilateralmente su título, sin que necesariamente los pongan en uso. El acto de perturbación ocurre por el simple intento de bloquear el acceso al bien sobre el que el Promovente tiene derechos, no obstante cualquier problema relativo al pago de los servicios de administración o mantenimiento de los Nombres de Dominio. En México, como en todo el mundo, existen vías legales a las que se puede recurrir en casos en los que los prestatarios de servicios no pagan los justos honorarios de los proveedores.
El argumento central de mala fe se desprende de la confianza que debe prevalecer entre dos partes sujetas a un relación contractual. El caso presente constituye un buen ejemplo, toda vez que los Titulares registraron los Nombres de Dominio, utilizando sus nombres como contacto administrativo y de pago, lo cual les facultaba a realizar todo tipo de inscripciones de frente a los Registradores, incluyendo el cambio de título. En tal virtud, se encontraban en una situación de ventaja, de la que abusaron, actuando de mala fe. El control de los Nombres de Dominio corresponde al Promovente, verdadero titular de derechos. Roy Harper v. The Reprahduce Company, Decisión OMPI D2001-0647. Por lo tanto, los Titulares debieron someterse a sus instrucciones, aún y cuando aquél no les hubiese pagado el servicio de administración.
Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 4 (a) de la Política en correlación con el 4 (b).
7. Decisión
El Panel Administrativo decide que el Promovente, por las razones anteriormente expuestas, ha probado, de acuerdo con el apartado 4 a) (i), (ii) y (iii) de la Política, que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, ordena que los nombres de dominio <tequilasdelsenor.com>; <sombreronegro.com>; <reservadelsenor.com>; <tequilaesmexico.com>; y <tequitianguis.com> sean transferidos al Promovente.
Luis C. Schmidt
Panelista único
Fecha: 19 de octubre del 2004