Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Dermofarm, S.A. v. Pedro José Casado Ferreira
Caso nº D2004-0833
1. Las Partes
Demandante: Dermofarm, S.A. domiciliada en Rubi (Barcelona), España. El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Carlos Lozano Ferrer.
Demandada: D. Pedro José Casado Ferreira, domiciliado en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sensilis.com>.
La entidad registradora del nombre de dominio es directNIC.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio en lo sucesivo denominada “Política Uniforme”, según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue enviada por correo electrónico al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo “el Centro”, el día 11 de octubre 2004, habiendo sido recibida confirmación en papel el día 18 de octubre de 2004.
3.2 La demanda fue presentada contra D. Pedro José Casado Ferreira.
Comunicada la demanda por el Centro a la entidad registradora, Intercosmos Media Group d/b/a directnic.com con fecha 13 de octubre de 2004, la entidad registradora contestó el mismo día 13 de octubre haciendo constar que el titular registral del nombre de dominio objeto de la demanda era D. Pedro José Casado Ferreira.
3.3 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 20 de octubre de 2004 al demandado a la dirección que en la entidad registradora figuraba como contacto administrativo.
3.4 De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de octubre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de noviembre de 2004.
3.5 Con fecha 10 de noviembre el Centro comunicó a las partes la falta de personación y ausencia de contestación a la demanda.
4. Antecedentes de hecho.
4.1. La entidad demandante es titular de la marca europea nº 158.451 para la denominación SENSILIS, registrada el 29 de mayo de 1998 para las clases 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias de la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para los cabellos, dentífricos), 5 (productos higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, materiales para empastar los dientes y para implantes dentales; preparaciones para destruir las malas hierbas y animales nocivos) y 21 (utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos a excepción de pinceles; material de limpieza, cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otra clase).
4.2 El Panelista ha podido comprobar mediante consultas personales que la marca SENSILIS es ampliamente conocida por el público femenino relacionándola con productos cosméticos fundamentalmente. Asimismo, ha comprobado mediante el buscador Google que el término “sensilis” tiene 582 entradas en páginas web accesibles en España, donde aparecen productos fundamentalmente cosméticos identificados con esa marca.
4.3 El demandado es D. Pedro José Casado Ferreira, cuya domicilio está en Madrid, España.
El nombre de dominio <sensilis.com> aparece registrado a nombre del demandado por primera vez el 19 de enero de 2000, y puesto al día por última vez el 17 de julio de 2002.
4.4 El Panelista ha podido comprobar personalmente que el sitio con el nombre de dominio <sensilis.com> está en construcción, apareciendo de momento multitud de términos, algunos de ellos de marcas conocidas como “Giorgio Armani” y otras puramente genéricos como “software”, todos ellos con vínculos a otras páginas web. No se advierte, dada la relación de términos incluidos en la página web, cual pueda haber sido el criterio para incluirlos en ella, ni la utilidad de su inclusión para el titular del nombre de dominio.
5. Alegaciones de las partes
5.1 Demandante
La demandante afirma:
5.1.1 Que la entidad demandante tiene registrada la marca comunitaria SENSILIS ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior para las clases 3, 5 y 21.
5.1.2 Que desde 1998 la demandante ha usado y promovido su marca SENSILIS para los productos para los que ha sido concedida.
5.1.3 Que el 17 de julio de 2002 el demandado registró el nombre de dominio <sensilis.com> ante la entidad registradora “DirectNIC” y que es evidente que ese nombre de dominio es idéntico a la marca comunitaria de la entidad demandante.
5.1.4 Que es patente que la marca SENSILIS fue registrada con anterioridad a la solicitud del dominio por parte del demandado y que el mismo tenía conocimiento de la existencia de dicha marca por ser la misma de dominio público, debido a la publicidad que de la misma se hace en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales.
5.1.5 Que la demandante se ha puesto en contacto telefónico con el demandado, manifestándole que el registro del nombre de dominio se consideraba infracción marcaria, sin embargo el demandado ha mantenido su posición de conservar el dominio a menos que se le hiciera una buena oferta económica.
5.1.6 Que no hay persona alguna, salvo la demandante misma, que posea derechos marcarios sobre SENSILIS en España a menos que lo autorice la demandante, lo que no es el caso del demandado.
5.1.7 Que el demandado vive en España y es muy probablemente ciudadano español de acuerdo a su nombre y domicilio; vive en el área geográfica donde la marca SENSILIS es famosa, y donde los productos se promocionan en los medios y están presente en el mercado, como también lo son en la provincia de residencia del demandado.
5.1.8 Que el demandado no está permitiendo a la demandante que desarrolle su actividad comercial en Internet bajo <sensilis.com> que representa de manera exacta y completa la marca de la demandante.
5.1.9 Que la mayor parte de los consumidores españoles identificarían inmediatamente la marca SENSILIS y la relacionarían con la demandante. Si existiera una clasificación de marcas famosas o renombradas en España SENSILIS estaría incluida en ella cualquier que fuera el criterio para seleccionar la lista.
5.1.10 El propósito presunto del demandado para registrar el nombre de dominio ha sido revendérselo a la demandante o quizás alquilárselo.
5.1.11 Que la falta de uso del nombre de dominio es una evidencia de mala fe, o sugiere mala fe oportunista, o es prueba de “acaparamiento” del nombre de dominio. La cuestión principal no es si el demandado está ejecutando una acción positiva de mala fe, en relación al nombre de dominio, sino, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, puede decirse que el demandado está actuando de mala fe. No es concebible que el demandado no sea consciente de que la marca en cuestión es bien conocida.
5.2 Demandado
El demandado no se ha personado en el procedimiento ni ha contestado a la demanda.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles del demandante y el demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español.
6.2 Falta de contestación a la demanda por parte del demandado.
El demandado no ha contestado a la demanda. Por ello el Panelista debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante. Evidentemente, el Panelista no puede resolver a favor de la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demanda, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (Casos OMPI Nos. D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner; D2001-1183, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez; D2001-1479, Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez; D2002-0908, Pans & Company Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García y D2002-1088, Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso).
Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Panelista tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panelista, entre las que tiene especial relevancia el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173,Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti).
Al examinar el sitio con el nombre de dominio <sensilis.com> es significativo, por una parte, que se encuentre en construcción, habiendo sido registrado por primera vez el 19 de enero del año 2000 y actualizado el registro hace más de dos años, el 17 de julio de 2002.
E igualmente significativo es que los términos que aparecen en esa página web, se supone que provisionalmente, son absolutamente heterogéneos, sin que pueda imaginarse que puedan servir a ninguna actividad seria.
6.3 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demandada contenidos en el apartado 4.a) de la Política.
Estos son:
- que el nombre dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca de la demandante.
La demandante es titular de la marca comunitaria europea con la denominación SENSILIS.
Es evidente que el nombre de dominio <sensilis.com> es idéntico a la marca con la denominación SENSILIS.
6.3.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del nombre de dominio.
El demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la demandante que le permita utilizar la marca SENSILIS o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar el nombre de dominio <sensilis.com>.
6.3.3 El demandado, al no contestar a la demanda, no ha justificado que tenga algún derecho sobre la denominación SENSILIS que constituye el nombre de dominio registrado por ella.
6.3.4 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
Está probado que el nombre de dominio <sensilis.com> se registró dos años después de que la marca SENSILIS fuera registrada, habiéndose actualizado el registro del nombre de dominio en el año 2002, esto es, cuatro años después de registrada la marca. Y hay datos de los que cabe deducir razonablemente que al hacer el registro del nombre de dominio el demandado conocía la marca SENSILIS.
En efecto, en primer lugar el término SENSILIS es una denominación de fantasía, que no se corresponde con ningún término incluido en el diccionario. Parece por ello demasiada casualidad que a alguien, por su propia iniciativa, se le ocurra pedir el registro como nombre de dominio de ese término de fantasía. Parece más razonable pensar que el registro del nombre de dominio se hizo después de conocer la existencia de la marca SENSILIS.
A ello hay que unir que, según las averiguaciones realizadas por el propio Panelista, la marca SENSILIS es ampliamente conocida por el público femenino en España en relación con productos cosméticos y de belleza.
Ciertamente la demandante no se ha preocupado, como hubiera debido hacerlo, por aportar pruebas del carácter notorio de la marca SENSILIS de la que es titular. El hecho de que el presente procedimiento sea un procedimiento rápido y sencillo, no puede significar en ningún caso que el demandante no tenga obligación de aportar pruebas de las alegaciones que realiza en su demanda. En esta ocasión, sin embargo, ha sido posible establecer por el propio Panelista el amplio conocimiento que de la marca SENSILIS existe en España entre el público femenino consumidor de productos cosméticos. Siendo esto así, parece razonable llegar a la conclusión de que el demandado, que vive en España, al registrar su nombre de dominio conocía la marca SENSILIS, no sólo porque era ampliamente conocida entre un sector del público español, sino además porque, como se ha expresado anteriormente, se trata de una denominación de fantasía en la que es difícil justificar la coincidencia de registros.
La demandante alega que se puso en contacto telefónico con el demandado manifestándole que el registro del nombre de dominio se consideraba infracción marcaría y que el demandado había mantenido su posición de conservar el dominio a menos de que se le hiciera una buena oferta económica. Pero una vez más, la demandante no aporta prueba escrita de ningún requerimiento al demandado.
Ello no obstante es un hecho que cuatro años después del registro del nombre de dominio y dos años después de su actualización en el año 2002, la página web con ese nombre de dominio sigue estando en construcción, lo cual es muy significativo, porque es difícil imaginar que nadie que pida un nombre de dominio para una actividad seria, no construya la página web correspondiente en un plazo tan largo de tiempo.
A ello hay que añadir que en estos momentos, según ha podido comprobar el Panelista, que aparecen en la página web con el nombre de dominio <sensilis.com> una serie de términos absolutamente heterogéneos, que incluyen junto a marcas conocidas como “Giorgio Armani”, “Armani Fragance” otros términos manifiestamente genéricos como “Luxury Townhomes”, “Software” o “Laboratory”, no apareciendo por ninguna parte que los términos incluidos en la página, todos los cuales tienen vínculos con otras páginas distintas, puedan servir a una actividad seria, de la cual no aparece ningún indicio.
Resulta, pues, que del conjunto de circunstancias analizadas parece razonable deducir que el demandado conocía la marca SENSILIS cuando inscribió su registro de nombre de dominio y ese nombre de dominio no ha sido utilizado hasta ahora para ninguna actividad seria. Es más, como se ha dicho, la página web aparece como “en construcción”. No parece, como se ha dicho, razonable registrar un nombre de dominio para no utilizarlo durante un muy largo período de tiempo.
De este conjunto de circunstancias resulta indudable que la actuación del demandado, tanto al registrar el nombre de dominio, como al no utilizarlo, es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso. Recuérdese que el no uso del nombre de dominio constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza ese nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Así se declaró ya desde hace tiempo, por ejemplo, en los casos OMPI Nos. D2000-0022, Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., D2000-0239, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías y D2002-1088, Quotesmith.com Inc. v. James Noble (Domain For Sale.com).
Por todo ello hay que concluir que el demandado ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <sensilis.com>.
7. Decisión
En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Panelista resuelve que en virtud de la demanda ha quedado probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo. Consiguientemente, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio <sensilis.com> sea transferido a la demandante.
Alberto Bercovitz
Panelista Único
Fecha: 6 de diciembre de 2004