Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Galerías Vinçon, S.A. v. Ildefonso Gámez Rus
Caso No. D2004-0840
1. Las Partes
La Demandante es Galerías Vinçon, S.A. representada por Cuatrecasas Abogados, España, con domicilio en Paseo de Gracia, España.
El Demandado es Ildefonso Gámez Rus, con domicilio en Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vinçon.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de octubre de 2004. El 14 de octubre de 2004, el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 14 de octubre de 2004, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de octubre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el 10 de noviembre de 2004. El Demandado no contestó a la demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la demanda el 15 de noviembre de 2004.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El acuerdo de registro del nombre de dominio <vinçon.com> está en español y la demanda fue presentada en este mismo idioma. A la vista de estos hechos, el Experto Único, haciendo uso de la facultad conferida por el párrafo 11a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados
La sociedad mercantil “Galerías Vinçon, S.A.” es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas:
(a) Marca “Vinçon” nº 1308050, solicitada el 10 de marzo de 1989 y concedida el 16 de marzo de 1992, registrada en la Clase 11 del Nomenclátor internacional.
(b) Marca “Vinçon” nº 1308052, solicitada el 10 de marzo de 1989 y concedida el 16 de enero de 1992, registrada en la Clase 35 del Nomenclátor internacional.
(c) Marca “Vinçon” nº 1308544, solicitada el 13 de marzo de 1989 y concedida el 16 de enero de 1993, registrada en la Clase 8 del Nomenclátor internacional.
“Galerías Vinçon, S.A.” también es titular del rótulo de establecimiento nº 105194, registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas el 20 de septiembre de 1972; y de la marca comunitaria figurativa “Vinçon” nº 650716, solicitada el 14 de octubre de 1997 y concedida el 24 de febrero de 1999, registrada en las clases 8, 11, 20, 21 y 35 del Nomenclátor internacional.
Los signos distintivos de la sociedad “Galerías Vinçon, S.A.” han adquirido un considerable grado de notoriedad en España en el sector de la distribución de productos de diseño para el hogar.
La sociedad “Galerías Vinçon, S.A.” es asimismo la titular de los nombres de dominio <vincon.com>, <vincon.es> y <vincon.com.es>, registrados, respectivamente, el 15 de abril de 1997, el 21 de mayo de 1999 y el 30 de julio de 2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega, en primer lugar, que su marca VINÇON goza de notoriedad en el mercado español de la distribución de productos de diseño para el hogar, entre otras razones por el hecho de haber promocionado extensamente su marca.
A juicio de la Demandante, está claro que existe una identidad absoluta entre las marcas VINÇON y el nombre de dominio <vinçom.com>, sin que a ello obste el hecho de que, a nivel puramente técnico, la configuración de los caracteres a entrar en el registro del nombre de dominio sea “xn--vinon-0ra.com”, porque esta configuración técnica, debida a que los nombres de dominio multilingües se encuentran en fase de implantación no debe ser tenida en cuenta; no es más que el soporte técnico de la denominación <vinçon.com>, que fue el objeto real de registro por parte del Demandado. De este modo, afirma la Demandante que la única diferencia entre la marca y el nombre de dominio es la inclusión del sufijo “.com” en el dominio, debiendo prescindirse del mismo tal y como han afirmado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política.
Entiende igualmente la Demandante que en el presente caso no concurren las circunstancias previstas en el párrafo 4.c) de la Política, ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o de un interés legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio. En particular, sostiene la Demandante que en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de las marcas VINÇON de las que es titular; y que el Demandado no ha sido ni es conocido por el nombre “Vinçon”. Además, dada la notoriedad de la marcas de la Demandante, está claro, según la Demandante, que el Demandado conocía perfectamente la existencia de dichas marcas y que el registro como nombre de dominio del término “Vinçon”, sin significado ni en castellano ni en catalán, no respondía a la voluntad de utilizarlo en relación con su propia persona o actividades, sino a aprovecharse de la notoriedad de la marca, lo cual es un elemento suficiente para considerar que el Demandado no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.
Finalmente, considera la Demandante que el nombre de dominio <vinçon.com> ha sido registrado y usado de mala fe. Ha sido registrado de mala fe- afirma- porque dada la notoriedad de la marca VINÇON en la ciudad de residencia del Demandado, y el hecho de que el término “Vinçon” no signifique nada, el Demandado registró el nombre de dominio siendo plenamente consciente de que correspondía a una marca ajena, sin tener ninguna conexión con sus actividades profesionales o particulares. De igual modo, el nombre de dominio es objeto de un uso de mala fe, a juicio de la Demandante, porque el hecho de mantener un nombre de dominio inactivo, combinado con el hecho de saber que dicho nombre de dominio corresponde a la marca de un tercero, constituye un uso de mala fe, en el sentido de la Política de la ICANN.
B. Demandado
El Demandado no ha contestado en el plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en el procedimiento, sin que tampoco lo haya hecho después de habérsele notificado formalmente la ausencia de contestación.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas españolas que protegen la denominación “Vinçon”, así como de una marca comunitaria, constituida también por el signo “Vinçon”.
De igual modo, este Experto Único considera que existe identidad entre el nombre de dominio <vinçon com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominación “Vinçon”. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Y esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que, por encontrarse los nombres de dominio multilingües en fase de implantación, la configuración técnica del nombre de dominio <vinçon.com> sea “xn--vinon-0ra.com”, pues el nombre de dominio verdaderamente registrado es <vinçon.com>.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Nº D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Nº D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o Nº D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4.c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Nº D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc, Nº D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).
Pues bien, el Demandante pone de relieve en su demanda que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado. No hay prueba alguna susceptible de demostrar que el Demandado ha sido conocido corrientemente por los dominios registrados ni por alguna denominación similar. Asimismo, el Demandado tampoco ha utilizado los nombres de dominio en litigio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia. Por último, el Demandado tampoco realiza un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, pues el nombre de dominio <vinçon.com> no es usado en modo alguno por el Demandado.
Este Experto Único entiende, pues, que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4.c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado.
Además, el Demandado no ha contestado la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <vinçon.com>. Porque si el Demandado tuviere algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio debería haber adoptado una posición activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI Nº D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. González, Nº D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadía Pardo, y Nº D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).
A la vista de todo lo expuesto, este Experto Único considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4.a) de la Política de la ICANN.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio.
La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razón por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la decisión del caso OMPI Nº D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la decisión del caso OMPI Nº D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero).
Registro de mala fe
A la vista de la notoriedad de la marca VINÇON en la ciudad de Barcelona, ciudad de residencia del Demandado, parece lógico suponer que el Demandado conocía la existencia de la misma y de los derechos de la Demandante sobre el signo “Vinçon”. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “Vinçon” por parte del Demandado, permite concluir que el Demandado al registrar el nombre de dominio ha actuado de mala fe, pues no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como una manifestación de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política, como la del caso OMPI Nº D2000-0147, NFL Properties Inc. v. BBC.
Uso de mala fe
El nombre de dominio <vinçon.com> no ha sido usado. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de un nombre de dominio puede constituir una utilización del mismo de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo”, ha sido sentada en una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso OMPI Nº D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Nº D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; Nº D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; Nº D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; Nº D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A).
Como se afirma en la decisión del caso OMPI N° D2000-0239, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, hay que reconocer que no tiene sentido y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sería suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algún tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.
De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio <vinçon.com> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.
A estas consideraciones hay que añadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, ver, entre otras, la decisión del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI N° D2000-1017, Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz).
En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el párrafo 4 de la Política para que prospere la demanda.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio <vinçon.com> sea transferido al Demandante.
Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 1 de diciembre de 2004