WIPO Arbitration and Mediation Center
ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS
BITTORRENT, Inc. v. DAY NETWORKS MARKETING GmbH
Case No. D2005-0858
1. Die Parteien
Die Beschwerdeführerin ist BITTORRENT, Inc., San Francisco, Kalifornien, USA, vertreten durch Don C. Moody und John M. Genga, Genga & Associates, P.C., Encino, Kalifornien, USA.
Die Beschwerdegegnerin ist DAY NETWORKS MARKETING GmbH, Wien, Österreich, vertreten durch Christoph Hoppe, Kreuzkamp & Partner, Düsseldorf, Deutschland.
2. Domain Namen und Domainvergabestelle
Gegenstand des Verfahrens sind die folgenden Domainnamen:
<abc-bittorent.com>
<abcbittorent.com>
<abc-bittorrent.com>
<abcbittorrent.com>
<abc-bittorrent.net>
<abcbittorrent.net>
<abc-bittorrent.org>
<abcbittorrent.org>
<bitorent.com>
<bitorentmovies.com>
<bitorent.net>
<bitorent.org>
<bitoret.com>
<bitorren.com>
<bitorrent.com>
<bitorrent.net>
<bitorrent.org>
<bitorret.com>
<bittoren.com>
<bit-torent.com>
<bittorent.com>
<bittorentmovies.com>
<bittorent.net>
<bittorent.org>
<bittoret.com>
<bittorrend.com>
<bit-torrent.com>
<bittorrent-download.com>
<bittorrentdownload.com>
<bittorrent-files.com>
<bittorrent-games.com>
<bittorrent.info>
<bittorrent-movies.com>
<bittorrentmovies.com>
<bittorrent.net>
<bittorrent-plus.com>
<bittorrentplus.com>
<bittorrent-plusplus.com>
<bittorrentplusplus.com>
<bittorrentplusplus.net>
<bittorrentplusplus.org>
<bittorrent-pp.com>
<bittorrentpp.com>
<bittorrent-sites.com>
<bittorret.com>
<bittorret.net>
<bittorret.org>
<bitt-torrent.com>
<bitttorrent.com>
<bytetorent.com>
<byte-torrent.com>
<bytetorrent.com>
<bytetorrent.net>
<bytetorrent.org>
<www-bittorrent.com>
<wwwbittorrent.com>
Die Domainvergabestelle ist KEY-SYSTEMS GmbH (auch bekannt als DomainDiscount24.net), Zweibrücken, Deutschland.
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerdeschrift in Englisch ging beim WIPO Schieds- und Schlichtungszentrum (im Folgenden “Zentrum”) per E-Mail und in körperlicher Form am 11. August 2005 ein. Am 16. August 2005 wurde von der zuständigen Domainvergabestelle bestätigt, dass die streitgegenständlichen Domainnamen auf der in der Beschwerdeschrift genannten Beschwerdegegnerin registriert sind.
Das Zentrum wies die Beschwerdeführerin am 24. August 2005 darauf hin, dass die Sprache des Verfahrens gemäss paragraph 11 der Verfahrensordnung die Sprache des Registrierungsvertrages sei und forderte sie auf, die Beschwerdeschrift entweder in deutscher Sprache einzureichen oder eine Vereinbarung mit dem Beschwerdegegner vorzulegen, in der sich die Parteien auf Englisch als Verfahrenssprache einigten. Das Zentrum teilte der Beschwerdeführerin ebenfalls mit, dass die Beschwerdeschrift in einem Original und vier Ausfertigungen eingereicht werden müsse und dass sie sich im Hinblick auf Rechtsbehelfe gegen eine Beschwerdeentscheidung, welche die Löschung oder Übertragung der Domainnamen anordnet, der Zuständigkeit der Gerichte am Wohnsitz des Domainnameninhabers unterwerfen müsse (gegenseitige rechtliche Zuständigkeit). Das Zentrum forderte die Beschwerdeführerin auf, diese Mängel innerhalb von fünf Tagen zu beheben.
Am 31. August 2005 verlängerte das Zentrum die Frist für die Beseitigung der Mängel der Beschwerdeschrift auf den 20. September 2005.
Die Beschwerdeführerin reichte die geänderte Beschwerdeschrift per E-Mail am 9. September 2005 und in körperlicher Form am 12. September 2005 ein.
Am 26. September 2005 teilte das Zentrum der Beschwerdeführerin mit, dass der Mangel betreff gegenseitiger rechtlicher Zuständigkeit nicht beseitigt worden war und forderte sie auf, sich innert fünf Tagen der Zuständigkeit der Gerichte am Wohnsitz des Domainnameninhabers zu unterwerfen, gemäss paragraph 1 und paragraph 3(b)(xiii) der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (im Folgenden “UDRP Verordnung”).
Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Abänderung ging am 27. September 2005 beim Zentrum ein.
Am 28. September 2005 stellte das Zentrum die Beschwerdeschrift der Beschwerde-gegnerin zu und forderte sie auf, bis zum 18. Oktober 2005 eine Beschwerdeerwiderung einzureichen.
Das Zentrum bestätigte am 19. Oktober 2005 den Empfang der Beschwerdeerwiderung.
Am 2. November 2005 teilte das Zentrum den Parteien mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Dr. Kamen Troller bestellt wurde, und dass der Einzelpanelist eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben hat. Für den Erlass der Entscheidung wurde der 16. November 2005 festgesetzt.
4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin hat die Marke “Bittorrent” seit Juli 2001 verwendet, um Software kenntlich zu machen und zu vertreiben, die Peer-to-Peer-Kommunikation (P2P-Kommunikation) und sonstige Formen der Kommunikation über das Internet ermöglicht (vgl. Anhang D Beschwerdeschrift).
Die Marke der Beschwerdeführerin wurde in der Europäischen Gemeinschaft am 11. und 14. Juli 2005 über zwei Gemeinschaftsmarken Klasse 9 gemäss dem Nizzaer Abkommen mit den Nummern 004470498 und 004470407 geschützt, wobei die erste Eintragung für das Wort “BITTORRENT” und die zweite für die entprechende Wort/Bildmarke “BitTorrent” vergeben wurde. Die Eintragung hält fest, dass die Marken im Zusammenhang mit P2P-Software und einer Suchmaschine verwendet werden (vgl. Anhang F Beschwerdeschrift).
Die Beschwerdegegnerin hat die Eintragung der Gemeinschaftsmarke “bittorrent” beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) am 6. Juni 2003 beantragt (GM-117885; vgl. Anlage 3 Beschwerdeerwiderung). Die Anmeldung der Marke “bittorrent” beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgte am 25. August 2003 unter Nr. 303 43 101 (vgl. Anlage 4 Beschwerdeerwiderung).
Die Parteien bieten die gleichen Produkte an (Zugriff auf P2P bzw. auf Datenaustauschsoftware) und benutzen den gleichen Vertriebskanal, das Internet.
5. Parteivorbringen
A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin führt folgendes aus:
Alle strittigen Domains der Bittorrent-Marke seien verwirrend ähnlich, da jede eine Variation des Wortes “Bittorrent” darstelle. Das Wort “Bittorrent” sei durch Hinzufügung, Wegnahme, Umstellung und/oder Ersetzung eines oder mehrerer Worte und Buchstaben zweckentsprechend verändert worden, wodurch ein neues Wort geschaffen wurde, das einen Begriff integriere, der der Marke der Beschwerdeführerin im Anblick, in der Aussprache und/oder in der Rechtschreibung entweder identisch oder verwirrend ähnlich sei. Dieses Verhalten führe in Bezug auf die Quelle der auf der Website der Beschwerdegegnerin angebotenen Produkte und Dienstleistungen zur Verwirrung im Markt und verletzte insofern die feststehenden Grundsätze des Markengesetzes und des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb.
Die Beschwerdegegnerin habe zudem keine Rechte oder legitimen Interessen an den strittigen Domainnamen. Weder die Beschwerdegegnerin noch eines ihrer Produkte oder Dienstleistungen sei gemeinhin unter dem Namen “bittorrent” bekannt. Die Beschwerdegegnerin beteilige sich auch nicht an einer legitimen, nicht gewerblichen, lauteren Nutzung der Marke der Beschwerdeführerin. Ausserdem nütze die Beschwerdegegnerin die Marke Bittorrent nicht einfach als Namen oder als Hinweis, sondern dafür, Benutzer auf nicht verbundene Websites Dritter (nämlich “www.Mp3Dollars.com”, bzw. “www.Mp3.DownloadHQ.com”) zu locken, die versuchen, Besucher über bezahlte verbundene Unternehmen zu rekrutieren. Die Beschwerdegegnerin missbrauche somit die Marke Bittorrent für ihren eigenen kommerziellen Gewinn. Im Gegensatz dazu biete die Beschwerdeführerin ihre Software zum kostenlosen Download an.
Schliesslich erläutert die Beschwerdeführerin, dass die Domains von der Beschwerdegegnerin bösgläubig registriert und genutzt wurden. Die Registrierung und Nutzung der strittigen Domains habe stattgefunden, um andere, namentlich die Beschwerdeführerin, an der Wiederspiegelung ihrer Marken in entsprechenden Domainnamen zu hindern. Zudem habe die Beschwerdegegnerin verwirrend ähnliche Domainnamen registriert und benutzt mit der Absicht, Besucher auf Konkurrenz-Sites umzuleiten. Mehrere Sites der Beschwerdegegnerin seien inaktiv.
Aus diesen Gründen beantragt die Beschwerdeführerin, die strittigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen und sie dergestalt der Nutzung durch die Beschwerdegegnerin und andere zu entziehen.
B. Beschwerdegegnerin
Die Beschwerdegegnerin führt folgendes aus:
Sie verwende das Zeichen “bittorrent” insbesondere für Zwecke des Marketings, der Werbung für dritte Unternehmen und für Filesharing und Informationen über Software, wobei die registrierten Domains regelmässig zunächst als Weiterleitung auf bereits eingerichtete Internetseiten dienten. Nunmehr sei die Umsetzung der Projekte der Beschwerdegegnerin aber weiter gediehen, und die Beschwerdegegnerin benützte das Zeichen “bittorrent” bereits ausdrücklich für Internetseiten, welche Informationen zum Bereich Software und Dateienaustausch bereit halten.
Der durchschnittliche Internetbenutzer sei sehr wohl in der Lage, zwischen den Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin und dem Internetauftritt der Beschwerdeführerin zu unterscheiden. Alle strittigen Domains seien registriert worden, um über ein möglichst grosses Angebot an Webseiten leicht verfügen zu können und zu verhindern, dass Dritte sich an die Marke anlehnten. Einige dieser Domains könnten zudem mangels verwirrender Ähnlichkeit schon gar nicht mit der Marke “bittorrent” verwechselt werden.
Zumindest im territorialen Gebiet der Europäischen Gemeinschaft habe die Beschwerdegegnerin ein eigenes (älteres) Recht an den strittigen Domainnamen erworben. Die Gemeinschaftsmarke “bittorrent” sei am 6. Juni 2003 und die deutschen Marke “bittorrent” am 25. August 2003 angemeldet worden, und habe am 1. Oktober 2003 zur Eintragung ins Register des Deutschen Patent- und Markenamtes geführt. Die fünfjährige Schonfrist für die Benutzung der Zeichen sei zudem noch nicht abgelaufen (Anlage 5 Beschwerdegegnerin). Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrem Produkt bis heute ausschliesslich oder absolut überwiegend an Nutzer in den USA.
Die Beschwerdegegnerin habe nicht bösgläubig gehandelt. Von Bösgläubigkeit könnte im vorliegenden Sachverhalt allenfalls ausgegangen werden, wenn die Beschwerdegegnerin in einen schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers eingegriffen hätte. Vorliegendenfalls habe es schon an einer Vorbenutzung im europäischen Raum gefehlt. Es gäbe keinen Hinweis darauf, dass die Beschwerdeführerin als Unternehmen aus den Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt der Registrierung der Domains durch die Beschwerdegegnerin beabsichtigt habe, ein Angebot von Waren und Dienstleistungen in der Folgezeit auf den europäischen Raum zu erstrecken. Da aber im territorialen Gebiet Europas keinerlei ältere Rechte an Domains oder Zeichen existierten, sei es legitim, und keineswegs bösgläubig, die freistehenden Domains auf sich zu registrieren. Ohnehin stehe der Beschwerdeführerin keine notorische Bekanntheit zu, auch nicht im Ursprungsland USA.
Die Beschwerdegegnerin fordert das Beschwerdepanel daher auf, die von der Beschwerde-führerin geltend gemachten Ansprüche zurückzuweisen. Sollte das Beschwerdepanel Zweifel an dem Recht und dem legitimen Interesse der Beschwerdegegnerin hegen, bittet diese um die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin und um die Verweisung an ein deutsches Gericht. Vorweg bittet sie das Beschwerdepanel um die Klarstellung dahingehend, dass der Gerichtsstand bezüglich der fraglichen Domains für etwaige gerichtliche Auseinandersetzungen, die sich an die Entscheidung des Beschwerdepanel anschliessen könnten, Zweibrücken ist, weil sich dort der Sitz der Domainvergabestelle befindet.
6. Entscheidungsgründe
(a) Identischer oder verwechselbar ähnlicher Domainname
Vorliegendenfalls geht es vor allem um die Benutzung des gewiss unterscheidungskräftigen Zeichens „BITTORENT“ respektive um Zeichen mit der Silbenfolge BI – TOR – ENT, wobei die Verdoppelung gewisser Konsonanten keine entscheidende Funktion hat.
Die Beschwerdeführerin verwendet die Bezeichnung Bittorrent seit 2001 zum Vertriebe von Software in den USA und hat einen gleichlautenden Domainnamen eingetragen seit dem 13. August 2001.
Sie hat im Jahre 2005 die Bezeichnung Bittorrent auch als Gemeinschaftsmarke im europäischen Raum hinterlegt.
Die Beschwerdegegnerin hat im Jahre 2003 eine Gemeinschaftsmarke und eine deutsche Marke „bittorrent“ eintragen lassen. Sie hat zwischen 2002 und 2004 die jetzt zum Streit stehenden Bittorrent Bezeichnungen als Domainnamen eingetragen.
Diese Bezeichnungen sind alle quasi-identscih und daher verwechselbar.
Insoweit wäre die Bedingung von paragraph 4a(i) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (im Folgenden „Richtlinie“) erfüllt.
Anders verhält es sich mit den Domainnamen „bytetorrent“ – byte wird wohl überall als „bait“ und nicht als „bi-t“ oder „bi-te“ ausgesprochen – diese Bezeichnung unterscheidet sich daher im Schriftbild etwas und phonetisch stark von „bitorrent“.
(b) Rechte oder berechtigtes Interesse am Domainnamen
Die Beschwerdeführerin hat nicht bewiesen, dass sie ältere Markenrechte an der Bezeichnung „BITTORRENT“ oder verwechselbar ähnlichen Zeichen besitzt. Sie hat nicht einmal bewiesen, dass sie wenigstens eine sogenannte „common law“ Marke hat auf Grund des ursprünglichen Gebrauchs in den USA. Doch auch eine solche Marke hätte - sofern sie bestünde - ohnehin nur Geltung in den USA.
Gemäss paragraph 4(c) kann ein Beschwerdegegner seine Rechte und berechtigten Interessen am Domainnamen darlegen. Insbesondere folgende Umstände beweisen die Rechte beziehungsweise berechtigten Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen, falls vom Beschwerdepanel nach Würdigung aller vorgelegten Beweismittel als nachgewiesen erachtet:
(i) Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen im Zusammenhang mit einem gutgläubigen Angebot von Waren und Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung nachweislich vorbereitet, bevor er eine Mitteilung über das Beschwerdeverfahren erhielt;
(ii) Der Beschwerdegegner ist (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen allgemein bekannt, auch wenn er kein Recht an einer Marke erworben hat; oder
(iii) Der Beschwerdegegner nutzt den Domainnamen in rechtmässiger nichtgewerblicher oder sonst lauterer Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen.
Vorliegendenfalls hat die Beschwerdeführerin selber dargelegt, dass die Beschwerdegegnerin gewisse Bittorrent Domainnamen als link zu anderen websites benutze. Die Beschwerdegegnerin führt zusätzlich an, sie benütze die Bittorrent Websites zur Information über Software und Dateienaustausch. Sie hält darüber hinaus in Europa die älteren Markenrechte an dem Begriff BITTORRENT- sie hat die Marke Bittorent in Europa 2003 eingetragen – lange vor der Einleitung dieses Verfahrens.
Damit erfüllt die Beschwerdegegnerin die Bedingungen von paragraph 4(c)(i) der Verordnung und die Beschwerdeführerin hat keinen Gegenbeweis erbracht.
(c) Bösgläubige Anmeldung oder Nutzung des Domainnamens
Damit ein Gesuchsteller die Übertragung eines Domainnamens fordern kann, muss er nach paragraph 4(b) der Richtlinie zum mindesten glaubhaft machen, dass der Domainname bösgläubig angemeldet und genutzt wurde. Paragraph 4(b) nennt - nicht abschliessend - die folgenden vier Umstände, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Nutzung beinhalten:
(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt, zu veräussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;
(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;
(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder
(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Website oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.
Im vorliegenden Fall ist der Tatbestand von paragraph 4(b)(i) nicht gegeben.
Die Beschwerdeführerin hat nicht bewiesen, dass sie durch die Domainnamenregistrierungen der Beschwerdegegnerin in der Ausübung ihres Geschäftes behindert wird – daher sind auch paragraph 4(b)(ii) und (iii) nicht anwendbar.
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdegegnerin aus der Bekanntheit der Bezeichnung „BITTORRENT“ Nutzen zieht, indem sie eine grosse Menge von ähnlich lautenden Domainnamen angemeldet hat und diese in gewinnbringender Weise zu benutzen versucht. Die Beschwerdeführerin hat jedenfalls nicht nachgewiesen, dass die Beschwerdegegnerin dabei bösgläubig gehandelt hat (dies vor allem angesichts der unklaren Situation bezüglich der Markenrechte). Man kann auch nicht sagen, dass die Beschwerdegegnerin ihre Domainnamen in schikanöser Weise gebraucht; es ist an und für sich nicht unzulässig, Domainnamen als link zu anderen Sites einzusetzen. Die Beschwerdegegnerin hat die strittigen Namen schon seit geraumer Zeit als Marken eingetragen, die Beschwerdeführerin hat sich erst vor kurzem entschlossen, auch auf dem europäischen Markt aufzutreten.
Die UDPR Verfahren sind nicht dazu geeignet, um komplexe Sachverhalte abzuklären, und um Interessenabwägungen vorzunehmen – dies kann besser in einem ordentlichen Zivilverfahren wegen unlauterem Wettbewerbs entschieden werden.
Bezüglich der „bytes“ Domainnamen besteht, wie unter Punkt 6 a) ausgeführt, ohnehin keine Verwechslungsgefahr.
7. Entscheidung
Aus obigen Überlegungen wird die Beschwerde abgewiesen.
Dr. Kamen Troller
Einzelpanelist
Datum: 16. November 2005