Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

France Telecom contre KLTE Limited

Litige n°DFR2005-0019

1. Les parties

Le requérant est la société France Telecom, Paris, France représenté par DS Avocats, France.

Le défendeur est la société KLTE Limited, Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Die Webagentur.at, Baden, Autriche.

3. Rappel de la procédure

Conformément au Règlement sur la procédure alternative de résolution de litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après désigné le “Règlement”), le Requérant a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) reçue par le Centre par courrier postal le 16 novembre 2005, et sous forme électronique le 28 novembre 2005.

Le Centre a accusé réception de la plainte le 18 novembre 2005, et a adressé le même jour une requête à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (“l’AFNIC”) aux fins de vérification des éléments du litige et le gel des opérations. L’AFNIC a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 22 novembre 2005.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le Centre a adressé en date du 29 novembre 2005 une notification de la plainte au Défendeur, valant ouverture de la présente procédure administrative. Le Défendeur a adressé deux réponses très brèves par courrier électronique en date du 30 novembre et du 14 décembre 2005; la seconde réitérant en langue française le contenu du 1^er courrier électronique adressé en langue anglaise. Le Centre accusa réception de ces 2 courriers en date du 1^er et 15 décembre en recommandant au Défendeur de répondre officiellement à la plainte selon les formes prescrites par le Règlement.

Faute de recevoir une réponse officielle du Défendeur dans les formes requises et le délai imparti par le Règlement fixé en l’espèce au 19 décembre 2005, le Centre a adressé le 20 décembre 2005 une notification d’un défaut du Défendeur.

Le Défendeur adressa en réponse au Centre le jour même un courrier électronique indiquant avoir répondu à la plainte en date du 14 décembre 2005. Le Centre a accusé réception de la dernière réponse du Défendeur et indiqué à celui-ci la transmission de sa réponse avec les autres pièces du dossier à l’expert qui sera nommé pour le présent litige.

Le 27 décembre 2005, le Requérant a demandé au Centre l’autorisation de transmettre des pièces et observations complémentaires à sa plainte. Le Centre accusa réception de la requête du Requérant le 28 décembre 2005. L’expert a décidé d’admettre les observations complémentaires du Requérant en vertu de ses pouvoirs au titre de l’article 17 du Règlement.

En date du 17 janvier 2006, le Centre a nommé Dina Founes comme expert unique dans le présent litige. L’expert constatant qu’il a été désigné conformément au Règlement, a adressé au Centre une déclaration d’acceptation, et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant, la société France Telecom, est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications et de téléphonie mobile et est aujourd’hui présent dans plus de 50 pays. Second opérateur mobile et fournisseur d’accès Internet en Europe, France Telecom développe régulièrement ses lignes de produits et de services en relation avec la communication et de l’Internet. C’est ainsi que France Telecom a lancé en juillet 1998 un nouveau site portail généraliste “www.voila.fr” contenant des rubriques diverses et variées comme les pages jaunes, le shopping on-line, les spectacles ou les voyages et agrémenté d’un outil de recherche performant par le biais du site de recherche “www.voila.com”.

Pour protéger sa marque VOILA en France, le Requérant a pris la précaution de l’enregistrer à titre de marque pour designer, entre autres, les services de telecommunication (classe 38), et exploite extensivement cette marque pour designer son site portail à contenu général au point que celle-ci constitue aujourd’hui une marque bien connue du public internaute à tous le moins en France.

L’AFNIC, ayant reçu de nombreuses plaintes à l’encontre de la société KLTE Limited (le Défendeur) concernant le dépôt de plus de 1,200 noms de domaines en “.fr” reproduisant des marques existantes pour certaines célèbres, a ordonné en Juillet 2005 le blocage de ces noms de domaine réservés par le Défendeur, et a publié sur son site la liste de ces noms afin d’informer les titulaires des marques antérieures qui pourraient s’estimer lésés par ces enregistrements.

C’est ainsi que le Requérant a découvert sur cette liste l’enregistrement par le Défendeur des noms de domaine suivants : <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> qu’il estime identique et/ou très proches de son nom de domaine et marque notoire VOILA.

Ces noms de domaine litigieux ont été enregistrés comme suit :

- <volila.fr> : le 25 avril 2005

- <voiala.fr> : le 19 mai 2005

- <voilasport.fr> : le 23 mai 2005

- <voisa.fr> : le 30 mai 2005

Suite à cette découverte, Le Requérant adressa au Défendeur deux lettres de mise en demeure en date du 23 août et du 7 septembre 2005 l’informant de ses droits privatifs sur la marque VOILA, et lui demandant d’annuler en conséquence les réservations des noms de domaines précités. Le Défendeur n’ayant pas répondu favorablement à ces lettres, le Requérant décida de soumettre le présent litige au Centre.

5. Argumentation des parties

L’argumentation des parties est comme suit :

A. Le Requérant

A l’appui de sa plainte, le Requérant a remis la copie des enregistrements français suivants de la marque VOILA justifiant ainsi de ses droits sur la marque susvisée :

(1) Marque française VOILA n° 98730957, enregistrée le 4 mai 1998 et couvrant les produits et services en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42;

(2) Marque française VOILA n° 1256418, enregistrée le 6 janvier 1984 et renouvelée le 15 Avril 2004, couvrant les produits et services en classes 9, 16, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 45;

Le Requérant indique également avoir enregistré les deux noms de domaine suivants incluant le vocable “Voila” :

- <voila.fr> le 28 mai 1998.

- <voila.com> le 25 juillet 1998.

Et que ces 2 noms de domaine sont largement exploités par le Requérant pour designer son site portail à contenu général “www.voila.fr”.

Le Requérant fait valoir à l’appui de sa plainte à l’encontre du Défendeur que :

- Les noms de domaine litigieux présentent une grande similarité avec la marque notoire VOILA du Requérant entraînant ainsi un risque de confusion certain dans l’esprit du public dès lors que le Défendeur a (1) reproduit et imité la marque VOILA du Requérant en utilisant la technique connue de “typosquatting” pour les noms de domaine <voisa.fr>, <volila.fr> et <voiala.fr> et (2) a reproduit servilement la marque VOILA au sein du nom de domaine contesté <voilasport.fr> faisant croire ainsi au public internaute que le site apparaissant sous “www.voilasport.fr” est en l’espèce une déclinaison du site Internet “www.voila.fr” du Requérant.

- Le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs sur la dénomination Voila en France à titre de marque, et la réservation illicite par le Défendeur des noms de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant au titre des articles L713-2 et L713-3 du CPI.

- La mauvaise foi du Défendeur doit être retenue en l’espèce dès lors que le Défendeur est domicilié en France et qu’il ne peut de ce fait ignorer l’existence du site Internet notoire “www.voila.fr” du Requérant. En outre, le nombre considérable et récent de réservations (un peu plus de 1200) par le Défendeur de noms de domaine en .fr correspondants à des marques existantes, pour certaines notoires tel que cela a été mis en évidence par l’AFNIC en juillet 2005, est de nature a renforcer la mauvaise foi du Défendeur.

- En réservant illégitimement les noms de domaine litigieux à son profit, le Défendeur a cherché à tirer indûment profit de la notoriété du site Internet du Requérant “www.voila.fr” et à détourner ainsi la clientèle internaute du Requérant vers ses propres sites, démontrant ainsi un comportement déloyal et contraire aux bonnes pratique du commerce.

Compte tenu de l’ensemble des arguments développés ci-dessus, le Requérant s’estime fondé à demander la transmission des noms de domaine litigieux <voisa.fr>, <volila.fr>, <voiala.fr> et <voilasport.fr> à son profit.

B. Le Défendeur

Le Défendeur a répondu succinctement par courrier électronique à la plainte du Requérant sans répondre précisément aux arguments du Requérant, et sans respecter les formes requises par l’article 15 du Règlement.

Bien que n’étant pas conforme aux conditions prescrites par l’article 15 du Règlement, l’expert, en vertu de ses pouvoirs tirés de l’article 17 du Règlement, prendra néanmoins en considération la brève réponse du Défendeur qui sera donc admise au dossier.

Dans sa brève réponse, le Défendeur indique que l’enregistrement des noms de domaines <voiala.fr> et <voisa.fr> ont été acquis de bonne foi et qu’ils ne sont pas similaires à la marque VOILA et au nom de domaine <voila.fr> du Requérant. S’agissant des 2 autres noms de domaine litigieux <volila.fr> et <voilasport.fr>, le Défendeur soutient avoir proposé au Requérant de lui transmettre ces 2 noms de domaine moyennant le remboursement de ses frais d’enregistrement ou de procéder à leur radiation et qu’il n’a pas reçu de réponse du Requérant concernant cette offre. L’expert note que, hormis sa réponse électronique du 14 décembre 2005, le Défendeur ne verse aucune pièce en ce sens confirmant ses allégations.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’article 1 du Règlement définit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

Considérant les arguments développés par le Requérant, l’expert doit s’attacher en l’espèce à rechercher si les conditions posées dans ces dispositions sont remplies; à savoir si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur constitue bien en l’espèce une violation des droits de propriété intellectuelle du Requérant, ainsi qu’une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

Enfin, pour ordonner la transmission du nom de domaine litigieux au Requérant, l’expert devra rechercher si le Requérant a bien justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte; en l’occurrence la dénomination VOILA.

A. L’atteinte aux droits du Requérant

(1) Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Après comparaison des noms de domaine litigieux <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> avec les marques verbales du Requérant VOILA n° 98730957 et n° 1256418, l’expert relève que ces noms de domaine constituent bien la reproduction et l’imitation de la marque VOILA.

En effet, le nom de domaine contesté <voilasport.fr> reproduit intégralement la dénomination Voila qui constitue indéniablement la partie caractéristique et essentielle au sein de ce nom, et le fait d’y adjoindre, sans espace, un second élément verbal descriptif comme le mot “sport” et l’extension .fr n’est pas suffisant pour écarter la similitude et le risque de confusion dans l’esprit du public entre ces 2 signes. C’est ainsi que l’internaute recherchant une information sportive sur le site “www.voila.fr” du Requérant confondra aisément le nom de domaine litigieux <voilasport.fr> avec la page sportive appartenant au site généraliste du Requérant apparaissant sur le Web sous l’URL “http://sports.voila.fr/”.

S’agissant des noms de domaine suivants <voisa.fr>, <volila.fr>, et <voiala.fr>, l’expert relève que ces signes ne diffèrent de la marque VOILA du Requérant que par l’addition de la lettre “l” ou “a” dans les noms <volila.fr> et <voiala.fr>, ou par le remplacement de la lettre “l” par la lettre “s” dans le nom de domaine <voisa.fr>. L’expert en déduit que le Défendeur a eu recourt en l’espèce à la pratique illicite de “typosquatting” (qui consiste pour le réservataire usurpateur à se rapprocher d’une marque connue existante en modifiant de manière mineure l’orthographe de celle-ci dans son nom de domaine espérant ainsi attirer les internautes maladroits qui, suite à une faute de frappe, seront dirigés vers les sites du réservataire usurpateur permettant à ce dernier de parasiter ainsi la marque existante). En l’espèce, le Défendeur a manifestement appliqué cette technique dans un but spéculatif pour détourner les internautes commettant ces fautes de frappe vers les sites du Défendeur ainsi que vers des sites proposant des liens sponsorisés comme les pages de parking.

L’expert précise en outre que les éléments de réponse, très succins, invoqués par le Défendeur pour écarter la similitude des noms de domaine <voisa.fr> et <voiala.fr> avec la marque VOILA manquent de pertinence et de conviction; en effet la référence au terme “visa” pour le nom de domaine <voisa.fr> et le renvoi à la langue italienne pour le nom de domaine <voiala.fr> sont sans portée pour justifier la réservation des noms de domaine en cause. Cette réponse constitue plutôt une manœuvre déguisée du Défendeur pour tenter de couvrir sa mauvaise foi et de justifier ainsi sa réservation illégitime de ces noms de domaine. De plus, l’expert relève que le Défendeur ne conteste pas dans sa brève réponse les droits privatifs du Requérant sur la marque VOILA et ne démontre pas non plus détenir des droits antérieurs sur ces noms susceptible de justifier un intérêt légitime à réserver et utiliser ces noms.

Il résulte de ce qui précède que les noms de domaine litigieux constituent bien la contrefaçon et l’imitation de la marque VOILA du Requérant au titre des articles L713-2 CPI et L713-3 CPI, et leur enregistrement par le Défendeur est bien intervenu en violation des droits du Requérant sur ses marques VOILA et ses noms de domaine antérieurs <voila.fr> et <voila.com>.

(2) Atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale

Pour apprécier si l’atteinte portée aux droits du Requérant a été effectuée au mépris des règles loyales de la concurrence et du commerce, il convient de vérifier si l’utilisation des noms de domaine litigieux constitue une exploitation injustifiée de la marque notoire VOILA.

Il ressort des recherches effectuées par l’expert que les sites correspondant aux noms de domaine litigieux sont selon le pays d’accès :

(i) soit exploités directement par le Défendeur sous la forme de sites contenant un moteur de recherche et de nombreux liens hypertextes pointant vers d’autres sites, dont des sites portails, offrant à la vente des produits et services variées relatifs aux tourisme et voyages, finances, santé, assurances, etc. L’expert relève en outre que le Défendeur mentionne dans la partie supérieure de chaque page d’accueil de ces sites la phrase suivante “this Domain is for sale”.

(ii) soit maintenus par un site de “domain parking” “www.landingdomainsponsor.com” plaçant sur les pages d’accueil de chaque site litigieux un grand nombre de liens hypertextes offrant des produits et services variées allant des sites de rencontres, de voyages, ou de finances, jusqu’aux sites porno, ou de jeux d’argent, etc.

Au vu de ce qui précède, les sites exploités sous les noms de domaine litigieux ne proposent donc pas des produits et/ou services en relation avec les activités du Défendeur, mais sont utilisés par le Défendeur dans un but purement lucratif pour tirer indûment profit de la notoriété de la marque VOILA du Requérant en se plaçant dans son sillage pour détourner ensuite la clientèle potentielle du Requérant vers des sites sponsors offrant des produits et services variés et rémunérant le Défendeur en contrepartie de chaque click provenant des sites litigieux.

L’expert estime en outre que la mauvaise foi du Défendeur est clairement établie en l’espèce pour les raisons suivantes : (1) le Défendeur étant domicilié en France, il ne pouvait raisonnablement ignorer les droits antérieurs privatifs du Requérant sur la marque VOILA qui constitue indéniablement une marque notoire en France pour designer le portail “www.voila.fr” lequel représente le second site portail français de France Telecom après le portail “www.wanadoo.fr”, (2) le Défendeur a été officiellement informé des droits privatifs du Requérant suite aux 2 lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées, mais n’a pas rétabli les droits du Requérant sur sa marque en souscrivant à la demande de ce dernier par l’annulation immédiate des noms litigieux, (3) la mention de la phrase “This Domain is for sale” sur les pages d’accueil des sites litigieux démontrent l’intention spéculative du Défendeur qui a manifestement réservé les noms de domaine en cause pour en tirer indûment profit non seulement au travers d’une exploitation illégitime, mais aussi en les revendant éventuellement au Requérant ou à des tiers, (4) la réservation massive par le Défendeur d’environ 1,200 noms de domaine en .fr dont un grand nombre sont des reproductions ou des imitations (typosquatting) de marques célèbres existantes, et (5) le Défendeur semble coutumier des procédures PARL dès lors qu’il a déjà été condamné récemment pour des réservations illicites de noms de domaine reproduisant des marques existantes. Voir en ce sens Application des Gaz, Société par Actions Simplifiée contre KLTE Limited, Litige OMPI n° DFR2005-0004 (9 juin 2005), et Les Echos contre KLTE Limited, Litige OMPI n° DFR2005-0012 (21 octobre 2005).

L’expert retient en conséquence que le Défendeur a de toute évidence agit sciemment en fraude des droits du Requérant sur la marque VOILA et qu’il n’a jamais eu l’intention d’exploiter légitimement les noms de domaine contestés. L’intention véritable du Défendeur tel que cela ressort des éléments du dossier est de se placer dans le sillage de la notoriété de la marque VOILA pour détourner les internautes du site du Requérant et les rediriger vers ses propres sites ou vers des sites listant des liens sponsorisés lui permettant de générer ainsi sans effort des revenus illégitimes. Une telle exploitation des noms de domaine litigieux par le Défendeur est en violation des droits du Requérant sur sa marque VOILA et constitue par conséquent un comportement déloyal et parasitaire au sens de l’article 1382 du Code Civil.

Au vu de ce qui précède, l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> démontrent à l’évidence un comportement fautif de la part du Défendeur contraire aux bonnes pratiques commerciales et portant ainsi atteinte aux droits du Requérant sur sa marque VOILA et sur les noms de domaine antérieurs <voila.fr>, et <voila.com>.

B. Justification des droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux

Au vu des pièces versées au dossier, l’expert considère que le Requérant justifie de ses droits exclusifs sur la dénomination VOILA à titre de marque, ainsi qu’a titre de noms de domaine.

Le Requérant est donc manifestement bien fondé à demander la transmission à son profit des noms de domaine litigieux <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr>.

7. Décision

Pour les motifs exposées ci-dessus, et conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’expert ordonne le transfert des noms de domaine <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> au profit du Requérant.

Dina Founes
Expert Unique

Le 31 janvier 2006