Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

MATTEL, INC v. Carlos Hernández

Caso No. DMX2005-0009

1. Las Partes

La Promovente es MATTEL, INC, con domicilio en El Segundo, Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cia, México.

La Titular es Carlos Hernández, con domicilio en México D.F., México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <fisher-price.com.mx> <fisherprice.com.mx> <hotwheels.com.mx> <myscene.com.mx>.

El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de diciembre de 2005. El 28 de diciembre de 2005, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 2 de enero de 2006, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente o Promovente presentó una solicitud modificada el 12 de enero de 2006. El Centro verificó que la solicitud junto con la solicitud modificada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Artículos 2.A y 4.C del Reglamento, el Centro notificó formalmente la solicitud al titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de enero de 2006. De conformidad con el Artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 8 de febrero de 2006. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el 9 de febrero de 2006 el Centro notificó al titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (“Panel”) el día 15 de febrero de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 9 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México:

El nombre de dominio <hotwheels.com.mx> fue registrado el 29 de septiembre de 2005.

El nombre de dominio <fisher-price.com.mx> fue registrado el 4 de abril de 2005.

El nombre de dominio <fisherprice.com.mx> fue registrado el 29 de septiembre de2005.

El nombre de dominio <myscene.com.mx> fue registrado el 29 de septiembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Identidad o Semejanza en Grado de Confusión, Artículo 1a)i de la Política

La Promovente argumenta lo siguiente:

La Promovente es una empresa mundialmente reconocida como líder en el campo de la producción de juguetes. Entre sus más reconocidas marcas, se cuentan HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE, que son marcas registradas en diversos países del mundo.

Al comparar los nombres dominios en disputa con las marcas de la Promovente, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

a) que el sistema de registro nombres de dominio no permite el uso de espacios en nombres de dominio;

b) que el sufijo “.com.mx” necesariamente forma parte de todos los nombres de dominios de código de país (ccTLD) mexicanos; y

c) que el sistema de registro nombres de dominio no permite el uso de letras mayúsculas. Por lo tanto, los elementos y situaciones citados no pueden ser valorados como características que diferencian al nombre de dominio de las marcas registradas (y cita Informaciones Canarias S.A. (infocarsa) v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780)

Por tanto, es evidente que las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE registradas a nombre de Mattel, Inc. son idénticas a los nombres de dominio <hotwheels.com.mx>, <fisher-price.com.mx>, <fisherprice.com.mx> y <myscene.com.mx>, toda vez que están incluidas en su totalidad dentro de los mismos (y cita Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

Respecto de las marcas de la Promovente que incluyen un diseño, debido a la naturaleza de los nombres de dominio, es imposible hacer una comparación con relación al diseño que compone a una marca (citando Turisme de Catalunya. v. Lucas Mas Brothers, Caso OMPI No. D2001-0390).

Ausencia de Derechos o Intereses Legítimos de la Titular Respecto del Nombre de Dominio, Artículo 1a)ii de la Política

La Promovente presentó los siguientes argumentos:

La Titular no tiene derecho o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio controvertidos, ya que no cuenta con registros para dichas marcas. Resulta imposible que la Titular pudiera haber registrado las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE en México porque los registros de la Promovente se lo hubieran impedido.

La Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización de los nombres de dominio en disputa o un nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, la Titular carece de contenido propio y ha estacionado dichos nombres de dominio en un sitio web de parking conocido como <sedo.com>.

En este punto, cabe resaltar la naturaleza del sitio web de parking <sedo.com> que proporciona el contenido al que accede el tráfico de los nombres de dominios y a la vez se encarga de negociar la venta de los nombres de dominio.

El servicio de “parking” de nombres de dominios ofrecido por <sedo.com> es gratuito y consiste en:

a) mostrar a través del nombre de dominio publicidad orientada al “público potencial” del mismo;

b) pagar dinero al titular del nombre de dominio sobre la publicidad mostrada en su página;

c) “el parking permite ganar dinero con el tráfico de sus nombres de dominio inmediatamente y sin ningún esfuerzo” (y exhibe impresiones <sedo.com>, en donde la Promovente resalta lo siguiente:

a) El servicio de parking es gratuito; razón por la cual la Titular no ha realizado inversión alguna con relación a los nombres de dominio, fuera de los gastos de registro;

b) Los nombres de dominio son ofrecidos en venta a través de un hipervínculo con el sitio de <sedo.com>, mismo que al ser ingresado para comprar los nombres de dominio ofrece estadísticas sobre el grado de popularidad de los nombres de dominios;

c) Además de las estadísticas mencionadas en el punto anterior, de la visita al sitio <sedo.com> se desprende que los nombres de dominios <hotwheels.com.mx>, <fisher-price.com.mx>, <fisherprice.com.mx> y <myscene.com.mx> carecen de contenido. Por lo tanto, es difícil pensar que la Titular pudiera contar con algún interés legitimo sobre las marcas registradas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE propiedad de la Promovente.

d) Los contenidos proporcionados por <sedo.com> para el tráfico de los nombres de dominio en disputa incluyen hypervínculos a páginas de diversas empresas vendedoras de juguetes que son competidoras de la Promovente.

La Titular no es conocida corrientemente por los nombres de dominio controvertidos. El propio contenido proporcionado por el sitio <sedo.com> “orientado al público potencial del nombre de dominio” (como la Titular misma lo define), relaciona los nombres de dominio en disputa con los siguientes rubros:

<hotwheels.com.mx>    -  Autos de juguete;

<fisher-price.com.mx>   -  Juguetes;

<fisherprice.com.mx>    -  Juguetes;

<myscene.com.mx>      -  Barbie

La Titular no hace un uso legítimo ni leal de los nombres de dominio controvertidos, sino que los ofrece en venta.

Como resultado del contrato de la Titular con <sedo.com>, el tráfico desviado por los nombres de dominio en disputa accede a una serie de anuncios, siendo que la Titular percibe remuneraciones económicas por la publicidad que <sedo.com> exhibe en sus páginas. De esta manera, la Titular no solo está lucrando con el registro de las marcas de la Promovente en los nombres de dominio, sino que está desprestigiándolas, toda vez que los productos de la Promovente se dirigen al público infantil y ciertos contenidos publicitarios incluidos en dichas páginas son de tipo pornográfico y no apto para menores.

Registro o Uso de Mala Fe, Artículo 1a)iii de la Política

La Promovente ha presentado los argumentos señalados a continuación:

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados fundamentalmente con el fin de comercializarlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el o los nombres de dominio. En las propias páginas accedidas a través de dichos nombres de dominio, estos son ofrecidos en venta.

El sistema de parking <sedo.com> contratado por la Titular se encarga de “evaluar” y “vender” los nombres de dominio, un valor añadido la cantidad de tráfico que pueden atraer por la inclusión de marcas conocidas como lo son HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE.

El contenido proporcionado por <sedo.com> para los nombres de dominios <hotwheels.com.mx>, <fisher-price.com.mx>, <fisherprice.com.mx> y <myscene.com.mx>, incluye hipervínculos que llevan al usuario a páginas operadas por competidores directos de la Promovente (y cita Lilly ICOS LLC v. East Coast Webs, Sean Lowery, Caso OMPI No. D2004-1101).

Existen otros casos resueltos por el Centro, en los cuales los demandados tenían contratado el sistema de parking <sedo.com> en circunstancias similares a las presentadas en el presente caso. La Promovente cita los siguientes casos: Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice, Caso OMPI No. D2005-0736, Société Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. BestCreative, Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339.

Es difícil suponer mera coincidencia el hecho que la Titular hubiera registrado cuatro nombres de dominio que incluyen cuatro marcas registradas de la Promovente y que son conocidas mundialmente. Por tanto, los nombres de dominio fueron registrados con la finalidad de impedir que el titular de las marcas registradas pudiera reflejarlas en los nombres de dominio ccTLD .MX correspondientes.

Al utilizar los nombres de dominio controvertidos, la Titular intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio de parking <sedo.com>, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del titular o en su sitio en línea.

Los parámetros de valuación de nombres de dominio que utiliza <sedo.com> se basan en la cantidad de tráfico que atrae cada nombre de dominio y en este caso, el tráfico es atraído por las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE. Entonces, el acto de registrar unos nombres de dominio para después lucrar con ellos cuando su valor depende del prestigio de una marca propiedad de un tercero no puede más que ser considerado como un acto de registro y uso de mala fe de los nombres de dominio.

El contenido proporcionado por <sedo.com> para el público de los nombres de dominio controvertidos se refiere precisamente a temas relacionados con los productos identificados por la Promovente. Con las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE, a saber, autos de juguete, juguetes en general y muñecas Barbie. Ello demuestra que los productos que comercializa la Promovente son internacionalmente conocidos y relacionados con las marcas incluidas en los nombres de dominios en disputa.

La Titular también percibe ganancias por la publicidad que <sedo.com> exhibe en las páginas de los nombres de dominio en disputa, estableciéndose que el tráfico en dichas páginas se deriva de la asociación del público con los productos de la Promovente.

B. Titular

El titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación válido a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):

i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

<hotwheels.com.mx>. Este nombre de dominio es idéntico a la marca HOT WHEELS de la Promovente. Siguiendo las decisiones de otros Paneles respecto a que la eliminación de espacios no es obstáculo para que se considere al nombre de dominio en disputa idéntico a la marca que éste reproduce, este Panel ha encontrado que la eliminación de dicho espacio entre las palabras Hot y Wheels en la cadena de caracteres que constituye el mencionado nombre de dominio (en donde es tecnológicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión. Por otro lado, la adición en el citado nombre de dominio en disputa del código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) .mx, y el nivel secundario (por sus siglas en inglés gTLD) .com, inmediatamente después del ccTLD .mx, leyéndolo de derecha a izquierda, carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio <hotwheels.com.mx> de las marcas HOT WHEELS, debido a que dichos ccTLD y SLD no cumplen la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios.(Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

<fisher-price.com.mx>. Este nombre de dominio es idéntico a la marca FISHER-PRICE de la Promovente. La adición del ccTLD .mx y del gTLD.com son irrelevantes jurídicamente (ver punto 6.A.I., supra).

<fisherprice.com.mx>. Este nombre de dominio es idéntico a la marca registrada No. 855922 FISHER PRICE y semejante en grado de confusión a las marcas FISHER-PRICE de la Promovente (la única diferencia con estas últimas es la eliminación de un guión). La eliminación del espacio entre las palabras FISHER y PRICE de la citada marca registrada No. 855922 FISHER PRICE, así como la adición del ccTLD .mx y del SLD .com son irrelevantes jurídicamente (ver punto 6.A., supra).

<myscene.com.mx>. Este nombre de dominio es idéntico a la marca registrada No. 770007 MY SCENE de la Promovente. La eliminación del espacio entre las palabras MY y SCENE, así como la adición del ccTLD .mx y del gTLD .com son irrelevantes jurídicamente (ver punto 6.A., supra).

En virtud de lo anterior, la Promovente ha cumplido con el primer requisito de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el Artículo 1c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Titular no ha presentado su escrito de contestación conforme a la Política y al Reglamento, motivo por el cual dicha Titular no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, en términos del Artículo 1c) de la Política.

De conformidad con las pruebas presentadas por la Promovente, la Titular no ha usado los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente argumenta que lo que la Titular ha ofertado son los propios nombres de dominio en venta, a través del sitio <sedo.com>, con ánimo de lucro. La Titular no ha desvirtuado esta acusación.

La Titular no ha probado ser conocida comúnmente bajo las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE de la Promovente.

Asimismo, la Titular no ha probado realizar un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. La Promovente ha presentado pruebas que sugieren que al estacionar la Titular los nombres de dominio en disputa en el servicio de <sedo.com>, los consumidores se desvían a páginas de diversas empresas, entre ellas empresas vendedoras de juguetes que son competidoras de la Promovente.

Con base en lo anterior, el Panel concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha cumplido con el segundo requisito de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Artículo 1b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, es decir de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro ó uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

Como se ha analizado anteriormente (ver punto 6.B, supra), la Promovente ha argumentado que la Titular, a través de <sedo.com>, ha puesto en venta los nombres de dominio controvertidos. Dichos nombres de dominio incorporan en su totalidad las marcas de la Promovente, las cuales han sido ampliamente publicitadas a nivel mundial y gozan de un reconocido prestigio. La Titular no ha explicado por qué ha registrado cuatro nombres de dominio que incorporan en su totalidad cuatro marcas ampliamente publicitadas del mismo comercializador de juguetes.

Ello aunado al hecho de que la Titular ha elegido estacionar sus nombres de dominio en el sitio <sedo.com>, sitio donde según lo actuado en el expediente, se valúan y venden nombres de dominio, lleva a este Panel a concluir que los cuatro nombres de dominio registrados por la Titular, que incorporan marcas mundialmente conocidas de la Promovente, han sido registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio. El acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Política, sin embargo, por la importancia del caso, procederemos a analizar otro factor relevante.

Por otro lado, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por la Titular, relativas al uso de hipervínculos para desviar tráfico, a través de <sedo.com>, a partir de los nombres de dominio controvertidos, hacia sitios Web de terceros, incluyéndose de empresas competidoras de la Promovente. El hecho de que exista publicidad en páginas del sitio <sedo.com>, en donde se hace referencia a los nombres de dominio de la Promovente, y el hecho de que en dicho sitio se evalúan y venden nombres de dominio, permite concluir por analogía que la desviación de tráfico que versa sobre los nombres de dominio controvertidos, se hace con ánimo de lucro.

Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 1.G de la Política y los Artículos 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena los nombres de dominio <fisher-price.com.mx> <fisherprice.com.mx> <hotwheels.com.mx> <myscene.com.mx> sean transferidos al Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único

Fecha: 6 de marzo de 2006