Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Agustín Mateo García v. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom)

Caso N° D2006-0767

1. Las Partes

La parte demandante es Agustín Mateo García, con domicilio en Valencia, España y representado por Eduard Chaveli Donet, con domicilio en Valencia, España (en adelante, el “Demandante”).

La parte demandada es BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom), con domicilio en Valencia, España y representada por Javier A. Maestre Rodríguez, con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de Dominio <derribosmateo.com> (en adelante, el “nombre de dominio”).

La entidad registradora del nombre de dominio es DSTR Acquisition VII, LLC (en adelante, “Dotregistrar.com”).

3. Iter Procedimental

El Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 20 de junio de 2006. El 22, 27 y 28 de junio de 2006 el Centro envió a Dotregistrar.com por medio de correo electrónico sendas solicitudes de verificación registral en relación con el nombre de dominio. El 28 de junio de 2006 Dotregistrar.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio, proporcionando a su vez los correspondientes datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el 25 de julio de 2006. La Demandada presentó su escrito de contestación a la demanda (en adelante, el“escrito de contestación”) ante el Centro el 13 de julio de 2006.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn, Mario A. Sol Muntañola y Luis Larramendi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 20 de septiembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de la marca mixta española nº 1770452 DERRIBOS MATEO, la cual ha venido utilizando desde su registro para el desarrollo de sus actividades profesionales.

La Demandada es una sociedad española especializada en la prestación de servicios tecnológicos, entre los cuales destaca el registro de nombres de dominio y desarrollo y mantenimiento de páginas web. En este sentido, el registro del nombre de dominio se derivó de un encargo de una sociedad española denominada Derribos Mateo, S.L., la cual solicitó de la Demandada igualmente el desarrollo de su sitio web corporativo, vinculándose al nombre de dominio.

El Demandante había mantenido una larga relación con la sociedad Derribos Mateo, S.L., cuyo principal accionista es Antonio Mateo García, hermano del Demandante. De hecho, el Demandante había sido partícipe desde 1984 (año de constitución de la sociedad) en el capital de la citada sociedad para, posteriormente y debido a diferencias con D. Antonio Mateo García, abandonar dicha posición. No obstante, poco antes de desprenderse de su participación en la sociedad Derribos Mateo, S.L. en agosto de 1993 el Demandante procedió al registro de la mencionada marca mixta española, cuya concesión fue publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 1 de enero de 1994.

Dicho registro fue impugnado por Derribos Mateo, S.L. el 25 de enero de 1996 ante un juzgado de primera instancia de Valencia. En la correspondiente demanda, Derribos Mateo, S.L. solicitaba su pleno derecho de uso de la mencionada marca, acompañado del cese inmediato en el uso de la misma por parte del Demandante. En su sentencia, el juzgado de primera instancia de Valencia desestimó las pretensiones de Derribos Mateo, S.L., confirmando los derechos del Demandante sobre la citada marca.

Dicha sentencia fue objeto de recurso de apelación ante la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual terminó fallando a favor de Derribos Mateo, S.L. estableciendo que correspondía a favor de dicha sociedad una “cuota indivisa del 50 % del nombre de dominio para emplear la denominación Derribos Mateo, como marca gráfica para distinguir los servicios de su empresa”.

De nuevo, dicha sentencia fue recurrida en casación por el Demandante ante el Tribunal Supremo español, cuya sala de lo civil terminó estimando el citado recurso el 15 de febrero de 2005, anulando la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirmando íntegramente la sentencia originalmente emitida por el juzgado de primera instancia de Valencia anteriormente mencionada.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el nombre de dominio fue registrado el 28 de junio de 2004 y en el momento de la presentación de la demanda en el presente procedimiento se encontraba vinculado al sitio web corporativo de Derribos Mateo, S.L., ofreciendo información sobre la historia y servicios de la citada sociedad.

Al momento de emitir la presente decisión, no obstante, el estado de dicha página web ha cambiado, encontrándose desactivada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la demanda el Demandante expone los siguientes argumentos:

- Que desde el 5 de julio de 1993 es pleno titular de la marca mixta española “Derribos Mateo”, titularidad que ha sido confirmada por sentencia firme a nivel español;

- Que el nombre de dominio es idéntico a la parte denominativa de la referida marca, lo cual –de acuerdo con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Política– constituye suficiente para considerar una identidad suficiente a nivel de la mencionada Política;

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. En este sentido, indica el Demandante que la Demandada no ostenta licencia o autorización alguna que le permita utilizar la marca “Derribos Mateo” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio. Indica asimismo el Demandante que el uso hecho del nombre de dominio constituye una infracción de sus derechos sobre la mencionada marca, en el sentido previsto en los artículos 34.1 y 34.3(e) de la Ley española Nº 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

- Que, en el mismo sentido indicado en el punto anterior, indica el Demandante que tampoco puede considerarse que Derribos Mateo, S.L. ostente un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, habida cuenta del hecho que no tiene licencia o autorización alguna para utilizar el nombre de dominio. De este modo, considera el Demandante que el uso de dicho nombre de dominio por parte de Derribos Mateo, S.L. constituye un uso ilegítimo y desleal de la marca de la que es titular.

- Que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la Demandada. En este sentido, indica el Demandante que, a pesar de que pudiera entenderse que la Demandada hubiera actuado como mera prestadora de los servicios de tramitación del registro del nombre de dominio, es contra quien debe dirigirse la Demanda y evaluar, consecuentemente, su actuación respecto al nombre de dominio. De este modo, el Demandante considera que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio porque impide al Demandante reflejar la marca de la que es titular en el correspondiente nombre de dominio. Igualmente, considera el Demandante que, al actuar por encargo de Derribos Mateo, S.L., está colaborando con una actuación de mala fe –en el sentido de la Política–, al utilizar el nombre de dominio para atraer de forma intencionada usuarios de Internet eventualmente interesados en los servicios del Demandante. Indica en el mismo sentido el Demandante que la actuación de la Demandada está perturbando ilegítimamente el desarrollo de sus actividades en Internet.

B. Demandado

En el escrito de contestación a la demanda, la Demandada incluye los siguientes argumentos:

- Que, a pesar de que Bemarnet Management consta como Demandada en el presente procedimiento, la empresa que está haciendo un uso efectivo del nombre de dominio es la sociedad española Derribos Mateo, S.L. En este sentido, la Demandada se define como una mera intermediaria técnica, encargada por Derribos Mateo, S.L. de registrar y utilizar el nombre de dominio para el desarrollo del sitio web corporativo de la mencionada sociedad;

- Que el registro y uso del nombre de dominio se funda en la denominación social de Derribos Mateo, S.L., la cual –incluso antes de su constitución formal- ha venido sirviéndose de dicha denominación para el desarrollo de sus actividades comerciales;

- Que la Demandada ostenta un interés legítimo sobre el nombre de dominio, al responder su registro y utilización a la ejecución de un encargo profesional que le efectuó la sociedad Derribos Mateo, S.L. Ello no obstante, indica la Demandada que el interés legítimo que en última instancia ha de tenerse en cuenta para la estimación o no de la demanda es el de Derribos Mateo, S.L., empresa que efectivamente viene utilizando y utiliza el nombre en cuestión;

- Que, al ostentar la Demandada un interés legítimo en el sentido descrito en el punto anterior, en ningún caso podrá considerarse que ha registrado y utilizado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, indica la Demandada que la ausencia de mala fe es igualmente justificable por el hecho de que el registro del nombre de dominio por la Demandada se deriva de un encargo profesional recibido de uno de sus clientes, el cual simplemente pretendía trasladar su denominación social al entorno de Internet sin estar dirigido a aprovecharse de la marca titularidad del Demandante;

- Que el conflicto planteado en el presente procedimiento excede el ámbito de la Política, al derivarse de un conflicto estrictamente contractual, societario y marcario que debería ser plenamente resuelto en vía judicial española;

- Que al presentar la demanda, el Demandante ha incurrido en un supuesto de secuestro a la inversa del nombre de dominio (“Reverse Domain Hijacking”), tal y como dicho concepto ha sido definido de forma recurrente por decisiones adoptadas en el marco de la Política.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de la marca de la que el Demandante es titular;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisión, el Demandante es titular de una marca basada en la denominación “Derribos Mateo”, la cual ha venido utilizando durante años para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Si se compara el nombre de dominio con la mencionada marca, se puede comprobar que existe solamente la diferencia consistente en que el nombre de dominio no incluye un espacio de separación entre las dos palabras que lo componen, además de incorporar el sufijo “.com”.

Esta diferencia, no obstante, no debería considerarse relevante a los efectos de la presente decisión pues se deriva de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nº D2000-0812, o en, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Caso OMPI Nº D2003-0172).

De este modo, este Grupo de Expertos considera que, a efectos de la Política, el nombre de dominio es idéntico a la marca de la que el Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4.a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.

En concreto tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el nombre de dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad de la Demandante con ánimo de lucro.

A efectos de evaluar la eventual concurrencia de alguna de las circunstancias anteriormente mencionadas en el presente caso, debe determinarse previamente qué entidad ha de ser considerada en el marco del presente procedimiento como demandada en el sentido previsto por la Política. En este sentido, no cabe sino insistir en la claridad con la que queda dilucidada dicha cuestión en el párrafo 1 del Reglamento en el que, al definirse el concepto de “demandado”, se indica que deberá entenderse por tal el “titular del registro de un nombre de Dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda”.

Teniendo en cuenta dicha definición, este Grupo de Expertos debe considerar como Demandada precisamente a Bemarnet Management, sin perjuicio de tener en cuenta las circunstancias vinculadas al registro y uso del nombre de dominio por parte de aquella y, especialmente, el encargo recibido de Derribos Mateo, S.L. para el registro del nombre de dominio para albergar su sitio web corporativo. Dicha interpretación parece congruente con la aplicada de forma recurrente en anteriores decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, entre otras las decisiones Maureen A. Healy v. Andreas Kuhlen, Caso OMPI Nº D2000-0698; Henning Mediation & Arbitration Service, Inc. and eNeutral Inc. v. Corblet Corporation, Caso OMPI Nº D2003-0441; Dr. Ing. H. C. F. Porsche AG v. Ron Anderson, Caso OMPI Nº D2004-0312; y, Antonio de Felipe v. Registerfly.com, Caso OMPI Nº D2005-0969).

Habiendo hecho la anterior aclaración, cabe señalar que en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna de las mencionadas en el párrafo 4.c) de la Política ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta los siguientes elementos:

- En ningún caso puede considerarse que la Demandada haya vinculado el nombre de dominio a una “oferta de buena fe de productos o servicios” propios, puesto que, por el contrario, dicha oferta no le era propia sino que era la de uno de sus clientes y, consiguientemente, no podía considerarse como un uso legítimo en el sentido por la Política.

- En ningún momento ni en forma alguna la Demandada ha sido conocida bajo la denominación “Derribos Mateo”, puesto que la misma, en su caso, correspondería a la entidad que había encargado el registro y uso del nombre de dominio y que, tal y como se ha indicado con anterioridad, no puede ser considerada como demandada en el marco del presente procedimiento. De este modo, tampoco ha lugar a la aplicación de este supuesto en el presente procedimiento.

- Tampoco puede considerarse que la Demandada haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que, de hecho, estaba actuando por encargo de un tercero, por lo que dicho uso le era ajeno y, en todo caso, respondía a un encargo comercial.

Teniendo en cuenta todo lo indicado, este Grupo de Expertos considera que la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por el párrafo 4.a) de la Política ha sido acreditado por el Demandante en el marco del presente procedimiento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI Nº D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI Nº D2000-0001,) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.

En este sentido, a efectos de evaluar la eventual concurrencia de la mencionada mala fe en el presente caso, este Grupo de Expertos considera imprescindible recordar una vez más las circunstancias asociadas al registro y uso del nombre de dominio por parte de la Demandada. En especial cabe recordar:

- Que la Demandada es una empresa especializada en la prestación de servicios informáticos, entre los cuales se incluyen el registro de nombres de dominio y el desarrollo y mantenimiento de páginas web;

- Que, tal y como ha acreditado documentalmente la Demandada, el registro del nombre de dominio –y su posterior vinculación con la página web corporativa de Derribos Mateo, S.L.–, se derivó de un encargo profesional de una sociedad que cumplía las dos condiciones siguientes:

(i) Se trataba de una sociedad cuya denominación social, tal y como constaba y consta en el Registro Mercantil español, correspondía totalmente a la denominación de que se compone el nombre de dominio; y

(ii) Se trataba de una sociedad que, en el momento de realizar el mencionado encargo –así como en el momento de registro del nombre de dominio–, había sido judicialmente habilitada para utilizar la marca española que se correspondía con el nombre de dominio.

Teniendo en cuenta las circunstancias indicadas, no parece que el registro del nombre de dominio pueda considerarse derivado de una actuación de mala fe en el sentido previsto por la Política. Así, el único elemento susceptible de crítica es la identificación en la base de datos Whois de la Demandada como (aparente) plena titular del nombre de dominio, cuando de hecho actuaba en dicho registro como mera intermediaria técnica a favor de la sociedad Derribos Mateo, titular de hecho del nombre de dominio. Sin embargo, no parece que dicho extremo, a pesar de ser criticable desde de un punto de exactitud y veracidad en los datos de registro, sea suficientemente relevante como para elevar la actuación de la Demandada al nivel de mala fe en el sentido previsto por la Política.

Tampoco parece que el uso del nombre de dominio pueda considerarse basado en criterios de mala fe –tal y como se definen en la Política. En este sentido, cabe recordar que desde un primer momento, el nombre de dominio se encontró asociado a la página web corporativa de la sociedad Derribos Mateo, S.L. Dicho uso confirma el carácter de encargo en el que se basó la Demandada a la hora de registrar y posteriormente utilizar el nombre de dominio.

De hecho, ésta es una diferencia significativa entre las circunstancias aplicables al presente procedimiento y las que aplicaron al procedimiento referido en , Agustín Navarro Navarro v. Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martínez, S.L. Caso OMPI Nº DES2006-0011. En efecto, en dicho procedimiento el especialista encargado de resolver constató que el nombre de dominio en cuestión (<derribosmateo.es>) no estaba siendo utilizando en modo alguno desde su registro, considerando que dicha falta de uso constituía una incongruencia con el supuesto encargo de Derribos Mateo, S.L. para el desarrollo y hospedaje del sitio web corporativo de la mencionada sociedad. Esta incongruencia no se da en el presente caso, puesto que, atendiendo a las evidencias presentadas por las partes, parece claro que desde un primer momento existió una voluntad real de uso.

A modo de conclusión, cabe recordar que la disputa de la que es objeto el presente procedimiento no se deriva estrictamente de la titularidad sobre el nombre de dominio, sino que se entronca con un largo y complejo enfrentamiento entre las partes que supera el ámbito estrictamente referido a los nombres de dominio. De este modo, la Política no parece ser el instrumento óptimo para la resolución definitiva de la disputa entre las partes, sino que dicha solución plena y referida a todos los aspectos relevantes de la disputa entre las partes debería obtenerse ante los tribunales de justicia.

Teniendo en cuenta lo indicado hasta este punto, este Grupo de Expertos considera que el Demandante no ha acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones requeridas por el párrafo 4.a) de la Política para la estimación de la demanda.

7. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

Tal y como se ha indicado al resumir los argumentos de la Demandada, ésta considera que la presentación de la demanda constituye un acto claro de intento de secuestro inverso del Nombre de Dominio (“reverse domain name hijacking”), tal y como dicho concepto se encuentra definido en el párrafo 15.e) del Reglamento y ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, entre otras, las decisiones Innovative Measurement Solutions, Inc. v. Hart Info Systems, Caso OMPI Nº D2001-0552; Windsor Fashions, Inc. v. Windsor Software Corporation, Caso OMPI Nº D2002-0839; usDocuments, Inc. v. Flexible Desgins, Inc./Craig Dinan, Caso OMPI Nº D2003-0583; Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc, Caso OMPI Nº D2004-0242; Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, Caso OMPI Nº D2005-0309; yTrailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises, Caso OMPI Nº D2006-0875).

Teniendo en cuenta las circunstancias descritas a lo largo de la decisión, este Grupo de Expertos no considera que la actuación del Demandante se haya basado en una voluntad basada en la mala fe o en el ánimo de obstaculizar las actividades de la Demandada. De este modo, este Grupo de Expertos no considera que haya lugar a la solicitud de la Demandada de declarar la actuación del Demandante como un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio.

8. Decisión

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la demanda.

Fecha: 17 de octubre de 2006