Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Nicolás Mateos S.L. v. Javier Soler Pico
Caso N° D2006-1157
1. Las Partes
La Demandante es Grupo Nicolás Mateos S.L. con domicilio en Murcia, España, representada por Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, España.
La parte Demandada es Javier Soler Pico con domicilio en Alicante, España representada por PriceWaterhouseCoopers, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio:
<lagoa-do-coelho.biz>
<lagoadocoelho.biz>
<lagoa-do-coelho.com>
<lagoa-do-coelho.info>
<lagoadocoelho.info>
<lagoa-do-coelho.net>
<lagoadocoelho.net>
<lagoa-do-coelho.org>
<lagoadocoelho.org>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el ”Centro”) el 5 de septiembre de 2006. El 13 de septiembre de 2006 el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 15 de septiembre de 2006 Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de octubre de 2006.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La demandante es una empresa inmobiliaria que ha iniciado un proyecto inmobiliario en la ciudad de Natal, situada en Brasil. El proyecto constructivo se ejecuta bajo el nombre “LAGOA DO COELHO RESORT”.
La demandante es titular de diversos nombres de dominio cuya prueba consta en el Documento número 4 del escrito de demanda y al que me remito, dada su exhaustividad. La parte denominativa de dichos nombres de dominio se basa en la palabra <lagoadocoelho>. Tiene registros de tales dominios en Alemania, Unión Europea, Italia, Rumania, Suecia, entre otros países. En otros casos se incorpora la palabra <resort> pero manteniendo la base fundamental de <lagoadocoelho>. La fecha de registro de estos dominios va desde el 10 de abril de 2006 hasta el 30 de abril 2006.
Según se afirma en el escrito de demanda, el demandante ofrece sus servicios inmobiliarios principalmente a través del nombre de dominio <lagoadocoelho.org>, el cual fue registrado el 15 de octubre 2005. Sin embargo, he comprobado que el dominio se creó el 14 de marzo de 2006 y que consta a nombre del demandado, según información que aparece en Network Solutions.
La demandante ha solicitado tres registros marcarios relativos al signo <LAGOA DO COELHO RESORT>, a saber: en la Unión Europea, en Brasil y en Estados Unidos de América (con fecha respectiva de 10 de abril de 2006; 19 de abril 2006; y 05 de julio 2006), en las clases 36, 41 y 43. Tales solicitudes han sido cursadas y se encuentran en fase de admisión. A la fecha de esta decisión, este Experto no tiene noticia de que las solicitudes mencionadas se hayan concedido.
El demandado es titular del nombre de dominio <javeanet.com>, desde el que se envió un correo electrónico (con fecha 11 de mayo 2006) a un representante autorizado de la demandante, relativo a “la presentación del proyecto de Internet para el Grupo Nicolás Mateos en los documentos adjuntos”, según se puede apreciar en los Documentos número 11 y 12 de la demanda.
La empresa LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTD fue constituida como sociedad en fecha 15 de septiembre de 2005, según se acredita documentalmente. Mas no se acredita si a partir de dicha fecha esa compañía ha desarrollado alguna actividad comercial, ni con qué amplitud.
El demandado toma la iniciativa de registrar los nombres de dominio objeto de disputa, los cuales son registrados en fecha anterior a la solicitud de marca por parte de la hoy demandante ante distintas Oficinas, concretamente entre el 26 de enero de 2006 y el 05 de abril de 2006.
El término <LAGOA DO COELHO> coincide con un espacio natural situado en el noreste de Brasil.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La entidad demandante mantiene lo siguiente:
Que es una empresa inmobiliaria con una importante expansión en ese sector tanto en España, como en el resto del mundo.
Que ha creado la empresa LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTDA. para afrontar la construcción de un complejo urbanístico en la zona de LAGOA DO COELHO, al noroeste de Brasil.
Que es titular del nombre de dominio <lagoadocoelho.org>, registrado el 15 de octubre de 2005 (debe tratarse de un error como advierte la demandada, y referirse más bien al nombre de dominio <lagoadocoelho.com> registrado en esa misma fecha).
Que ha presentado tres solicitudes de marca (clases 36, 41 y 43) relativas al signo mixto “LAGOA DO COELHO RESORT”, las cuales se han presentado en la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos. Las fechas de solicitud son 10 de abril de 2006, 19 de abril de 2006 y 5 de julio de 2006.
Que sus marcas gozan de un importante grado de difusión en España por las importantes campañas publicitarias realizadas en este país desde finales de 2005.
Que las marcas solicitadas son prácticamente idénticas a los nombres de dominio a los que se refiere esta controversia, por lo que existe un evidente riesgo de confusión en el mercado.
Que el titular de registros de nombres de dominio no puede verse restringido a las formalidades establecidas por los diferentes sistemas de registros de marcas, dándose prioridad al uso efectivo del signo y a su conocimiento y reputación antes que a su efectiva concesión por el organismo competente.
Que existe una absoluta identidad entre los elementos distintivos de las marcas solicitadas y los nombres de dominio controvertidos, aun cuando las marcas de la demandante incorporan el vocablo “RESORT”.
Que el contenido del dominio <lagoa-do-coelho.com> se vincula directamente con las actividades empresariales de la demandante.
Que la palabra RESORT tiene una significación genérica en la propia lengua inglesa y que no constituye un elemento relevante a añadir al término LAGOA DO COELHO para distinguir entre las marcas solicitadas y los nombres de dominio controvertidos.
Que el demandado carece de intereses legítimos o derechos sobre dichos nombres de dominio, al carecer de la pertinente autorización para usar las marcas solicitadas por la demandante.
Que a principios de 2006 la demandante contactó al demandado para requerir sus servicios profesionales de desarrollo de contenidos en sitios web, y que en fecha 11 de mayo de 2006 aquél hizo llegar a la demandante su propuesta, dándose cuenta de que el demandado había registrado ya los nombres de dominio controvertidos a su nombre.
Que el demandado obstaculiza el acceso de la demandante a los dominios controvertidos.
Que el demandado actúa de forma desleal para confundir claramente al usuario de Internet vinculando las ofertas promocionales incluidas en dicha página web con los derechos marcarios y las actividades empresariales de la demandante.
Que los nombres de dominio en cuestión han sido registrados y están siendo usados de mala fe, ya que la demandante es una empresa de reconocido prestigio en España dentro del sector inmobiliario, y a que el demandado tenía un conocimiento preciso de la existencia de la empresa demandante, contando con información confidencial del alcance estructural y económico del complejo vacacional a construir en Brasil.
Que la elección por el demandado de los nombres de dominio objeto del presente procedimiento no fue al azar, ni para desarrollar una actividad lícita.
B. Demandado
Frente a las alegaciones efectuadas por la entidad demandante, el demandado mantiene lo siguiente:
Que el demandado se dedica desde hace años al diseño, creación y gestión de sitios web, estando especializado en sitios dedicados a la promoción inmobiliaria.
Que ha prestado servicios para importantes promotoras del sector inmobiliario.
Que a principios de 2006 el demandado preparó por iniciativa propia un proyecto de portal web para la promoción y venta de inmuebles incluidos en un complejo residencial a construir en la zona natural del Lagoa Do Coelho, en Brasil.
Que para la preparación del proyecto, el demandado registró los dominios disputados con la intención de añadirlos a su propuesta e incluir una valoración de las visitas recibidas por el sitio web, a fin de realizar, de ese modo, una estimación de su popularidad y del alcance y difusión de la promoción realizada a través de esos dominios.
Que una vez fue rechazado su proyecto, el demandado se limitó a retirar los contenidos existentes en el dominio inicial.
Que el correo electrónico de 11.05.2006 es la primera evidencia de contacto entre las partes, el cual había tenido lugar por iniciativa del demandado y no al revés.
Que la demandante instó el registro de la marca LAGOA DO COELHO RESORT con posterioridad al registro de los dominios controvertidos.
Que la demandante carece de reconocido prestigio en el sector inmobiliario.
Que en la zona donde la demandante piensa construir el complejo vacacional al que se refiere en su escrito de demanda, hay en la actualidad más de 60 establecimientos turísticos por parte de otras varias empresas.
Que las parcelas adquiridas por la demandante no comprenden la totalidad de los terrenos correspondientes a la zona natural del Lagoa Do Coelho.
Que la demandante no ha aportado documentación alguna a publicidad de su proyecto, que se haya distribuido con carácter previo al registro de los dominios.
Que la demandante trata de crear confusión comparando la notoriedad de sus solicitudes de marca con las marcas registradas de empresas como Nokia o El corte inglés.
Que LAGOA DO COELHO es un término geográfico sobre el que el demandante no puede nunca ostentar legitimidad alguna.
Que el demandante no ostenta ninguna marca idéntica o confusamente similar a dicha denominación.
Que la jurisprudencia de la OMPI es muy restrictiva a la hora de conceder dominios coincidentes con denominaciones geográficas, y en aquellos casos de concesión, el demandante debe ser un ente representativo de la zona geográfica titular de una marca idéntica al dominio y nunca una empresa privada.
Que las marcas solicitadas por la demandante lo fueron con posterioridad al registro de los nombres de dominio controvertidos.
Que tiene un interés legítimo en dichos nombres de dominio.
Que la demandante pretende apropiarse de términos geográficos de países extranjeros.
Que ninguna de las marcas solicitadas de contrario ha sido concedida a día de hoy.
Que no hay mala fe en el registro de los nombres de dominio, ya que no se dan ninguna de las circunstancias a las que se refiere la Política Uniforme.
Que no hay mala fe en el uso de tales nombres de dominio.
6. Debate y conclusiones
El Experto deberá examinar los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política. Estos son los siguientes:
(1) que los nombres de dominio registrados por el demandado son idénticos, u ofrecen semejanza que produzca la confusión, con una marca de producto o servicio sobre la que la demandante tenga derechos,
(2) que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con los nombres de dominio,
(3) que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe.
El apartado 15 a) del “Reglamento” encomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de (a) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, (b) lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y (c) de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables. En este sentido, dado que las partes son de una misma nacionalidad y tienen su residencia ambas en España, resultan aplicables igualmente las disposiciones legales del Ordenamiento jurídico de ese país.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los requisitos establecidos por la Política exige al Experto que compruebe si los nombres de dominio objeto de controversia son idénticos o similares hasta el punto de causar confusión con los derechos de marca alegados por la demandante.
Dadas las características de este caso y las alegaciones efectuadas por las partes, creo preciso abordar con carácter previo la cuestión de si para presentar una demanda conforme a la Política, y solicitar un pronunciamiento estimatorio por parte del proveedor de servicios de solución de controversias, basta al demandante con acreditar que ha instado la solicitud de un registro de marca, o, si por el contrario, hace falta un registro “concedido” por la Oficina correspondiente. Asimismo, es necesario abordar la cuestión de qué ocurre cuando no se acredita el registro definitivo o concedido de la solicitud de la marca en cuestión, y si, a pesar de ello, sería posible al demandante presentar la demanda e instar, conforme a la Política Uniforme, una petición de estimación de la demanda con los efectos que se señalan en este último documento citado.
A este respecto, las decisiones de la OMPI han tenido distintos pronunciamientos, tal y como las partes se han encargado de poner de manifiesto. En resumen, y a la vista de esas decisiones, creo que resulta pacífica la siguiente doctrina, a saber: el demandante no precisa de un registro marcario definitivo para instar una demanda conforme a la Política Uniforme, pero necesita, en cualquier caso, acreditar que el signo que utiliza para basar su demanda ha sido utilizado “a título de marca” con carácter previo al registro de los dominios presuntamente infractores, y que dicho signo ha alcanzado renombre suficiente como para ser identificado como “marca”, esto es, para identificar bienes, productos y servicios del actor. Ejemplo de esta doctrina son las siguientes resoluciones: Caso OMPI Nº D2000-0210, Julia Fionna Roberts c. Russel Boyd; Caso OMPI Nº D2002-0134, Francesco Tutti c. Jello Master; Caso OMPI Nº 2004-1044, Frank Rijkaard c. Marc Pérez Tejero; Caso Nº D2000-1650; Casos Nº D2000-1649, Nº D2000-1697 y D2001-0710, y más recientemente Caso N° D2006-0524, Ronaldo de Assis Moreira v. Eladio García Quintas, entre otros muchos.
En suma, el concepto de “marca” que aparece en la Política debe interpretarse como comprensivo no solamente de la marca “registrada”, sino también de la marca que “aun sin registrar” es utilizada como tal en atención al grado de difusión de la misma en el mercado. Son varios, pues, los requisitos que hay que analizar con carácter previo: i) saber si se oponen verdaderas “marcas registradas”; ii) en caso negativo, confirmar si se ha acreditado un uso “a título de marca” con carácter previo, lo cual vendrá dado por el grado de difusión del signo, y si ha sido suficiente como para entender que el signo ha adquirido un grado de notoriedad o de conocimiento generalizado que “supla” el requisito del “registro”.
En este sentido, lo primero que corresponde señalar es que la demandante no aduce derechos de marca registrados o concedidos por la Oficina correspondiente, sino únicamente solicitudes de registro de marca, presentadas, respectivamente, en Brasil, en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.
En este sentido, el artículo 38 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas (aplicable al caso por ser las partes españolas y residir en España las dos) viene a establecer claramente que el derecho de marca sólo existe y es oponible a tercero desde el momento de la publicación de la “concesión”, esto es, de la aprobación de la Oficina concernida de que el signo que se intenta registrar cumple todos los requisitos establecidos legalmente para ello. Hasta entonces la solicitud de marca confiere a su titular únicamente una protección provisional “consistente” en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera efectuado, entre la fecha de solicitud y la de publicación de la concesión, un uso de la marca que tras ese periodo quedaría prohibido. Es importante destacar, por último, que, según el apartado 4 del artículo 38 antes citado, “la protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca”.
Una regla normativa similar se puede encontrar en el artículo 9.3 del Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) 40/94, de 20 de diciembre de 1993), añadiéndose en este particular caso que “el Tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro” (en cualquier caso, por su relación con un topónimo brasileño, cabe mencionar que la Ley brasileña de Propiedad Industrial N° 9279, de 14 de mayo de 1996, establece en su Sección 129 un principio similar, relativo a que el derecho de marca se adquiere con el registro cuando éste es válidamente concedido).
Es decir, el primer dato a tener presente a la hora de decidir sobre este asunto es que la demandante no tiene registrado un derecho de marca sobre la denominación “LAGOA DO COELHO RESORT”, sino que meramente lo ha solicitado y que, en consecuencia, la protección que se puede conferir a la demandante no sólo es limitada (conforme a la legislación comunitaria y nacional, esa protección no puede consistir sino en obtener una indemnización de daños y perjuicios), sino que, además, está condicionada a que se publique la concesión de los registros correspondientes.
Según lo que señalábamos anteriormente, al quedar acreditado que la demandante no opone derechos de marca debidamente registrados, corresponde analizar si esa parte ha acreditado un uso “a título de marca” del signo LAGOA DO COELHO RESORT con carácter previo en el tiempo.
En este sentido, la demandante no ha probado, ni siquiera indiciariamente, que haya utilizado el signo mencionado con carácter previo en el tiempo. En otras palabras, la demandante no ha acreditado la notoriedad o renombre de su marca solicitada “LAGOA DO COELHO RESORT”, pese a que repetidamente manifiesta ese “importante grado de difusión en España”.
Así, aparte de la mera afirmación, la parte no aporta al procedimiento pruebas que permitan acreditar una difusión o conocimiento amplio, por parte del público consumidor, de las actividades de la demandante o de su nombre comercial o de sus marcas.
Ello debe llamar a la reflexión, ya que si, tal y como afirma la demandante, ésta ha venido desarrollando “importantes campañas publicitarias” desde finales del pasado 2005, entonces ¿por qué no se han aportado datos significativos de inversión en tales campañas para que el Experto pueda valorar debidamente la magnitud de las mismas y el consecuente conocimiento que puede haber logrado entre el público consumidor al que se dirigen? Pero es que tampoco se aportan ejemplos concretos de publicidad, aparte de folletos publicitarios que por sí mismos no acreditan nada acerca del grado de difusión de la publicidad; ni tampoco opiniones autorizadas de competidores que sirvan para acreditar el prestigio del que sostiene la acción, por citar sólo unos ejemplos de posibles vías probatorias a tenor del artículo 8.1 Ley 17/2001.
Tampoco prueba la demandante su afirmación en el sentido de que “viene ofreciendo sus servicios inmobiliarios a nivel mundial a través del nombre de dominio <lagoadocoelho.com>, registrado en fecha 15 de octubre de 2005”. Así, aparte de que no se ha respaldado esa afirmación con prueba alguna, la fecha de constitución de la sociedad LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTDA. (que tampoco es la demandante stricto sensu) no debe llevar a concluir que es la misma a partir de la cual dicha compañía ha empezado a operar en el mercado y ha sido conocida en él.
La única conclusión que se puede alcanzar, a la vista de este yermo panorama probatorio, es que la demandante no ha probado la notoriedad o renombre de la marca LAGOA DO COELHO, ni su propia actividad comercial o empresarial utilizando ese signo en el mercado.
Por otra parte, se encuentra el hecho incontestable de que el demandado registró prioritariamente en el tiempo los nombres de dominio, con lo que falta a su vez acreditación suficiente por parte de la demandante de que hubiera utilizado el signo LAGOA DO COELHO RESORT, o incluso el de LAGOA DO COELHO, con carácter previo al registro de los mencionados dominios.
En este contexto, resulta ya improcedente entrar en la cuestión de si las marcas solicitadas son idénticas o similares hasta el punto de causar confusión con los nombres de dominio controvertidos, puesto que la demandante no ha acreditado que se den los requisitos materiales que, constantemente, las decisiones del Centro han establecido que permiten “suplir” el requisito del “registro previo” de la marca oponente, y que la mera solicitud (o incluso la falta de la misma, en algunos casos) pueda desplegar todo el efecto jurídico de la marca “registrada”.
Dado que la demandante no ha podido acreditar el cumplimiento del primero de los requisitos establecidos en la Política, y teniendo en cuenta que el triunfo de la demanda sólo es posible si se da un cumplimiento cumulativo de todos ellos, no procede el examen del resto de requisitos.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto desestima la Demanda.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 22 de noviembre de 2006