Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
LCA Empresarial, S.L. c. Bricokiwi, S.A. y Cristóbal Marín Jiménez
Caso N° D2006-1255
1. Las Partes
La parte demandante es LCA Empresarial, S.L. representada por Oficina Ponti, España, con domicilio en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España (en adelante, la “Demandante”).
Las partes demandadas son Bricokiwi, S.A. y Cristóbal Marín Jiménez con domicilio en Santa Eulalia de Ronçana, Barcelona, España (en adelante, las “Demandadas”).
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tuvo como objeto originalmente los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>. No obstante, tal y como se indica en la sección correspondiente al íter procedimental, durante el desarrollo del procedimiento las Partes acordaron la transferencia del nombre de dominio <guias-naranjas.com> a favor de la Demandante, transferencia que ya se ha producido y constatado al momento de emitirse la presente decisión.
Como consecuencia de ello, el objeto del presente procedimiento ha quedado establecido en el nombre de dominio <paginasnaranjas.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows, Inc.
3. Iter Procedimental
El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó electrónicamente ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 28 de setiembre de 2006, recibiéndose en su versión de papel el 3 de octubre de 2006. El 29 de septiembre de 2006 el Centro envió a Tucows, Inc. por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>. El 3 de octubre de 2006, Tucows, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> era titularidad de Bricokiwi, S.A. y que el nombre de dominio <guias-naranjas.com> era titularidad de Cristóbal Marín Jiménez, indicando asimismo que las tasas de mantenimiento de la titularidad de este último nombre de dominio no habían sido renovadas y que el día 1 de octubre de 2006 la validez de dicha titularidad iba a expirar. En la citada comunicación electrónica, Tucows, Inc. proporcionó a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación de los citados nombres de dominio.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a las Demandadas dando comienzo al procedimiento el 16 de octubre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de noviembre de 2006. Las Demandadas no contestaron formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Demandadas su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de noviembre de 2006.
Tras haber recibido sendos mensajes de correo electrónico fechados el 18 y el 20 de octubre de 2006 de Cristóbal Marín Jiménez, en los que expresaba su voluntad de allanarse a las pretensiones expresadas en la Demanda, el 7 de noviembre de 2006 la Demandante procedió a solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de treinta días. Dicho plazo de suspensión fue ampliado a solicitud de la Demandante el día 8 de diciembre de 2006 hasta el 6 de enero de 2007.
En el transcurso del citado plazo de suspensión del procedimiento, las partes acordaron la transferencia del nombre de dominio <guias-naranjas.com> a favor de la Demandante, transferencia que tuvo lugar efectivamente el día 16 de noviembre de 2006. Como consecuencia de dicha transferencia, el objeto del presente procedimiento quedó limitado al nombre de dominio <paginasnaranjas.com>, el cual no pudo ser transferido al haber expirado su período de validez.
Finalmente el 8 de enero de 2007, el Centro ordenó el reinicio del procedimiento. El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como experto (en adelante, el “Experto”) el 2 de febrero de 2007, recibiendo a tal efecto la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Lengua del procedimiento
La Demandante presentó la Demanda en castellano, lengua que, por medio de sendas comunicaciones por correo electrónico fechadas el 18 y el 20 de octubre de 2006, fue aceptada por Cristóbal Marín Jiménez para ser utilizada en el marco del presente procedimiento. Bricokiwi, S.A. no se ha pronunciado en modo alguno respecto a esta cuestión.
Habida cuenta del acuerdo entre la Demandante y Cristóbal Marín, así como la falta de oposición de Bricokiwi, S.A., y del hecho que todas las partes implicadas en el presente procedimiento aparentemente residen en España, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.
5. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es una compañía española especializada en la edición y distribución de guías y directorios de empresas, editando en la actualidad una serie de guías empresariales que cuentan con más de 200.000 empresas indexadas.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante es titular de la marca española nº 2.570.656 GUÍAS NARANJAS solicitada el 1 de febrero de 2004 y concedida el 1 de diciembre de 2004 bajo las clases 9, 16, 35 y 41 del Nomenclator Internacional.
Asimismo, cabe señalar que la Demandante cuenta con presencia en Internet por medio de su propio sitio web corporativo vinculado al nombre de dominio <guiasnaranjas.com>, desde el cual ofrece numerosos servicios de búsqueda a través de Internet.
Antes de presentar la Demanda, la Demandante procedió al envío a Bricokiwi, S.A. de un primer requerimiento, instándole a dejar de utilizar el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> y transferirlo a su favor. Dicho requerimiento, fechado el 17 de junio de 2005, no fue atendido por Bricokiwi, S.A. que mantuvo operativo el citado nombre de dominio. Asimismo, el 21 de febrero de 2006 la citada sociedad solicitó a Cristóbal Marín –según éste ha indicado por medio de sus mensajes de correo electrónico remitidos al Centro- que registrara el nombre de dominio <guias-naranjas.com>, registro que tuvo lugar el 21 de febrero de 2006. Como consecuencia de esta actuación, el 7 de abril de 2006 la Demandante remitió un nuevo requerimiento a Bricokiwi, S.A. instándole a cesar en el uso de los mencionados dominios y a transferirlos a su favor.
B. Las Demandadas
Bricokiwi, S.A. es una sociedad española que no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento. De acuerdo con la información incluida en el Registro Mercantil, el objeto social de dicha compañía es la fabricación de muebles de cocina y de baño, sin tener relación comercial alguna con la Demandante.
Por otra parte, Cristóbal Marín es un diseñador de sitios web que, de acuerdo con la información aportada por él mismo, procedió al registro de los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com> por encargo de Bricokiwi, S.A. la cual le solicitó igualmente el desarrollo de un sitio web específicamente vinculado a tales nombres de dominio.
C. Los Nombres de Dominio
El nombre de dominio <paginasnaranjas.com> fue registrado a nombre de Bricokiwi, S.A. el 1 de octubre de 2004. Por otra parte, <guias-naranjas.com> fue registrado a nombre de Cristóbal Marín el 21 de febrero de 2006.
Desde su registro y hasta el inicio del presente procedimiento los citados nombres de dominio se encontraban vinculados a un sitio web que aparentemente ofrecía servicios de guía telefónica por zonas geográficas de España, combinados con espacios de publicidad. No obstante, de acuerdo con lo acreditado documentalmente en la Demanda, dichos servicios no llegaron a estar operativos en momento alguno. Una vez presentada la Demanda, dicho sitio web fue desactivado, hallándose en tal estado ambos nombres de dominio en el momento de emisión de la presente decisión.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en su Demanda:
- Que es una compañía dedicada a la edición y distribución de guías y directorios de empresas y que edita una serie de publicaciones especializadas en sectores diversos que llevan el nombre de “Guías Naranjas”, denominación que ha registrado como marca española y que ha promocionado activamente a través de Internet, radio, prensa y otros medios de comunicación;
- Que el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> es confusamente similar a la marca “Guías Naranjas” de la que la Demandante es titular, dado que las palabras “páginas” y “guías” son sinónimas y, por tanto, conceptualmente son dos nombres prácticamente idénticos;
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> ya que éste no se ha vinculado a un proyecto genuinamente legítimo ni a las actividades propias de la sociedad Bricokiwi, S.A.;
- Que ha remitido a la sociedad Bricokiwi, S.A. y a Cristóbal Marín sendos requerimientos, fechados el 17 de junio de 2005 y 7 de abril de 2006 respectivamente, poniendo de manifiesto la infracción que de sus derechos sobre la marca “Guías Naranjas” suponía el registro y uso de los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>;
- Que el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> ha sido registrado y utilizado de mala fe por las Demandadas ya que, a pesar de conocer los derechos de la Demandante sobre la denominación “Guías Naranjas”, procedieron al registro del mencionado nombre de dominio, sabiendo que dicho registro y su posterior uso iba a suponer un daño sobre los derechos de la Demandante.
B. Demandadas
La sociedad Bricokiwi, S.A. no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.
Cristóbal Marín remitió al Centro un mensaje de correo electrónico el día 18 de octubre de 2006, en el que realizaba las siguientes afirmaciones:
- Que es diseñador web y que registró los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com> por requerimiento de la sociedad Bricokiwi, S.A., sin que exista vinculación alguna con la misma más allá de un encargo profesional consistente en el registro de tales dominios y en el desarrollo de un sitio web;
- Que no ostenta interés alguno en conservar los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>, al considerar desaparecida la sociedad Bricokiwi, S.A.;
- Que no contestó antes a la Demanda por no conocerla, al haberse enviado al domicilio de la sociedad Bricokiwi, S.A.;
- Que, al conocer la Demanda, procedió a eliminar el contenido del sitio web asociado a los mencionados nombres de dominio, cediendo cualquier información sobre la renovación y redireccionamiento de los mismos a favor de la Demandante;
- Que, en virtud de todo lo anterior, solicita que se retire la Demanda contra él puesto que la mala fe en este caso proviene de la sociedad Bricokiwi, S.A.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar necesaria y conjuntamente la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de la marca de la que la Demandante es titular;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de las Demandadas respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que las Demandadas han registrado y utilizan el nombre de dominio en cuestión de mala fe.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea recordar que, en atención a los sucesos acaecidos durante la tramitación del presente procedimiento, el objeto de discusión en el mismo se centra en el nombre de dominio <paginasnaranjas.com>. A tal efecto, cabe señalar que no tendría sentido proceder al análisis de la aplicabilidad de la Política al nombre de dominio <guias-naranjas.com>, cuando éste ya ha sido transferido voluntariamente por Cristóbal Marín a favor de la Demandante.
El primero de los elementos requeridos por la Política es determinar si el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> puede ser considerado como idéntico o confusamente similar con la marca “Guías Naranjas” de la que la Demandante es titular.
A tal efecto, y de acuerdo con lo indicado en otras decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en el Arthur Guinness Son & Co. (Dublín) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI Nº D2000-1698; Dixons Group PLC c. Mr. Abu Abdullah, Caso OMPI Nº D2001-0843; o AT&T Corp. c. Amjad Kausar, Caso OMPI Nº D2003-0327) la comparación entre el mencionado nombre de dominio y marca debe ser abstractamente considerada, sin tener en cuenta las circunstancias rodeando el registro y uso del nombre de dominio –las cuales son objeto de análisis en el marco del examen de la concurrencia del segundo y tercero de los elementos exigidos por la Política.
Así, en este caso el citado análisis debe referirse a la comparación entre la denominación “Guías Naranjas” –correspondiente a la marca de la Demandante- y la denominación “Páginas Naranjas” –correspondiente al núcleo distintivo del nombre de dominio objeto del presente procedimiento. En este sentido, el riesgo de confusión entre ambos se daría si el nombre de dominio en cuestión incorporase el elemento más característico de la marca de la Demandante, induciendo a los usuarios a una inevitable impresión de conexión entre ambos.
En el presente caso, en opinión del Experto, dicho elemento más característico lo constituye la palabra “Guías” en la marca de la Demandante, que encuentra su correspondencia en el nombre de dominio en la palabra “Páginas”. En efecto, el adjetivo “Naranjas” presente tanto en la marca como en el nombre de dominio no parece más que un elemento secundario vinculado a las mencionadas palabras.
Habiendo comparado la palabra “Guías” con “Páginas”, el Experto entiende que no cabría considerar la potencial confusión existente entre ambas palabras, dado que las mismas pueden tener sentidos claramente diferenciados y, sin duda, sería altamente problemático poderlas considerar palabras sinónimas en lengua castellana.
A juicio del Experto, teniendo en cuenta la particular composición de la marca “Guías Naranjas” de la Demandante y el nombre de dominio <paginasnaranjas.com>, la existencia de un eventual riesgo de confusión entre ambas solamente tendría sentido en caso de que hubiera un riesgo de asociación derivado del carácter notorio o renombrado de la marca afectada o de que ésta perteneciera a una familia de marcas notorias o renombradas. Así se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en Yellow Corporation c. MIC, Caso OMPI Nº D2003-0748; Yell Limited c. Weborcus Systems PVT Ltd, Caso OMPI Nº D2004-0008; o Yell Limited c. Ultimate Search, Caso OMPI Nº D2005-0091). Dicha notoriedad, combinada con una estructura denominativa claramente referida a las marcas objeto de uso no consentido, conduciría ciertamente a un riesgo de confusión en el sentido previsto en el primer elemento exigido por la Política.
Atendiendo a la documentación presentada por la Demandante, cabe concluir que la marca “Guías Naranjas” no es una marca notoria o renombrada. De este modo, el Experto considera que no existe un riesgo de confusión entre el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> y la marca de la Demandante lo suficientemente relevante, a efectos de la Política, como para justificar una ampliación de la vis expansiva de la mencionada marca hasta el punto de reclamar la exclusividad de registro y uso de la citada denominación en forma del nombre de dominio objeto de disputa.
De hecho, el título marcario de la Demandante difícilmente serviría de elemento suficiente para impedir a un tercero el uso de la denominación “Páginas Naranjas”. En efecto, habiendo hecho una búsqueda por Internet, el Experto ha detectado que la denominación “Páginas Naranjas” está siendo utilizando por diversas empresas y entidades tanto en España como internacionalmente. Esta circunstancia se añade a los argumentos tendentes a considerar que la Demandante, al ser titular de la marca “Guías Naranjas” –la cual difícilmente podría considerarse notoria o renombrada-, no ostenta un título suficiente respecto a la denominación “Páginas Naranjas” como para reclamar su exclusividad en forma del nombre de dominio <paginasnaranjas.com>.
Teniendo en cuenta la falta de acreditación por parte de la Demandante del primero de los elementos exigidos por la Política, el Experto considera que no es necesario analizar la eventual concurrencia del segundo y tercer elemento requerido por la Política. Esta consideración no obsta al Demandante para proceder por vía judicial.
Por último, cabe recordar que la falta de personación en el presente procedimiento de Bricokiwi, S.A. y el allanamiento de Cristóbal Marín son circunstancias que no deberían conducir a una estimación automática de la Demanda, teniendo en cuenta tanto la Política como numerosas decisiones adoptadas en el marco de la misma (ver, por ejemplo, las decisiones The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Caso OMPI Nº D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI Nº D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert Mc Bowan, Caso OMPI Nº D2004-0383). Por el contrario, la Política exige que la Demandante debe acreditar todas y cada una de las condiciones establecidas en su párrafo 4.a), circunstancia que no se ha dado en el presente caso.
8. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto debe desestimar la Demanda. Esta desestimación, no obstante, no debe entenderse como susceptible de afectar el nombre de dominio <guias-naranjas.com> el cual, tal y como se ha indicado anteriormente, fue válidamente transferido a favor de la Demandante a lo largo del presente procedimiento.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 23 de febrero de 2007