Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
The Coca-Cola Company c. TDT IN MEDIA S.L.
Caso Nº D2006-1287
1. Las Partes
La Demandante es The Coca-Cola Company con domicilio para estos efectos en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es TDT IN MEDIA S.L., con domicilio en Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cocacolaenlata.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de octubre de 2006. El 6 de octubre de 2006 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de octubre de 2006 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 19 de octubre de 2006, el Centro envió una comunicación al Demandante en la cual le ponía de presente que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio es el inglés. Por ello le solicitada prueba de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español.
El Demandante respondió el mismo 19 de octubre ratificando los argumentos presentados con la Demanda en el sentido de establecer que la Demandada es una persona jurídica radicada en España. La Demandada además, según la Demandante, intervino en un procedimiento administrativo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con ocasión de una discusión respecto de la solicitud de registro de la marca “Coca Cola en Lata” Nº 2.664.967. Esta discusión generó intentos previos efectuados para la resolución amistosa del conflicto así como correspondencia cruzada ambas realizadas en español.
El 20 de octubre de 2006 la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento por un plazo de treinta (30) días con el fin de “desbloquear el nombre de dominio de manera que pueda ser transferido a la compañía demandante”.
La mencionada suspensión fue solicitada como consecuencia de una comunicación enviada por parte del señor José Manuel Muñoz, a nombre de la Demandada, en la cual aceptaba que el procedimiento se tramite y se resuelva en español. En esa comunicación, la Demandada además se allanaba a los argumentos de la Demanda.
El 20 de noviembre de 2006, el Centro, a petición de la Demandante, en vista de que no se realizó la transferencia del nombre de dominio en disputa ordenó la reanudación del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de noviembre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de noviembre de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de diciembre de 2006.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de enero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Teniendo en cuenta que el Demandado está domiciliado en España y que varios hechos del procedimiento están relacionados con circunstancias ocurridas en ese país, el Experto considera que el idioma español fue adecuado para la presentación de la Demanda y para todas las actuaciones procesales llevadas a cabo en este procedimiento hasta culminar en la presente Decisión. Además de las circunstancias de hecho citadas, la Demandada expresó el 20 de octubre de 2006 su aceptación respecto del español como idioma del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía fundada en 1886 y en la actualidad es productora y distribuidora de concentrado de bebidas refrescantes. Entre las marcas que comercializa están COCA-COLA y COCA-COLA LIGHT.
La Demandante da empleo a 49,000 personas y en el año 2003 generó 21 billones de dólares de beneficio neto.
La Demandante es una de las compañías con más amplia reputación mundial incluyendo a España. Esa reputación es el resultado de su condición de liderazgo en el sector de bebidas y de la alimentación.
La Demandante ha protegido la marca COCA-COLA alrededor del mundo desde hace ya casi un siglo. A manera de ejemplo, la Demandante ha presentado treinta tres (33) registros de marcas que incluyen la marca COCA COLA en España.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante es una de las compañías con mayor reputación a nivel mundial y también en España.
La Demandante es una de las firmas mas prestigiosas del mundo. De hecho comercializa cuatro de las cinco marcas de refrescos más vendidas a nivel mundial: COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, FANTA y SPRITE.
COCA-COLA es la marca por antonomasia; la marca renombrada por excelencia y, sin lugar a dudas, una de las marcas más importantes y con mayor prestigio internacional.
El conflicto sobre el presente nombre de dominio tiene un antecedente directo a nivel marcario. En efecto, la Demandada, depositó el 25 de julio de 2005, la solicitud de registro de marca española “Coca-Cola en Lata”.
La Demandante formuló oposición, con fecha 1 de diciembre de 2005, frente a esta solicitud de registro de marca. El 17 de enero de 2006, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordó suspender la tramitación de dicha solicitud de marca habida cuenta la oposición formulada por la Demandante.
Con posterioridad a la oposición formulada frente a la solicitud de registro de marca presentada por la Demandada, la Demandante remitió, con fecha 22 de febrero de 2006, un requerimiento a la Demandada por burofax solicitando la renuncia a esta solicitud de registro de marca española, así como al nombre de dominio objeto de la presente disputa. Dos días después la Demandada remitió una carta a los abogados de la Demandante reconociendo los derechos de la actora y se comprometió a renunciar tanto a la marca como al nombre de dominio en disputa.
El día 11 de abril de 2006 la Demandada se dirigió nuevamente a los abogados de la Demandante afirmando que de inmediato renunciaría a la solicitud de registro de marca y al nombre de dominio en disputa.
La solicitud de registro de marca “Coca-Cola en Lata” fue finalmente retirada el 11 de abril de 2006. No así el nombre de dominio en disputa que incluso con posterioridad a estos requerimientos ha sido renovado por una nueva anualidad.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante dentro del plazo previsto por el procedimiento.
El Experto ha tomado en cuenta el correo electrónico de 20 de octubre de 2006 en el cual el Demandado mediante uno de sus representantes se allanó a los argumentos y pretensiones del Demandante en este proceso.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio disputado respecto de términos de los cuales la Demandante alega tener derechos previos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio objeto de la Demanda de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La protección de la marca COCA-COLA alrededor del mundo ha sido probada de manera amplia en este proceso. La marca COCA-COLA es reconocida a escala mundial como consecuencia de la actividad empresarial y de la inversión económica en publicidad y mercadeo que ha sido probada por la Demandante.
En este caso el Experto considera que existe confundibilidad entre el nombre de dominio en disputa y las marcas registradas por la Demandante, fundamento de esta Demanda.
Desde la perspectiva del consumidor, dado el renombre de la marca COCA-COLA, es aún más evidente que el nombre de dominio en disputa ocasiona confusión sobre el origen empresarial y el respaldo que tendrían las actividades desarrolladas bajo el amparo del nombre de dominio.
El hecho de que en el nombre de dominio en disputa se haya agregado la expresión “en lata” junto a la marca COCA-COLA no mitiga el riesgo de confundibilidad,.por el contrario, esa expresión hace referencia a una de las presentaciones usuales del producto Coca-Cola en el mercado internacional.
El hecho de que en el nombre de dominio en disputa se reproduzca una marca renombrada como es COCA-COLA es razón suficiente para considerar cumplido a cabalidad el primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante presentó pruebas suficientes en este procedimiento respecto del renombre de su marca, la reputación de su empresa y el reconocimiento que ambas tienen alrededor del mundo.
Frente a tal demostración inequívoca del interés legítimo de la Demandante en relación con el nombre de dominio en disputa, la Demandante no respondió de manera expresa en los plazos establecidos por el procedimiento a la argumentación y evidencia presentadas. Más aún, en los documentos aportados existe prueba que en el contexto de esta disputa ha habido una disputa en el ámbito de las marcas de fábrica en España en la cual la Demandada se allanó a la posición de la Demandante.
De la evidencia presentada se deriva que al interés legítimo argumentado y probado por el demandante se contrapone la carencia de derecho o interés legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en controversia.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para este Experto, el hecho de registrar un nombre de dominio que reproduce una marca renombrada es por si solo un indicio de la mala fe en el registro. Por los hechos presentados, se considera que el Demandado registró el nombre de dominio con el único propósito de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
El nombre de dominio registrado es confundiblemente similar a una marca renombrada mundialmente. Por lo tanto, este Experto considera que la Demandada tenía conocimiento previo y suficiente de la existencia de la marca y de su renombre al registrar el nombre de dominio, con lo que quiso aprovecharse indebidamente de la reputación ajena.
El Demandado, al no contestar la Demanda, no ha mostrado evidencia respecto de su propósito serio de utilizar el nombre de dominio registrado. Por el contrario, el uso inicial que realizó la Demandada fue el de vincular el nombre de dominio a una página web de contenido erótico sin la autorización y sin existir relación jurídica alguna con la Demandante.
El Experto ha tenido además en cuenta que el Demandado luego de recibir el requerimiento privado del Demandante desactivó cualquier uso efectivo del nombre de dominio, circunstancia que se mantiene hasta el momento en que esta decisión es proferida. La tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa que corresponde a una marca renombrada es prueba adicional de mala fe.
Por último, como ya se señaló, el Demandado ha reconocido los derechos del Demandante, allanándose a la Demanda.
Para el Experto está suficientemente probada, bajo los supuestos de la Política, la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio. En consecuencia, el Experto considera cumplido el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <cocacolaenlata.com> sea transferido al Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 30 de enero de 2007