Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ferrero, S.p.A , Ferrero Ib�ria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.
1. Las Partes
Las Demandantes son Ferrero, S.p.A, Pino Torinese, Italia, y Ferrero Ib�rica, S.A., El Prat de Llobregat, Espa�a, representadas por Cuatrecasas Abogados, Espa�a.
La Demandada es MAXTERSOLUTIONS C.B., C�ceres, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <ferreroroche.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 13 de abril de 2006. El 19 de abril de 2006 el Centro envi� a ESNIC, via correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 19 de abril de 2006 ESNIC envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los Art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25�de�abril de 2006. De conformidad con el p�rrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 15 de mayo de 2006. La Demandada no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a la Demandada su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 17 de mayo de 2006.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 29 de mayo de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaci�n:
Ferrero S.p.A. es una compa��a italiana que fabrica y distribuye a nivel internacional productos alimenticios y, particularmente, dulces y bombones, productos que son distribuidos en Espa�a por Ferrero Ib�rica, S.A..
Ferrero S.p.A. es titular de numerosos registros internacionales de la marca FERRERO ROCHER, con efectos en Espa�a y cuya prioridad se remonta al a�o 1984. El renombre internacional de esta marca tambi�n queda debidamente acreditado en la demanda.
Las Demandantes son titulares de diversos registros de nombres de dominio, a saber:
<ferrerorocher.es>, de Ferrero Ib�rica, S.A., de fecha 21.12.2001;
<ferrerorocher.com.es>, de Ferrero Ib�rica, S.A., de fecha 28.07.2003;
<ferrero.es>, de Ferrero Ib�rica, S.A., de fecha 23.04.1998;
<ferrero.com.es>, de Ferrero Ib�rica, S.A., de fecha 29.07.2003;
<ferrerorocher.com>, de Ferrero S.p.A., de fecha 11.05.2000;
<ferrero-rocher.com>, de Ferrero S.p.A., de fecha 26.02.2000;
<ferrerorocher.net>, de Ferrero S.p.A., de fecha 19.12.2001;
<ferrerorocher.info>, de Ferrero S.p.A., de fecha 24.08.2001;
<ferrerorocher.biz>, de Ferrero S.p.A., de fecha 19.11.2001.
El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el d�a 21 de noviembre de 2005 y ha estado vinculado a una p�gina web desde la que se ha venido ofreciendo p�blicamente en venta, invitando a cualquier interesado a hacer una oferta por medio de un sitio web gestionado por otra empresa.
La Demandada se define en su p�gina web como una empresa especializada en el desarrollo y alojamiento de sitios web y la prestaci�n de otros servicios vinculados a Internet.
En el sitio web <maxdetodo.com> se incluye una relaci�n de los sitios web creados y/o gestionados por la Demandada. Entre otros, se incluye un enlace a un sitio web llamado <compramosdominios.com>, en el cual se ofrecen p�blicamente en venta una larga relaci�n de nombres de dominio. Entre �stos, e incluido en una secci�n denominada “Escaparate” (en la que se destacan los nombres de dominio potencialmente m�s interesantes), se encuentra el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.
Que en el mencionado sitio web la Demandada ofrece igualmente en venta una serie de nombres de dominio .ES correspondientes a marcas de terceros. A modo de ejemplo, cabe destacar los siguientes: <googletravel.es>, <grammylatinos.es>, <googlemania.es> o <premiosgrammy.com>.
Que el 14 de marzo de 2006 las Demandantes remitieron un requerimiento, por burofax, informando a la Demandada sobre la lesi�n de sus derechos anteriores.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes, en resumen, alegan lo siguiente:
- Que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusi�n con las marcas FERRERO ROCHER;
- Que la Demandada decidi� registrar el Nombre de Dominio “ferreroroche” (sin la “r” final y sin espacio entre las palabras “ferrero” y “roche”) a sabiendas de la generalizada pronunciaci�n que de las marcas de las Demandantes suele hacerse por parte de los consumidores. De este modo, la Demandada garantizaba hacerse con un nombre dominio extremadamente confundible con los derechos de las Demandantes y a su vez sumamente atractivo para su puesta en venta;
- Que introduciendo las palabras “Ferrero Roche” en el motor de b�squeda Google, los resultados se refieren a las marcas de las Demandantes;
- que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio;
- Que en ning�n momento las Demandantes han autorizado en modo alguno a la Demandada a utilizar sus marcas FERRERO ROCHER o a registrarlas como Nombre de Dominio;
- Que, desde un principio, el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado a una p�gina web en la que se ofrec�a p�blicamente a la venta, siendo imposible considerar este uso como una “oferta de buena fe de productos o servicios”;
- Que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaci�n FERRERO ROCHE; y
- Que, en definitiva, el Nombre de Dominio ha sido registrado y usado de mala fe y solicita, por lo tanto, que se transfiera el Nombre de Dominio a Ferrero Ib�rica,�S.A.
B. Demandada
La Demandada no se person� en este procedimiento y, consecuentemente, no contest� a las alegaciones de las Demandantes.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
Es aplicable a este tipo de procedimientos el Derecho espa�ol y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes espa�olas en materia de marcas y de competencia desleal.
Conforme al Art�culo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Art�culo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Adem�s, conforme a su Art�culo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica”. Y, seg�n el Art�culo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaci�n, en su Art�culo 11, se establecen l�mites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.
6.2 Falta de contestaci�n a la Demanda por parte de la Demandada
Ha quedado acreditado que la Demandada no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el Art�culo 16.e) del Reglamento, el Experto resolver� la controversia bas�ndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. As� se viene interpretando en numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI (“Doctrina”, a estos efectos) al aplicar la Pol�tica Uniforme (de la ICANN) de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, que ha servido de base al Reglamento correspondiente a los nombres de dominio “.es” (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI N� D2000-0277; Bodega Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez , Caso OMPI N��D2001-1183, y Retevisi�n Movil S. A. vMiguel Men�ndez, Caso OMPI N� D2001-1479, entre otros).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda.
De acuerdo en el Art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que las Demandantes tienen derechos previos; 2) la Demandada carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
A. Derechos previos
El Reglamento, en su Art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas en Espa�a. En el presente procedimiento han sido acreditados estos derechos; en particular como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), el derecho a la marca FERRERO ROCHER.
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, recordemos que el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento se compone de la denominaci�n “ferreroroche”, por lo que no es id�ntico a la marca antes citada. Ahora bien, fon�ticamente son ambas denominaciones pr�cticamente id�nticas y, en cualquier caso, la “r” final de la marca FERRERO ROCHER, que no figura en el Nombre de Dominio, no representa una diferencia sustancial. Adem�s, cabe destacar que las Demandantes han aportado pruebas de confusiones reales, lo que resulta obvio, pues la marca FERRERO ROCHER se pronuncia por la mayor�a de los espa�oles sin que el sonido de la referida “r” resulte perceptible; esto sucede principalmente en determinadas zonas de Espa�a (Andaluc�a, Extremadura o Murcia), donde se ha pronunciado tradicionalmente sustituyendo la pronunciaci�n de la letra “r” por un acento t�nico en la �ltima s�laba de la palabra “Rocher” (pronunciado “Roch�”).
Por tanto, el Experto considera fuera de toda duda que existe una semejanza entre ambos signos susceptible de crear confusi�n, ya que la part�cula “es” carece de relevancia a estos efectos, como reiteradamente viene sosteniendo la doctrina. Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2, concretamente en el p�rrafo que define cu�ndo un registro de Nombre de Dominio es especulativo o abusivo.
B. Derechos o intereses leg�timos
Se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias –a t�tulo meramente enunciativo, no limitativo- pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio.
Aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos. Como queda dicho, en este caso la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
Ha quedado acreditado que la Demandada no tiene ning�n v�nculo con las Demandantes ni ha sido autorizada en modo alguno por aqu�llas para registrar el Nombre de Dominio.
La Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaci�n “Ferrero Roche”.
Por otra parte, las marcas FERRERO ROCHER de las Demandantes se han convertido en una referencia en el mercado espa�ol e internacional. La denominaci�n FERRERO ROCHER no tiene una significaci�n gen�rica en castellano ni en cualquier otra lengua, sino que se refiere expresa y un�vocamente a las marcas “FERRERO ROCHER”. Asimismo, por su especificidad y notoriedad, la denominaci�n “FERRERO ROCHER” solamente puede entenderse referida a las Demandantes.
Por todo lo que antecede, el Experto considera que la Demandada conoc�a perfectamente la existencia de las marcas “Ferrero Rocher” de las Demandantes y que el registro de un nombre de dominio casi id�ntico a las mismas no respond�a a la voluntad de utilizarlo en relaci�n con sus propias actividades, sino a una clara intenci�n de aprovecharse de la notoriedad de las mencionadas marcas. Esta impresi�n se refuerza si se tiene en cuenta que la Demandada tambi�n ha registrado otros nombres de dominio correspondientes a otras marcas notorias ajenas(<googletravel.es>, <grammylatinos.es> o <googlemania.es>) que, al igual que sucedi� en el caso del Nombre de Dominio, est� ofreciendo p�blicamente en venta.
En efecto, es importante recordar que tambi�n ha quedado acreditado que, desde un principio, el Nombre de Dominio ha estado vinculado a una p�gina web en la que se ofrec�a p�blicamente a la venta y, por tanto, no procede considerar este uso como una “oferta de buena fe de productos o servicios”.
Por tanto, siendo evidente que la Demandada podr�a haber optado por cualquier otro Nombre de Dominio que no guardase semejanza (rayana en la identidad en este caso) con la marca FERRERO ROCHER y, teniendo en cuenta la documentaci�n de prueba aportada con la Demanda, este Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el presente caso, las Demandantes han aportado abundantes pruebas que acreditan la notoriedad o renombre de la marca FERRERO ROCHER. Y hemos de tener en cuenta que este tipo de marcas gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
Un uso consistente en la oferta p�blica en venta del Nombre de Dominio constituye un caso flagrante de uso de mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el car�cter notorio de las marcas afectadas.
Asimismo, el uso dado al Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituye una clara infracci�n no tan s�lo del Reglamento, sino tambi�n de las condiciones aplicables a la asignaci�n y gesti�n de nombres de dominio .ES, aceptadas por su parte en el momento del registro. En particular, el registro del Nombre de Dominio constituye una clara infracci�n del punto 10 de las mencionadas condiciones, el cual establece: “De acuerdo con su conocimiento, el uso del nombre de dominio no viola los derechos de terceros”.
En este punto procede recordar que la Demandada tambi�n ha registrado y ofrece en venta otros nombres de dominio semejantes a marcas famosas de terceros, lo que igualmente se ha de considerar como un indicio de mala fe. En efecto, la Doctrina viene interpretando que el registro indiscriminado de nombres de dominio constituye un indicio de mala fe, sobre todo si se trata de marcas como las citadas m�s arriba (por ejemplo, Eresm�s Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M. Garc�a, Caso�OMPI N� D2001-0949, Gestevisi�n Telecinco, S.A. v. D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI N� D2002-0137 <tele5.com> y Lycos Espa�a Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI N��D2004-0434).
Por �ltimo, procede tener en cuenta que las Demandantes remitieron, por burofax, a la Demandada un requerimiento, inst�ndole a respetar sus derechos sobre la marca FERRERO ROCHER y a resolver la controversia de forma voluntaria. La falta de respuesta a tal requerimiento tambi�n pone de manifiesto la nula predisposici�n de aqu�lla a evitar el presente procedimiento, circunstancia �sta que abunda en la ausencia de buena fe por parte de la Demandada.
En conclusi�n, la actuaci�n de la Demandada respecto al registro y uso del Nombre de Dominio s�lo puede considerarse basada en criterios de mala fe, comportando el cumplimiento de la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ferreroroche.es> sea transferido a Ferrero�S.p.A., por ser la titular de los derechos previos a que alude el Reglamento en su Art�culo 2.
Antonia Ruiz L�pez
Experto �nico
Fecha: 14 de junio de 2006