Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bugatti International S.A. v. Eduardo Landa Iturricha
Caso No. DES2006-0010
1. Las Partes
La Demandante es Bugatti International S.A., audi AG, Ingolstadt, Alemania representada por Elzaburu, Espa�a.
El Demandado es Eduardo Landa Iturricha, Vitoria, �lava, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bugatti.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2006. El 14 de junio de 2006 el Centro envi� a ESNIC via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El 16 de junio de 2006 ESNIC envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con el art�culo 7 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2006. De conformidad con el art�culo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 13 de julio de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fu� presentado ante el Centro el 13 de julio de 2006, justo el �ltimo d�a de plazo se�alado, solicitando el Demandado una ampliaci�n del mismo para aportar documentos adicionales.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 27 de julio de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaci�n:
La Demandante, que pertenece al sector de la automoci�n, es titular registral de las marcas comunitarias n�meros 852.988 y 1.394.154, ambas consistentes en la denominaci�n BUGATTI; la primera del 16 de junio de 1998 (con prioridad italiana del 6 de febrero de 1998) y la segunda del 23 de noviembre de 1999. Estas marcas se concedieron para distinguir numerosos productos y servicios.
La marca BUGATTI viene siendo objeto de un uso muy intenso desde hace m�s de un siglo y es internacionalmente conocida, en particular por los aficionados al mundo del motor, estando presente no s�lo en las publicaciones especializadas, sino tambi�n en peri�dicos econ�micos y de informaci�n general; todo ello ha sido suficientemente probado por la Demandante. Entre los documentos aportados se pueden encontrar ejemplos de diversas publicaciones que aluden al lanzamiento del primer autom�vil Bugatti en el a�o 1900; tambi�n se ha acreditado el uso de la marca para accesorios de autom�viles y para productos promocionales tales como bolsos, billeteros, pureras, agendas, etc.
El Nombre de Dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 16 de noviembre de 2005.
El Demandado es una persona f�sica, si bien, est� vinculado a la sociedad Map-Factory Ediciones S.L., como se desprende de la carta remitida por dicha sociedad (firmada por el Demandado) con fecha 30 de mayo de 2006, carta a la que se har� referencia m�s adelante.
El Experto ha comprobado personalmente que actualmente el Nombre de Dominio est� vinculado a una p�gina web. Esta p�gina es un portal de Internet que contiene v�nculos a otras p�ginas agrupadas por categor�as (entre ellas una dedicada a automoci�n) y un buscador.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Bugatti International S.A. es titular de registros de la marca BUGATTI en la Uni�n Europea y concretamente en Espa�a.
- El Nombre de Dominio controvertido es id�ntico a la marca BUGATTI.
- El Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni �ste ha sido com�nmente conocido como Bugatti, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio.
- El Demandado fue requerido para que cediese al Demandante, de forma voluntaria e incondicional, el Nombre de Dominio, con el fin de evitar el presente procedimiento, habi�ndose recibido una respuesta que supone un reconocimiento de la falta de legitimaci�n del Demandado para ostentar la titularidad de dicho Nombre de Dominio.
- El propio renombre de la marca, as� como de la compa��a de automoci�n Bugatti y su amplio conocimiento por el p�blico consumidor (y por cualquier consumidor aficionado al mundo de la automoci�n y el motor) permite presumir que el registro del dominio por parte del Demandado se realiz� con un claro prop�sito usurpador sin que existiera as� legitimaci�n alguna para ello.
- El Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe, actuaci�n que constituye una pr�ctica habitual del Demandado, citando como ejemplo otro registro realizado por �l <elcorteingl.es>, que supone una usurpaci�n de derechos de la entidad El Corte Ingl�s.
- Y, por tanto, solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.
B. Demandado
El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:
- El Nombre de Dominio no crea confusi�n con Bugatti International S.A., por cuanto la utilizaci�n de este nombre por parte del Demandado se va a aplicar al campo del dise�o y va a ser utilizado por �l mismo en una sociedad limitada que actualmente est� en per�odo de constituci�n (Bugatti Dise�o S. L.), cuyo objeto social es el “Dise�o de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas”.
- El Demandante no tiene sede en Espa�a, mientras que la nueva sociedad “Bugatti Dise�o S. L.” s� va a tenerla, por lo que el Demandado tiene m�s derechos o intereses leg�timos respecto al Nombre de Dominio.
- El Demandado registr� el Nombre de Dominio para constituir una empresa con un objeto social completamente distin�to al de la Demandante y que ofreci� su venta porque la Demandante estaba dificultando su uso.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.
Tambi�n resulta aplicable el Derecho espa�ol y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes espa�olas en materia de marcas y de competencia desleal.
Conforme al Art�culo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7�de�diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Art�culo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Adem�s, conforme a su Art�culo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica.”. Y, seg�n el Art�culo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaci�n, en su Art�culo 11 se establecen l�mites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.
Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada “Doctrina” de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2. Aportaci�n de documentos adicionales
El art�culo 18 del Reglamento, en sus letras b) y d), establece que el Experto resolver� sobre la admisibilidad de las pruebas y de documentos adicionales que las Partes est�n interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.
El Demandado, en el presente procedimiento, present� escrito de contestaci�n a la Demanda y anexos agotando el plazo reglamentario y, en el mismo escrito, solicit� una ampliaci�n de plazo para aportar documentos adicionales.
El Experto ha considerado inadmisible dicha solicitud, ya que el estudio previo de los antecedentes del caso le ha permitido constatar que los documentos anunciados no tienen ninguna influencia ni son en absoluto determinantes para dictar la presente decisi�n.
6.3. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo en el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
A: Derechos previos
El Reglamento, en su art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espa�a.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca BUGATTI, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de hecho).
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, en el presente caso nos encontramos con una absoluta identidad entre la marca y el Nombre de Dominio. Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2, concretamente en el p�rrafo que define cu�ndo un registro de Nombre de Dominio es especulativo o abusivo.
B. Derechos o intereses leg�timos
Se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos.
Aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos.
Ha quedado acreditado que el Demandado no tiene ning�n v�nculo con la Demandante ni ha sido autorizado en modo alguno por aqu�lla para registrar el Nombre de Dominio.
El Demandado tampoco ha sido ni es conocido por la denominaci�n “Bugatti”.
Por otra parte, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandado no permiten concluir que ostente alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio.
Adem�s, en la respuesta que el Demandado envi� para contestar al requerimiento de la Demandante, mediante carta que firm� �l mismo (Anexo 4 de la Demanda), se reconoce de forma impl�cita su falta de legitimaci�n. Dicha carta ten�a el siguiente contenido:
“Muy se�ores nuestros:
Antes de perder el tiempo en discusiones y procedimientos hemos decidido desprendernos de dicho dominio. Habiendo contactado con otras empresas que se denominan Bugatti, tanto en Alemania, Italia, Francia y poseedoras de marcas comunitarias con el t�rmino “Bugatti” les hemos pedido una oferta por dicho dominio, pues su valor creemos que lo pone quien lo compra, y la mejor que hemos obtenido ha sido por un importe de 82.000 euros mas IVA.
Si est�n dispuestos a mejorar dicha oferta (m�nimo 3.000 euros) podremos llegar a un acuerdo. Si en el transcurso de 1 semana (d�a 7�de�Junio,�12�horas) no obtenemos respuesta de ustedes supondremos que no est�n interesados y procederemos a la venta y transferencia de dicho dominio a sus nuevos propietarios.”
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que en el membrete de la referida carta consta “Map-Factory Ediciones S. L.”, sin que aparezca ninguna menci�n a la denominaci�n Bugatti, ya sea a titulo de marca, de nombre comercial o de nombre de dominio. Es decir, la documentaci�n que consta en el expediente administrativo confirma que, hasta la fecha en que fue iniciado este procedimiento, el Demandado no era en absoluto conocido en el tr�fico econ�mico por la denominaci�n Bugatti sino, en todo caso, por la mencionada Map-Factory Ediciones S.L., la cual consta igualmente como contacto administrativo, de facturaci�n y t�cnico” (con id�ntico domicilio) del nombre de dominio “el corteingl.es”, que tambi�n registr� el Demandado a su nombre.
En efecto, si el Demandado efectu� un ofrecimiento expreso de venta del nombre de dominio a la Demandante, con amenazas de ofrec�rselo a otras empresas que, seg�n �l, tambi�n poseen marcas, es porque asume que carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio.
Por otra parte, es evidente que la elecci�n del t�rmino “bugatti” para registrar el nombre de dominio no pudo ser casual, puesto que Bugatti es una marca notoria y posee gran prestigio entre los consumidores, aficionados y conocedores del mundo del motor.
La notoriedad de dicha marca no requiere prueba, sin embargo la Demandante ha aportado abundantes documentos de prueba que avalan esa notoriedad.
Tampoco cabe suponer que sea casual la elecci�n por el Demandado del nombre de dominio “elcorteingl.es”, tan sumamente similar a la marca notoria El Corte Ingl�s; este dato m�s bien permite constatar que el presente caso no es el �nico en que el Demandado se apropia de un nombre de dominio confundible con una marca notoria ajena.
Pretende el demandado justificar su actuaci�n aduciendo que el nombre de dominio va a ser utilizado para constituir una sociedad limitada con la denominaci�n social “Bugatti Dise�o S.L.”, que se ha de dedicar al “dise�o de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas”. Para acreditarlo, aporta la certificaci�n preceptiva emitida por el Registro Mercantil Central; sin embargo dicha certificaci�n est� fechada el 30 de junio de 2006, es decir, en fecha posterior a la notificaci�n de la demanda e iniciaci�n del presente procedimiento (23 de junio de 2006).
En cualquier caso, la sociedad Demandante, adem�s del derecho de marca, tambi�n ostenta derechos anteriores al nombre comercial Bugatti, como elemento principal y distintivo de su denominaci�n social, conforme al art�culo 8� del Convenio de la Uni�n de Par�s para la protecci�n de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Instrumento de Ratificaci�n 13.12.1971, BOE 1.02.1974), que dice textualmente: “El nombre comercial ser� protegido en todos los pa�ses de la Uni�n sin obligaci�n de dep�sito o de registro, forme o no parte de una marca de f�brica o de comercio”. Este precepto concuerda con el Art�culo 9.1, d) de la vigente Ley de Marcas.
Por �ltimo, cabe a�adir que el uso de la marca BUGATTI por parte del Demandado como denominaci�n social, tal y como anuncia en este procedimiento, podr�a constituir infracci�n de los derechos de la Demandante, conforme a la vigente Ley de Marcas espa�ola, en particular, trat�ndose de una marca notoria. Dicha Ley incluso proh�be a los �rganos registrales competentes otorgar denominaciones de personas jur�dicas que puedan originar confusi�n con una marca o un nombre comercial notorios o renombrados y la posible disoluci�n de pleno derecho de la sociedad por violaci�n del derecho de marca cuando judicialmente fuera impuesto el cambio de denominaci�n social (Disposiciones Adicionales 14� y 17� de la Ley de Marcas). Estos preceptos legales vinieron a confirmar la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, pues, afirmada la libertad de elecci�n de la denominaci�n social, se impone reglamentariamente (normas del Registro Mercantil) la exigencia de veracidad para impedir que se utilice como tal una expresi�n o t�rminos que puedan inducir a error sobre la propia identidad de la sociedad, as� como para lograr una mayor transparencia en el mercado.
Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan el renombre de la marca BUGATTI. Y hemos de tener en cuenta que las marcas renombradas gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
Esa notoriedad o renombre del distintivo Bugatti permite presumir que el Demandado, al registrar el nombre de dominio, era consciente de estar apropi�ndose de una marca ajena. Sin embargo, en el presente caso no se trata de una simple presunci�n, ya que el propio Demandado lo ha admitido en su referida carta del 30 de mayo de 2006, en la que, adem�s de ofrecer la venta del nombre de dominio al Demandante por 85000�euros, amenaza con la posibilidad de ofrec�rselo a terceros.
Tal actuaci�n es subsumible en el Art�culo 2 del Reglamento, concretamente cuando se refiere a las “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”, que establece:
“Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando:
1. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier t�tulo el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de �ste, por un valor cierto que supera el coste documentado que est� relacionado directamente con el nombre de dominio”.
La Doctrina tambi�n ha establecido que el registro de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe, sin olvidar que �ste no es el �nico nombre de dominio que ha registrado el Demandado consistente en marca notoria (entre otras Decisiones Eresm�s Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M Garc�a, Caso OMPI N�. D2001-0949 ; Banco Espa�ol de Cr�dito, S.A. vs. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI N�. D2000-0018; Gestevision Telecinco, S.A vs. D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI N N�. D2002-0137; Lycos Espa�a Internet Services S.L. vs. Mediaweb S.L., Caso OMPI N�. D2004-0434).
En conclusi�n, es obvio que al ser BUGATTI una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio dif�cilmente pueden obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandado.
Por otra parte, recordemos que el Reglamento tambi�n prev� como “Prueba de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando: (…) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su p�gina web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su p�gina web o de un producto o servicio que figure en su p�gina web”.
En la fecha de presentaci�n de la demanda, el sitio web “www.bugatti.es” no ten�a ning�n contenido; sin embargo el Experto, tal y como antes se apunt� (apartado 4, Antecedentes de Hecho), ha comprobado personalmente la existencia de un portal de Internet que contiene v�nculos a otras p�ginas agrupadas por categor�as (entre ellas una dedicada a automoci�n) y un buscador.
Es decir, las alegaciones del Demandado quedan desvirtuadas de nuevo ante este hecho, pues en este nuevo sitio web y bajo el t�tulo <bugatti.es>, que aparece de forma destacada, se ofrece todo tipo de v�nculos a productos y servicios que incluso coinciden en el mismo sector de la Demandante o pueden tener conexi�n o asociaci�n con la Demandante. Todo lo cual abunda en la clara intenci�n del Demandado de aprovechar indebidamente el prestigio de la marca BUGATTI, con independencia de que tal uso pueda constituir asimismo una infracci�n de la repetida marca, conforme al Art�culo 34 de la Ley de Marcas antes mencionado.
Por todo ello, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bugatti.es > sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto �nico
Fecha: 10 de agosto de 2006