Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Endebe Catalana S.L. v. Ram�n Ortiz Ortiz
Caso N�. DES2006-0028
1. Las Partes
La Demandante es Endebe Catalana S.L., con domicilio en Barcelona, Espa�a, representada por March & Asociados, Espa�a.
La parte Demandada es Ram�n Ortiz Ortiz, con domicilio en Almer�a, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bultaco.es>.
El Agente registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. y el registrador es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 13�de�octubre�de�2006. El 16�de�octubre�de�2006, el Centro envi� a Nominalia Internet S.L. v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 19�de�octubre�de�2006, Nominalia Internet S.L. envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).
De conformidad con los art�culos�7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25�de�octubre�de�2006. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 14�de�noviembre�de�2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14�de�noviembre�de�2006.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 29�de�noviembre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo�5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaci�n:
La Demandante es titular registral de la marca BULTACO, notoriamente conocida a nivel internacional. Existen diversos registros en vigor de la marca BULTACO a nombre de la Demandante, tanto en Espa�a como en otros pa�ses de Europa, as� como en India, Argentina, Nueva Zelanda, Jap�n, etc., todos ellos de mucha antig�edad; as� por ejemplo, los registros de marca espa�ola n�meros 345.041 y 346.960, que se remontan al a�o�1959. Algunos de estos registros protegen tambi�n la marca mixta BULTACO CEMOTO.
La Demandante es tambi�n titular del nombre de dominio <bultaco.net>.
El Nombre de Dominio <bultaco.es>, objeto del presente procedimiento, fue registrado por el Demandado el 10�de�noviembre�de�2005.
La Demandante ha requerido al Demandado para que renunciara al Nombre de Dominio, requerimiento que qued� sin respuesta.
El Experto ha comprobado que el Nombre de Dominio se usa en Internet mediante un sitio web que alude reiteradamente a la marca BULTACO, a modo de t�tulo y de forma destacada, acompa�ada del logo caracter�stico de dicha marca, reproducido a cada lado de la marca BULTACO y que incluye a su vez las marcas BULTACO y CEMOTO. En esta web se pueden encontrar diversas alusiones a las motocicletas BULTACO con remisiones a su “Historia”, “Lista de Modelos”, “Fotograf�as Modelos”, etc. Y cuando se accede al enlace “CONTACTO”, aparece como direcci�n de correo electr�nico cemotospain@gmail.com.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
ENDEBE CATALANA, S. L. es una sociedad de nacionalidad espa�ola, constituida en�1997 e integrada por todos y cada uno de los diez hijos de D.�Francisco�Xavier Bult�Marqu�s, m�s conocido en el mundo del motor como “Paco�Bult�” o “Don�Paco”, fundador de la marca de motocicletas “BULTACO” que inici� su andadura en los a�os 50 del siglo pasado y que tanto renombre y prestigio mundial adquiri� en las siguientes d�cadas de los 60, 70 y 80.
Las motocicletas BULTACO ganaron destacadas competiciones a nivel nacional e internacional; por ejemplo, las motocicletas BULTACO Modelos Sherpa ganaron varios campeonatos en Espa�a de trial, de la mano de Ignacio Bult� Marqu�s, as� como campeonatos del mundo de trial.
- La familia Bult� ha estado siempre y en todo momento vinculada al mundo del motor en general y en particular en el mundo del motociclismo, en concreto, Ignacio Bult� (hijo, ex-campe�n de Espa�a de trial), Juan Bult� (hijo, probador oficial de distintas marcas de motocicletas), �lvaro Bult� (hijo, participante en las 24 horas de Monjuich, Paris Dakar, organizador de la Vuelta a Espa�a de motos acu�ticas, etc…) Miki Arpa Bult� (nieto, campe�n de Espa�a de enduro), Sete Gibernau Bult� (nieto, corredor oficial del equipo Ducatti en la categor�a MotoGP del campeonato del mundo).
- La marca BULTACO (y sus diferentes logotipos) no ha dejado jam�s de usarse, tanto en Espa�a como en el extranjero. En efecto, los hijos de Paco Bult�, tras observar que a pesar de que no se fabricaban nuevas motocicletas BULTACO la marca gozaba de un gran prestigio internacional, decidieron constituir la sociedad ENDEBE CATALANA, S. L. para crear y distribuir una nueva l�nea de productos de distinta �ndole (merchandising) siempre bajo la marca y logotipos caracter�sticos de BULTACO.
- A finales de los a�os 90, ENDEBE CATALANA, S. L. alcanz� un acuerdo con Nacional Motor, S. A., m�s conocida por ser quien fabrica y comercializa las motocicletas DERBI, as� como por ser quien distribuye en Espa�a las motocicletas KAWASAKI, quien, con la pertinente licencia de marcas otorgada por ENDEBE CATALANA, S. L., inici� la fabricaci�n de las nuevas BULTACO con la participaci�n activa de la familia Bult� en el dise�o, realizaci�n y producci�n de las referidas motocicletas.
- Desde sus inicios y hasta la fecha, tanto la propia denominaci�n BULTACO como los reiterados logotipos y, en especial, el famoso dibujo del “pu�o rampante” han tenido un significado y un valor considerables, motivo por el cual se hallan debidamente protegidos mediante los correspondientes registros de marca, tanto a nivel nacional, como comunitario e incluso en otros m�ltiples pa�ses del mundo.
- Resulta m�s que evidente la total identidad existente entre la marca BULTACO y el nombre de dominio del Demandado.
- Finalmente, la Demandante alega, apoy�ndose en documentos de prueba, que el titular actual del Nombre de Dominio no tiene derechos leg�timos sobre la citada denominaci�n y que lo ha registrado de mala fe, por lo que debe ser transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:
- Que no tiene ning�n derecho sobre la marca BULTACO.
- Que no tiene intereses leg�timos sobre la marca BULTACO.
- A pesar de ello, afirma que no ha actuado ni act�a de mala fe, si bien admite que fue intencionada la elecci�n de la marca BULTACO para registrar el Nombre de Dominio y para su uso en una web que enumera los modelos de Bultaco y su historia. El Demandado a�ade que los herederos de Montesa han hecho lo propio con la marca Montesa, por lo que, a su juicio, Bultaco no iba a ser menos.
- Que no se cumple ninguna de las cinco premisas necesarias para considerar que ha actuado de mala fe.
- Finalmente opina que D.�Francisco�Xavier�Bult� (conocido como “Don�Paco”) no aprobar�a el rumbo y la pol�tica que actualmente se aplica a su marca, reconociendo reiteradamente la gran val�a de la misma. En su escrito, el Demandado tambi�n realiza diversas “correcciones” y “precisiones” a los datos que constan en la demanda, como por ejemplo que Ignacio Bult� Sagnier fue quien gan� un Campeonato de Espa�a de trial.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
Tambi�n resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2)�el�Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y�3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.2.A. Derechos previos
El Reglamento, en su art�culo�2, define como “derechos�previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espa�a.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos, concretamente, sobre la marca BULTACO, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes�de�Hecho).
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, no cabe la menor duda, ya que en el presente caso nos encontramos ante absoluta identidad entre Marca y Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaci�n “.es” a efectos comparativos.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
6.2.B. Derechos o intereses leg�timos
Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos.
En el presente caso, ambas partes coinciden en la afirmaci�n de que el Demandado no tiene ning�n v�nculo con la Demandante ni ha sido autorizado en modo alguno por aqu�lla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante ha requerido al Demandado para que renunciara al Nombre de Dominio.
Es m�s, el Demandado ha reconocido expresamente que no tiene “ning�n derecho previo sobre la Marca BULTACO”; tambi�n reconoce expresamente “no tener intereses leg�timos sobre la marca y/o el nombre Bultaco”. A pesar de ello, considera “normal” elegir el nombre de una marca ajena para registrarlo como Nombre de Dominio, por entender que ello no perjudica al titular de la “m�tica Marca”, tal y como �l mismo la califica, asegurando que su actividad es la propia de una aficionado y que lo hace “por amor al arte”.
Respecto a la notoriedad y prestigio internacional de la Marca BULTACO –debidamente probado por la Demandante –, el Demandado no s�lo lo reconoce, sino que aprovecha su escrito de defensa para ensalzar la marca y para corregir diversos datos err�neos que, seg�n �l, aparecen en la demanda, y al hacerlo, viene a ampliar la abundante documentaci�n aportada por la Demandante para acreditar la notoriedad y el prestigio de la marca.
El Demandado tampoco se cuestiona la titularidad del derecho a la marca mixta BULTACO CEMOTO (con un “dedo rampante”), marca que actualmente pertenece a la Demandante; por el contrario, relata en su escrito que admite que “este logotipo fue adoptado por Don Paco como s�mbolo de su marca”.
En resumen, el Demandado s�lo niega que haya actuado de mala fe, de modo que no es necesario entrar en mayores consideraciones para concluir que no tiene ning�n derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio y, por tanto, este Experto da por cumplido el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2.
6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Como queda apuntado m�s arriba, el Demandado b�sicamente se defiende afirmando que no ha actuado de mala fe; sin embargo, de acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ning�n derecho ni inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio,– lo que en el presente caso admite el Demandado – es dif�cil presumir buena fe en el registro y/o uso del mismo.
Por otra parte, la doctrina del Centro tambi�n viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, si bien su enumeraci�n es meramente enunciativa, no limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas”, inspir�ndose para ello en dicha doctrina.
Es cierto que, en el presente caso, no resulta acreditado que el Demandado haya mostrado intenci�n de vender el Nombre de Dominio, tampoco que su actuaci�n impida la actividad comercial del Demandante, ni que haya vertido cr�ticas en su web sobre la marca o sobre la titular de la misma. Sin embargo, basta considerar que por muy “aficionado” de la Marca que sea el Demandado, no puede utilizar deliberadamente dicha marca para registrarla y usarla como Nombre de Dominio, id�ntico a la marca de la Demandante, sin que medie la autorizaci�n expresa del titular de la misma. Recordemos que la legislaci�n de Marcas otorga un derecho exclusivo al titular de la Marca registrada, si bien con ciertas limitaciones que han de ser aplicadas como excepciones a la norma general del “derecho exclusivo”.
En efecto, resulta aplicable al presente caso el Art�culo 34�de�la vigente Ley de Marcas espa�ola, concretamente el p�rrafo 2. c), en relaci�n con el p�rrafo�3. e), que faculta al titular de la Marca a prohibir que terceros, sin su consentimiento, “utilicen el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio”, refiri�ndose el p�rrafo�2. c), en particular, al supuesto de las marcas notorias o renombradas en Espa�a, pudi�ndose aplicar dicha prohibici�n, en general, cuando el uso de la Marca “pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.
Adem�s, el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye una infracci�n del “Acuerdo�de�Registro” de nombres de dominio “.ES” de NOMINALIA, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros” (p�rrafo�10).
Es evidente que el Demandado podr�a haber elegido cualquier otro Nombre de Dominio para relacionarse en su web con otros aficionados a la marca BULTACO, de forma que quedase clara su independencia respecto de la sociedad Demandante, evitando al mismo tiempo el riesgo de confusi�n y/o asociaci�n con ella. En tal caso, el Demandado habr�a estado amparado por el derecho constitucional a la libertad de expresi�n. As� se ha considerado en numerosas decisiones del Centro que han resuelto casos similares al que nos ocupa, por ejemplo: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.v. Luis�Toribio Troyano, Caso OMPI N�.�D2003-0438. Asimismo, procede tener en cuenta que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que los derechos constitucionalmente protegidos no tienen un alcance ilimitado, pues en determinadas circunstancias pueden restringirse si su ejercicio infringe otros derechos. Esta jurisprudencia tambi�n ha sido tenida en cuenta en anteriores Decisiones del Centro; por ejemplo: Tecnolog�a de la Construcci�n S.A. (TECONSA) v. Asociaci�n de T�cnicas de Construcci�n Sa, Caso OMPI N�.�D2004-0786, entre otras.
Recordemos tambi�n que en el presente caso el Nombre de Dominio es id�ntico a una marca notoria, conocida sobradamente por el Demandado, como �l mismo ha admitido, por ser un aficionado a las motos BULTACO, y que la doctrina ha establecido que el registro de un Nombre de Dominio id�ntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones: Eresm�s Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M Garc�a, Caso OMPI N�.�D2001-0949; Banco Espa�ol de Cr�dito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI N�.�D2000-0018; Gestevision Telecinco, S.A v. D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI N�.�D2002-0137; Lycos Espa�a Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI N�.�D2004-0434, Caso OMPI N�.�D2006-0940 Edipresse Hymsa S.A. v. F9-Soft S.L.).
La falta de derechos o de inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio, unida al da�o o perjuicio que el uso del mismo puede causar a la imagen de la marca e incluso el riesgo de que tal marca sufra una p�rdida de distintividad por el llamado “efecto diluci�n”, que puede derivar del repetido uso no autorizado que se viene haciendo del Nombre de Dominio, tambi�n debe equipararse a un uso de mala fe, en el sentido del Reglamento, en particular cuando se trata de una marca notoria, como lo es la Marca BULTACO. El�Demandado tambi�n defiende que el uso del Nombre de Dominio no perjudica a la Demandante, sin embargo, lo cierto es que tal uso puede confundir a terceros y generar una err�nea asociaci�n con la Marca.
En efecto, las marcas notorias gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo�8�de�la Ley de Marcas espa�ola).
El riesgo de que los usuarios de Internet tengan la falsa impresi�n de que el Nombre de Dominio y su correspondiente web tienen alguna relaci�n con el titular de la Marca – o al menos que �ste ha prestado su consentimiento – se ve reforzado por el hecho de que en la repetida web tambi�n aparece como direcci�n electr�nica de “CONTACTO”: cemotospain@gmail.com. Es decir, una direcci�n que incluye otra marca de la Demandante, la marca CEMOTO, que obedece a la abreviatura de la denominaci�n social de la empresa fundada en origen para la fabricaci�n de BULTACO, a saber: Compa��a Espa�ola del Motor, S.A. Mal se compadece esta nueva elecci�n con la falta de mala fe que alega el Demandado. Recordemos adem�s (V�ase “Antecedentes de Hecho”, apartado 4) que el Demandado usa en su web ambas marcas de la Demandante, as� como su caracter�stico logo, de forma reiterada y destacada, de tal modo que el riesgo de confusi�n, por asociaci�n con la Demandante, resulta inevitable y, por tanto, dado el c�mulo de circunstancias que se dan en la actuaci�n del Demandado, no cabe interpretar la ausencia de mala fe por �l alegada.
Este Experto considera que las alegaciones del Demandado no desvirt�an los anteriores razonamientos. Por mucho que se estime o admire una marca, no se puede pretender que est� justificado usarla para registrar y usar un Nombre de Dominio id�ntico en inter�s propio (aunque no sea de tipo econ�mico, es decir, aunque s�lo sea para contactar con otros aficionados), sin la debida autorizaci�n de su titular, haciendo abstracci�n o ignorando cualesquiera otros intereses inherentes a la propia Marca y sin perjuicio de los que pueda tener su titular.
Por el contrario, queda claro que el Demandado procedi� al registro y uso del Nombre de Dominio, id�ntico a la Marca notoria, siendo plenamente consciente de que era la forma de que el usuario estableciese una inmediata asociaci�n con la marca ajena, es decir, sin preocuparse del riesgo de confusi�n y aprovech�ndose indebidamente de la notoriedad de la Marca.
Tampoco le preocup� al Demandado que al registrar el Nombre de Dominio impedir�a a la sociedad titular de la Marca que obtuviese tal registro cuando tuviese inter�s en utilizarlo en Internet, siendo �sta la �nica legitimada para ello, por ser la que ostenta verdaderos “derechos previos”, conforme al Reglamento. Esta doctrina ha sido aplicada en numerosas Decisiones del Centro, para casos como el presente, en el que el Nombre de Dominio es usado para una web de aficionados.
En fin, como viene afirmando el Tribunal Supremo espa�ol, la buena (o mala) fe es un concepto que se apoya en la valoraci�n de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jur�dico de libre apreciaci�n por el Juzgador en base a hechos y circunstancias probadas. Y, en el presente caso, este Experto ha tenido en cuenta todos y cada uno de esos hechos y circunstancias, llegando a la conclusi�n de que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo�21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bultaco.es> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto
Fecha: 16�de�diciembre�de�2006