Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buend�a P�rez
Caso N��DES2006-0039
1. Las Partes
La Demandante es Burger King Corporation con domicilio en Miami, Florida, Estados�Unidos�de�Am�rica, representada por Abril Abogados, Espa�a.
Los Demandados son Preregistro Hostytec y Diego Buend�a P�rez con domicilio en M�laga, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <burguerking.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 12�de�diciembre�de�2006. El 14�de�diciembre�de�2006 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 22�de�diciembre�de�2006 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado, Preregistro Hostytec, es quien figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n (Diego Buend�a P�rez).
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda dando comienzo al procedimiento el�29�de�diciembre�de�2006. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 18�de�enero�de�2007. El escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18�de�enero�de�2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como Experto el d�a 29�de�enero�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Burguer King Corporation es titular de las siguientes marcas en vigor y con efectos en Espa�a:
Marca comunitaria figurativa n�m. 000332866, en la que se incluye el signo BURGER KING, para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca comunitaria denominativa n�m. 000338434 BURGER KING para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca comunitaria figurativa n�m. 001115369, en la que se incluye el signo BURGER KING, para productos y servicios de las clases 25, 28, 29, 30, 32, 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M586068 (7), denominativa, BURGER KING, registrada para productos de la clase 29 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M586072 (5), denominativa, BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M768697 (8), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para productos de la clase 29 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M768698 (6), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para productos de la clase 32 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M768699 (4), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M861265 (X), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M861268 (4), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M876694 (0) mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42.
Marca espa�ola n�m M876695 (9) mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M881796 (0) denominativa, BURGER KING, registrada para productos de la clase 16 del Nomencl�tor Internacional;
Marca espa�ola n�m M2310610 (7), denominativa BURGER KING, registrada para la clase 35 del Nomencl�tor Internacional.
- Burger King Espa�a, S.A. es titular del nombre de dominio <burgerking.es> desde el 7�de�junio�de�1999.
- La marca BURGER KING ha alcanzado un uso considerable en el mercado siendo objeto de una intensa utilizaci�n publicitaria, lo cual, a juicio de este Experto, permite reconocerle el car�cter de marca renombrada conocida por la generalidad del p�blico espa�ol.
- En el blog <burguerking.blogspot.com> se afirma que el dominio <burguerking.es> est� en venta, y se realizan tambi�n afirmaciones como la siguiente “Sabemos de sobra Que BurgerKing se escribe as�… pero los montones de visitas a nuestra web indican que muchas personas de habla no inglesa (justo los que nos interesan) escriben BURGUERKING.ES en el navegador… o en google (por motivo de que no piensan en burjerking (asi se pronuncia burger king realmente en castellano) No nos hemos equivocado esta vaca da mas leche que ninguna, aunque sea del vecino y nos diga tontos…Tenemos llena de contadores la pagina que nos lo demuestran,…”. Dichas afirmaciones son introducidas bajo el alias “CAPNOE”.
- La b�squeda en el Google de informaci�n sobre “burguer” o “burguer king” es interpretada por el buscador como un error, indicando que quiz�s se quiso decir Burger y Burger King. Pero en todo caso, los resultados ofrecidos tras la b�squeda de informaci�n sobre “burguer” o “burguer king” aparecen vinculados en muchos casos a la marca BURGER KING.
- El nombre de dominio <burguerking.es> fue dado de alta el 10�de�noviembre�de�2005.
- El 19�de�septiembre�de�2006 la Demandante dirige un requerimiento a Tus Profesionales, S.L., como responsable de Hostytec. El 20�de�septiembre�de�2006 Tus Profesionales S.L le comunica por correo electr�nico a la Demandante que aunque aparece como propietaria del nombre de dominio, en realidad pertenece a unos de sus clientes (Diego Buend�a P�rez), habi�ndose puesto ya en contacto con �l para instarle a modificar los datos de la contrataci�n del nombre de dominio, y remiti�ndole al Demandante los datos de contacto de dicho cliente, para que se dirigiese al mismo.
- El 2�de�octubre�de�2006, los abogados de la Demandante remiten un correo electr�nico a Diego Buend�a P�rez en el que le instan a corregir los datos sobre la aut�ntica titularidad del nombre de dominio <burguerking.es>, y posteriormente a cederlo a la Demandante. El 10�de�octubre�de�2006 los representantes de la Demandante le env�an un nuevo correo electr�nico a Diego Buend�a P�rez indic�ndole que sigue a la espera de su respuesta. Dicha respuesta se produce ese mismo d�a por medio de un correo electr�nico en el que el Sr. Buend�a le comunica a los abogados de la Demandante su disponibilidad a colaborar, pero les indica que asesoren a su cliente para que le compre el dominio, afirmando expresamente lo siguiente: “pero acaso no pueden ustedes asesorar a su cliente para que me compre el dominio, puesto que quiero venderselo a ellos como puse en mi Blog?”. Asimismo el Sr. Buend�a afirma “Si le (sic) pongo en Sedo, una plataforma de venta de dominio estoy seguro de recibir algo por el, que (sic) har�a usted en mi caso?”. Ese mismo d�a el Despacho de abogados de la Demandante le comunica por email a Diego Buend�a P�rez que BURGER KING CORPORATION, INC no est� dispuesta a pagarle cantidad alguna por la transferencia del nombre de dominio, inst�ndole de nuevo a la transferencia y record�ndole que el registro del nombre de dominio no puede considerarse de buena fe.
- El 31�de�octubre�de�2006, la Demandante dirige un requerimiento env�ado v�a burofax al Sr. Buend�a, inst�ndole de nuevo a la cesi�n del nombre de dominio <burguerking.es>, sin que conste que haya contestado al mismo.
- El Sr. Diego Buend�a es titular del nombre de dominio <mcdonald.es>, figurando en la web “mcdonnald.blogspot.com” una afirmaci�n (que figura introducida por un sujeto con alias CAPNOE), seg�n la cual “Hemos Conseguido McDonald.Es, y que contentos!! (Que descuido por parte de McDonald) viva la libertad de expresi�n!! (…)”.
- El 12�de�febrero�de�2007 el Experto comprueba que en la web “www.burguerking.es” se ofrece como contenido un mensaje de texto en el que se puede leer “Esta direcci�n web no est� relacionada con ninguna empresa de restauraci�n. Es particular y usada con fines estad�sticos. Para consultas al respecto: ventadominio@gmail.com”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su demanda, la Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:
- El nombre de dominio <burguerking.es> es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con la marca BURGER KING. Al ser �sta una marca renombrada, es absolutamente imposible que el Demandado desconociera el car�cter renombrado de dicha marca y la identidad entre el nombre de dominio solicitado y la marca. En este sentido, argumenta la Demandante que el nombre de dominio <burguerking.es> y la marca BURGER KING son fon�ticamente id�nticas, y que el riesgo de confusi�n entre el nombre de dominio y la marca se acrecienta si se tiene en cuenta que es muy posible que los usuario de Internet que teclean directamente los dominios en la barra de direcciones del navegador se equivoquen y tecleen el nombre de dominio del Demandado antes que el del Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio <burguerking.es>, porque s�lo BURGER KING CORPORATION ostenta derechos sobre la denominaci�n BURGER KING. En este punto la Demandante insiste en el car�cter renombrado y prioritario de sus marcas, as� como en el hecho de que una b�squeda en Internet del t�rmino BURGUER KING demuestra que el propio buscador considera la b�squeda del t�rmino BURGUER como un error.
- El nombre de dominio <burguerking.es> ha sido registrado de mala fe, con fines especulativos, impidiendo su asignaci�n a la Demandante y generando confusi�n y depreciaci�n de la marca de la Demandante. La mala fe en el registro vendr�a demostrada, seg�n la Demandante, por el hecho de que Diego Buend�a P�rez reconoce en un email enviado a la Demandante en respuesta a un requerimiento previo de �sta, que su esperanza al prerregistrar el nombre de dominio <burguerking.es> era obtener alg�n tipo de lucro por su venta, al estar convencido de su valor intr�nseco. Asimismo, considera la Demandante que el mero hecho de no acceder a las pretensiones de la Demandante tras los oportunos requerimientos implican que a partir de este momento el Demandado ya incurre en mala fe. De igual modo, alega la Demandante, pero no lo prueba, que antes de los requerimientos al Demandado, el nombre de dominio en disputa estaba redirigido autom�ticamente a la web <goobikes.org>, lo cual revelar�a un aprovechamiento del prestigio y reputaci�n del renombre de la marca BURGER KING. Por lo dem�s, la mala fe del Demandado se apreciar�a tambi�n en el hecho de que tras los requerimientos recibidos, el nombre de dominio est� en la actualidad inactivo; en la fuerte reputaci�n y amplio conocimiento de la marca de la Demandante; en la disponibilidad para su venta del nombre de dominio (manifestada en el hecho de que la direcci�n de correo electr�nico del Demandado sea ventadominio@gmail.com); o en el hecho de que en la p�gina web personal “burguerking.blogspot.com” (que la Demandante sospecha sea de Diego Buend�a P�rez) se manifieste la inequ�voca voluntad especulativa que subyace tras el registro de este nombre de dominio. En suma, entiende la Demandante que el Demandado act�a de mala fe incluso a la luz de la legislaci�n espa�ola de marcas y de competencia desleal.
B. Demandado
Preregistro Hostytec no se person� en este procedimiento. Por su parte, Diego Buend�a P�rez se�alando ser titular del nombre de dominio en disputa, esgrime en su contestaci�n a la demanda los siguientes argumentos:
- La demanda se basa en falsedades, al afirmar que “el dominio est� dirigido a una p�gina pornogr�fica”, ya que el nombre de dominio est� redireccionado desde el momento de comunicaci�n de discrepancias a una p�gina que informa que el citado nombre de dominio es usado con fines estad�sticos.
- Coleccionar un nombre de dominio por el simple hecho de existir libertad de reservarlo pagando sus tasas no puede ser en ning�n momento un acto de mala fe.
- El nombre BurgerKing usa una palabra compuesta de dos de uso com�n sobre la cual no se pueden solicitar “expropiaciones de parecido”.
- La Demandante no est� interesada en reservar sus nombres de dominio en el mundo, porque en muchos pa�ses no lo ha hecho.
- La Demandante no tiene inter�s en llegar a un acuerdo, y s�lo le interesa desde el primer momento la “expropiaci�n forzosa del dominio”.
- Sostiene el Sr. Buend�a que no ha recibido ninguna notificaci�n y que la documentaci�n recibida ten�a la direcci�n equivocada, llegando por ello con varios d�as de retraso. Por ello, el caso deber�a ser desestimado por esa irregularidad.
- Su deseo es ceder el nombre de dominio, pero si est� en su poder es por la libertad que existe de “coleccionar” nombres de dominio sin darles un uso indebido.
- Termina Diego Buend�a P�rez pregunt�ndose si comprar un nombre de dominio es alguna clase de delito por qu� se permite y afirmando que si la Demandante tiene sus marcas patentadas (sic) y compradas, que compren los nombres de dominio a sus poseedores y que no intenten calificarlos de delincuentes.
Por todo lo anterior, Diego Buend�a P�rez solicita al Experto que rechace las peticiones de la Demandante.
6. Cuestiones previas
6.1. La determinaci�n del Demandado
En la base datos de ESNIC figura como titular del nombre de dominio <burguerking.es>, PREREGISTRO HOSTYTEC, constando como contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n Diego Buend�a P�rez.
El 19�de�septiembre�de�2006 la Demandante dirige un requerimiento a Tus Profesionales, S.L., como responsable de Hostytec. El 20�de�septiembre�de�2006 Tus Profesionales S.L le comunica por correo electr�nico a la Demandante que aunque aparece como propietaria del nombre de dominio, en realidad pertenece a unos de sus clientes (Diego Buend�a P�rez).
El art�culo 2 del Reglamento dispone que a los efectos del Reglamento se entender� por Demandado “el beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento”. En la Demanda, el Demandado se identifica de conformidad con los datos que constan en la base de datos WHOIS de la Autoridad de Registro RED.ES, de forma que se indica como Demandado a Preregistro Hostytec. No obstante, en el texto de la Demanda tambi�n se identifica a Diego Buend�a P�rez como titular “en la sombra” del nombre de dominio en disputa.
A la vista de esta circunstancia, cabe considerar que la Demanda aunque formalmente identifica al Demandado con los datos que figura en la Base de datos WHOIS, en realidad tambi�n est� demandando a Diego Buend�a P�rez. De hecho, Diego Buend�a P�rez no niega en ning�n momento su condici�n de titular del nombre de dominio, procediendo a contestar la demanda en condici�n de tal, as� como los correos electr�nicos previos enviados por la Demandante.
As� las cosas, este Experto acuerda que en la car�tula del presente procedimiento figuren como demandados Preregistro Hostytec (que sigue figurando como titular en la base de datos WHOIS) y Diego Buend�a P�rez.
6.2. La notificaci�n de la Demanda a Diego Buend�a P�rez
El Sr. Buend�a en su escrito de contestaci�n a la demanda afirma literalmente lo siguiente: “No he recibido ninguna notificaci�n y la documentaci�n que me llega ten�a la direcci�n equivocada, tambi�n llega con varios d�as de retraso por el mismo motivo. Una direcci�n puede estar equivocada deliberadamente y si esto es as� el caso deber�a desestimarse por esa irregularidad”.
Pues bien, este Experto considera que semejante pretensi�n del Demandado debe ser rechazada, porque cualquier eventual deficiencia en la comunicaci�n de la Demanda queda sanada por el hecho de que haya procedido a contestar a la misma dentro del plazo asignado para ello.
7. Debate y conclusiones
La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperar� cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Procede a continuaci�n analizar si se cumplen todos estos requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo, el art�culo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.
Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De�conformidad con la Disposici�n adicional �nica de la Orden ITC/1542/2005, de 19�de�mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”), “la autoridad de asignaci�n establecer� un sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos sobre la utilizaci�n de nombres de dominio en relaci�n con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”. Y seg�n el art�culo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entender� por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades v�lidamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a. 2) Nombres civiles o seud�nimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, pol�ticos y figuras del espect�culo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de m�ltiples marcas compuestas por el signo BURGER KING, por lo que resulta acreditado que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del art�culo 2 del Reglamento. Es cierto que el Demandado alega que el signo BurgerKing es una palabra compuesta de dos de uso com�n y que por ello no puede ser invocada para obtener la transferencia de signos parecidos. Sin embargo, debe dejarse claramente establecido que las marcas de la Demandante est�n en vigor y que si lo que el Demandado pretende es poner en duda la validez de dichas marcas, el presente procedimiento extrajudicial no es el cauce jur�dico apropiado para ello, no siendo este Experto competente para poner en tela de juicio la validez de las marcas de la Demandante, de las que ha aportado los oportunas pruebas de que est�n registradas y en vigor.
As� las cosas, debe procederse a continuaci�n a comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <burguerking.es> . Para�ello hay que tener en cuenta que la comparaci�n ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas.
Aplicando estos criterios este experto considera que existe una clara similitud entre las marcas BURGER KING y el nombre de dominio <burguerking.es>, similitud que es susceptible de causar confusi�n.
La principal diferencia entre la marca BURGER KING y el nombre de dominio <burguerking.es> reside en la inclusi�n en el nombre de dominio de la letra “u” entre la “g” y la “e” de la palabra BURGER. Semejante diferencia es absolutamente irrelevante y es muy probable que el usuario medio de Internet de habla espa�ola a la vista del nombre de dominio pueda creer err�neamente que se trata de un nombre de dominio correspondiente al titular de la marca o a alguien que cuenta con su autorizaci�n, gener�ndose as� un indudable riesgo de confusi�n.
Por lo dem�s, tampoco es relevante el hecho de que el nombre de dominio se omita el espacio que separa las palabras BURGER y KING. Como ya se ha declarado en resoluciones precedentes en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, cuando la marca est� formada por dos o m�s palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad t�cnica de incluir espacios en los nombres de dominio (Christian Dior Couture, SA c. Liage Internacional, Inc, Caso OMPI N��D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc c. All Business Matters Inc (aka�All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI N��D2000-1199). Y por las mismas razones, y como ya se ha indicado, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas.
En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusi�n entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo, las de los casos Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI N��D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, Caso OMPI N��D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterr�neo c. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI N��D2002-1037, por citar s�lo algunas. As� se ha reconocido tambi�n en decisiones dictadas en aplicaci�n del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N��DES2006-0001; SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. c. OFISTORE INTERNET, S.L., Caso OMPI N��DES2006-0033).
As� las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado, le corresponde a �ste, en la contestaci�n a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos. De hecho, el art�culo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaci�n deber� incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaci�n, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Car�cter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
Seg�n la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio porque s�lo BURGER KING CORPORATION ostenta derechos sobre la denominaci�n BURGER KING.
A la vista de las alegaciones y documentaci�n que presenta la Demandante se puede concluir que ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.
Llegados a este punto, debe analizarse si la parte Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos.
Para intentar probar sus derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Sr. Buend�a P�rez alega que es titular del nombre de dominio en virtud de la libertad que existe de registrarlos, pagando las correspondientes tasas, siempre que no se le d� un uso indebido. Con esta alegaci�n el Demandado pretende justificar sus derechos o intereses leg�timos en el hecho de haber registrado el nombre de dominio, al amparo de la legislaci�n vigente.
No obstante, el simple hecho de tener registrado a su favor el nombre de dominio no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses leg�timos sobre el mismo. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses leg�timos a los fines del art�culo 2 del Reglamento, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseer�an tales derechos o intereses, y ning�n Demandante podr�a triunfar en una reclamaci�n por registro abusivo o especulativo. Y naturalmente esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda. En este mismo sentido se expresan m�ltiples decisiones dictadas en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, por ejemplo: los casos The Hamlet Group Inc. c. James Lansford, Caso OMPI N��D2000-0073; Potomacs Mills Limited Partnership c. Gambit Capital Management Caso OMPI N��D2000-0062; Repsol Comercial de Productos Petrol�feros, S.A. c. Juana Hidalgo Martos, Caso OMPI N��D2000-1238; National Cable Satellite Corporation c. Gearwood.com, Caso NAF FA 00120000096194.
Adem�s, debe tenerse presente que aunque el Demandado ha registrado el nombre de dominio en conflicto, por el hecho de haber solicitado y obtenido el nombre de dominio se somete obligatoriamente al sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos en caso de que un tercero considere que el nombre de dominio viola un derecho previo del cual es titular y que ha sido registrado de forma abusiva o especulativa.
Debe recordarse en este sentido que el apartado decimocuarto de la Orden ITC/1542/2005, de 19�de�mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”) dispone que “la responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organizaci�n a la que se haya asignado dicho nombre de dominio”. Y seg�n la Disposici�n adicional �nica de dicha Orden, el sistema extrajudicial de resoluci�n de conflictos “deber� proporcionar una protecci�n eficaz frente al registro de nombres de car�cter especulativo o abusivo (…) y “la participaci�n en el sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos ser� obligatoria para el titular del nombre de dominio”.
A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera que no consta que Diego Buend�a P�rez tenga derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio <burguerking.es>. De igual modo, tampoco goza de derechos o intereses leg�timos PREREGISTRO HOSTYTEC, pues como se ha indicado, la titularidad del nombre de dominio a su favor es meramente nominal.
En suma, se cumple tambi�n el segundo de los requisitos fijados en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [art�culo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso el art�culo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias –no limitativas- que en caso de que sean acreditadas supondr�n la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Seg�n la Demandante, el nombre de dominio en conflicto ha sido registrado de mala fe, entre otras razones porque se registr� teniendo conocimiento de la marca BURGER KING.
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos al tenor del Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca (o del signo sobre el que el Demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N��DES2006-0001. Y en la misma l�nea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Pol�tica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI N��D2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Jos�, Caso OMPI N��D2003-0675, entre otras muchos). As� las cosas, la difusi�n de las marcas de la Demandante en el pa�s de residencia del Demandado, as� como la protecci�n de dichas marcas en ese pa�s, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado ten�a conocimiento previo de dichas marcas con antelaci�n a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que pod�a haber explicado en la contestaci�n a la demanda las eventuales razones que le habr�an llevado a elegir el t�rmino “burguerking” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el renombre de la marca de la Demandante hace muy improbable que la elecci�n de ese t�rmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.
En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <burguerking.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoc�a las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo �ste que no ha negado el Demandado). Adem�s, la circunstancia de que el Demandado proponga la venta del nombre de dominio es un hecho m�s que, sumado a las circunstancias anteriores, supone un indicio de que el nombre de dominio se registr� con la finalidad de especular con el mismo.
Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. N�tese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Pol�tica UDRP pues el p�rrafo 4�de�la dicha Pol�tica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.
En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garc�a Carri�n, S. A. c. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI N��D2000-0239, o Comunidad Aut�noma de Galicia v. Jes�s Sancho Borraz, Caso OMPI N��D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, lo estar� usando de mala fe, puesto que asumir una soluci�n distinta ser�a absolutamente contradictorio. Quien act�a de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando sin causa leg�tima, a los derechos de un tercero.
El Demandado argumenta que el nombre de dominio est� redireccionado desde el momento de comunicaci�n de discrepancias a una p�gina que informa que el citado nombre de dominio es usado con fines estad�sticos. Sin embargo, lo cierto es que el Demandado no acredita qu� tipo de estad�stica pretende realizar. No consta, por tanto, que el nombre de dominio est� siendo usado en la actualidad de buena fe.
Finalmente, y en relaci�n con la redirecci�n del nombre de dominio <burguerking.es> a otros sitios web, el Demandado contesta a la Demandante que la demanda se basa en falsedades, al afirmar que “el dominio est� dirigido a una p�gina pornogr�fica”, y que la direcci�n <microsoft.home.com> a la que, seg�n el Demandante, dirige el nombre de dominio es la de cualquier p�gina que no existe. Pues bien, en la demanda en ning�n momento se afirma que el dominio est� dirigido a una p�gina pornogr�fica ni a la direcci�n <microsoft.home.com>. Lo �nico que hace la Demandante para apoyar sus argumentos es citar fragmentos de otras resoluciones precedentes en las que el nombre de dominio conflictivo se redirig�a a p�ginas pornogr�ficas o a la direcci�n <microsoft.home.com>. Por lo dem�s, la Demandante alega que antes de la presentaci�n de la demanda, el nombre de dominio <burguerking.es> estaba redireccionado a la web <goobikes.org>, lo que a juicio de la Demandante revelar�a un aprovechamiento del prestigio y reputaci�n del renombre de la marca BURGER KING. No obstante, esta redirecci�n no est� acreditada y este Experto no puede tenerla en cuenta.
En definitiva, y a la vista de las consideraciones precedentes, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con el Art�culo 21�de�la Pol�tica, el Experto ordena que el nombre de dominio, <burguerking.es> sea transferido al Demandante.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto
Fecha: 12�de�febrero�de�2007