Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Photo Service SA contre Numatec
Litige n° DFR2006-0004
1. Les parties
Le Requérant est Photo Service SA, Roissy Charles De Gaulle, France, représenté par Selarl Marchais de Candé, France.
Le Défendeur est Numatec, Aix-en-Provence, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <fotodiscount.fr>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle a été enregistré le nom de domaine est la société Drim Technologies.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Photo Service SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 juin 2006 par voie électronique. Cette plainte a été reçue par le Centre le 14 juin 2006 par voie postale.
En date du 14 juin 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 16 juin 2006.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le 19 juin 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 juillet 2006. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 juillet 2006, le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 24 juillet 2006, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christiane Féral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Photo Service, créée en 1990, avec pour activité la fourniture de prestations de travaux photographiques et la vente de pellicules, et exploite à ce titre une chaîne de 280 magasins en France et à l’étranger, spécialisés dans le développement photographique rapide.
Le Requérant justifie être titulaire de la marque française FOTODISCOUNT n° 05 3 370 990, déposée le 19 juillet 2005 dans les classes 9, 16, 20, 24, 25, 35, 38, 39, 40, 41 et 42, pour désigner des produits et services, et plus précisément les “services de stockage d’images photographiques (…) en particulier via des réseaux informatiques en ligne ou via l’Internet. Tirage de photographies; développement et traitement de films et pellicules cinématographiques et photographiques ».
Le Requérant est par ailleurs titulaire, depuis le 18 juin 1996, du nom de domaine <photoservice.com> et, depuis le 4 septembre 2003, du nom de domaine <fotodiscount.com>. Ces noms de domaine renvoient vers les sites internet “www.photoservice.com” et “www.fotodiscount.com”, sur lesquels le Requérant propose à sa clientèle des services de développement photographique en ligne.
Le Défendeur est la société Numatec, spécialisée dans le tirage en ligne de photos numériques et le développement de logiciels et sites internet. Le nom commercial de cette société est Easyfoto.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <fotodiscount.fr>, objet de la présente procédure, le 14 novembre 2005. Ce nom de domaine renvoie vers un site internet intitulé Pixaco sur lequel sont proposés des services de développement photographique au format numérique.
Par courrier RAR du 10 février 2006, le conseil du Requérant mettait en demeure le Défendeur de “cesser toute utilisation de l’expression Fotodiscount à quelque titre que ce soit, pour désigner une activité de développement photographique, et de lui transférer immédiatement le nom de domaine <fotodiscount.fr>“. Ce courrier lui étant revenu, le conseil du Requérant réitérait sa mise en demeure par un deuxième courrier en date du 22 février 2006 adressé à une nouvelle adresse. Cette nouvelle tentative ne sera toutefois pas plus fructueuse.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <fotodiscount.fr> par le Défendeur, constitue une atteinte aux droits des tiers, et plus particulièrement à ses propres droits de propriété intellectuelle.
Le Requérant indique en effet être titulaire, depuis le 19 juillet 2005, de la marque FOTODISCOUNT, régulièrement exploitée en particulier avec les services de la classe 40, à savoir les services de développement photographique, au travers de sa boutique virtuelle de tirage photographique accessible via le site “www.fotodiscount.com”. Le Requérant rappelle par ailleurs être titulaire du nom de domaine <fotodiscount.com> depuis le 4 septembre 2003.
Le Requérant reproche ainsi au Défendeur d’avoir enregistré et d’exploiter, sans son consentement, le nom de domaine <fotodiscount.fr> au motif que celui-ci est identique à la marque FOTODISCOUNT sur laquelle le Requérant détient des droits antérieurs, ce qui est constitutif d’un acte de contrefaçon au sens des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
De plus, le Requérant soutient que l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine <fotodiscount.fr> constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil au motif que ce nom de domaine renvoie à un site intitulé Pixaco sur lequel sont proposés des services directement concurrents de ceux du Requérant, à savoir des services de développement photographique.
Le Requérant relève que ce site Pixaco est, selon les informations données sur le site “www.fotodiscount.fr”, exploité par la société Hewlett-Packard France depuis fin décembre 2005, date à laquelle elle a acquis Pixaco.
Le Requérant en déduit toutefois que le Défendeur a certainement acquis ce nom de domaine au bénéfice de l’exploitant de Pixaco par un système de réservation cachée contre rémunération, ayant en effet constaté que le même procédé avait été utilisé pour le nom de domaine <easyfoto.fr>. En effet et alors que ce nom de domaine appartient au Défendeur et correspond à l’enseigne commerciale du Défendeur, ce nom de domaine renvoie en réalité vers un site internet exploité par la société Fotocom, société également spécialisée dans le tirage photographique.
L’activité exercée par le Défendeur sous l’enseigne commerciale Easyfoto ne se retrouve finalement qu’à l’adresse “www.numatec.com/easyfoto/index.php”. Or, le Requérant souligne que sur ce site est présente une liste de noms de domaine, dont <fotodiscount.fr>, démontrant que le Défendeur promeut sur son propre site web le service Pixaco, service directement concurrent de celui du Requérant.
Selon le Requérant, il ne fait aucun doute que le Défendeur utilise à dessin de manière préjudiciable le nom de domaine objet de la présente procédure, en cherchant à détourner sciemment la clientèle du Requérant.
Enfin, le Requérant indique avoir tenté à diverses reprises de contacter le Défendeur aux fins que ce dernier lui transfert le nom de domaine litigieux. Toutes ces tentatives sont demeurées infructueuses, tous les courriers ayant été retournés au Requérant. Selon le Requérant, cette attitude est une nouvelle preuve de la mauvaise foi du Défendeur.
Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine <fotodiscount.fr> à son profit.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a transmis aucune Réponse.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <fotodiscount.fr> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux <fotodiscount.fr>, enregistré le 14 novembre 2005, est la reproduction exacte de la marque FOTODISCOUNT, marque dont le Requérant est titulaire depuis le 19 juillet 2005. En effet, l’adjonction du suffixe “.fr”, non appropriable en tant que tel, est insuffisant pour faire disparaître le caractère identique de ces signes.
Cette marque fait l’objet d’une protection sur le territoire français dans diverses classes, et notamment pour les services de la classe 40, à savoir les services de développement photographique.
L’Expert relève également, dans les pièces produites par le Requérant et à défaut de toute réponse du Défendeur, que le nom de domaine <fotodiscount.fr> renvoie vers un site web par lequel est exploité un service de tirage photographique au format numérique, service directement concurrent du service offert par le Requérant au travers de sa marque FOTODISCOUNT.
Il n’est pas certain, des pièces produites par le Requérant, que le Défendeur soit l’exploitant du site internet “www.fotodiscount.fr” et par là même, du service Pixaco exploité via ce site. Il est en revanche certain, que la société Numatec est bien titulaire du nom de domaine litigieux au regard des extraits de la base de données Whois communiqués par l’Afnic, et qu’elle est à ce titre Défendeur dans le cadre de la présente procédure. Il est également certain que le Défendeur est une société spécialisée dans le tirage en ligne de photos numériques, activité similaire et concurrente à celle du Requérant, comme le démontre son extrait Kbis.
L’Expert estime pouvoir légitimement en déduire que le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’existence tant du Requérant, que de sa marque exploitée notamment via le site internet “www.fotodiscount.com”, lors de l’enregistrement du nom de domaine <fotodiscount.fr>. Le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience de porter atteinte aux droits de tiers, et en particulier à ceux du Requérant, lors de cet enregistrement. De surcroît, le Défendeur étant un professionnel exerçant dans le même domaine d’activité que celui du Requérant, le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience qu’en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins de renvoi vers un site internet directement concurrent de celui du Requérant, il portait de nouveau atteinte aux droits du Requérant, en tentant sciemment de détourner la clientèle de ce dernier.
L’Expert rappelle qu’en tout état de cause et conformément à l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au Défendeur de vérifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet de la présente procédure, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué à ses obligations telles que résultant de la Charte.
L’Expert estime pouvoir légitimement déduire de ces considérations que l’enregistrement et l’utilisation faite du nom de domaine par le Défendeur ne sauraient être considérés comme de bonne foi.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <fotodiscount.fr> par le Défendeur portent atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits du Requérant.
B. Droit du Requérant sur le nom de domaine litigieux
Le Requérant a dûment justifié détenir des droits de propriété intellectuelle, pour le territoire français, sur la marque FOTODISCOUNT, et exploiter régulièrement cette marque, en particulier au travers des services de développement photographique qu’il propose via sa boutique virtuelle à l’adresse “www.fotodiscount.com”.
L’Expert considère ainsi que le Requérant est bien fondé à demander la transmission du nom de domaine <fotodiscount.fr> à son profit.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <fotodiscount.fr>.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 7 août 2006