Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee

Caso No. DMX2006-0004

1. Las Partes

La Demandante es Samsung Electronics Co., Ltd. representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México DF, México.

La Demandada es Jung Hyun Shin Lee, San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <samsungmobile.com.mx.>

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2006 (formato electrónico) y el 5 de mayo de 2006 (papel). El 2 de mayo de 2006, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de mayo de 2006, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 25 de mayo de 2006.

El Centro verificó que la solicitud, junto con la modificación a la misma, cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la solicitud al titular , dando comienzo al procedimiento el 26 de mayo de 2006. De conformidad con el Artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 15 de junio de 2006. El titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud el 19 de junio de 2006.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como Experto Unico el día 27 de junio de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 8 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas en México:

El nombre de dominio en disputa, <samsungmobile.com.mx>, fue registrado el 27 de septiembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. Identidad o Semejanza en Grado de Confusión

La Demandante argumenta lo siguiente:

El dominio controvertido <samsungmobile.com.mx> es semejante en grado de confusión a sus marcas, puesto que el mismo reproduce el elemento “SAMSUNG”, sin que la palabra genérica “MOBILE” (la cual en inglés británico significa teléfono móvil o teléfono celular) impida la semejanza en grado de confusión, ya que no agrega distintividad al nombre de dominio.

A.2. Ausencia de Derechos o Intereses Legítimos de la Demandada Respecto del Nombre de Dominio

La Demandante presentó los siguientes argumentos:

La Demandante es una empresa mundialmente reconocida como líder en el campo de la producción de aparatos electrónicos, tales como televisores, teléfonos celulares o teléfonos móviles, reproductores de audio y video, entre otros productos.

La Demandada no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que no cuenta con marcas registradas para la denominación “SAMSUNG”. Resulta imposible que la Demandada pudiera registrar la marca “SAMSUNG” o “samsungmobile” en México, puesto que las marcas de la Demandante se lo hubieran impedido.

La Demandada no ha utilizado ni realizado preparativos para la utilización del nombre de dominio en disputa, relacionado con una oferta de buena fe de productos o servicios. De igual manera, la Demandada no ha sido conocida corrientemente a través de las palabras “samsung” o “samsungmobile”.

Toda vez que la Demandada no hace uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en cuestión, es obvia su intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de las marcas de mérito persiguiendo un ánimo de lucro. En efecto, la Demandada tiene una página Web en la que ofrece productos de telefonía celular de marca “SAMSUNG”, sin contar con autorización para ello, ya que no es distribuidor autorizado ni tiene vínculo legítimo alguno con la Demandante, confundiendo al público consumidor con una inexistente asociación.

A.3. Registro o Uso de Mala Fe

La Demandante ha presentado los argumentos señalados a continuación:

La existencia de las marcas de la Demandante, solicitadas y registradas en una fecha anterior a la de la creación del nombre de dominio en disputa, permiten concluir que la adopción de la denominación “SAMSUNG” como parte del nombre de dominio <samsungmobile.com.mx>, se hizo con el fin de inducir al público consumidor a error o confusión, dado que se trata de la incorporación de la marca “SAMSUNG” junto con la palabra “MOBILE”, que en idioma inglés británico quiere decir teléfono celular.

Resulta difícil suponer mera coincidencia en el hecho de que la Demandada hubiera registrado un nombre de dominio que incluye la marca registrada “SAMSUNG”, la cual es conocida mundialmente.

La Demandada pretende atraer de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su página Web, donde realiza actos de competencia desleal ofreciendo productos de telefonía celular, inclusive algunos supuestamente de marca “SAMSUNG”, sin gozar de vínculo, asociación o relación alguna con La Demandante, que legitime el uso de la marca “SAMSUNG” como parte del nombre de dominio en cuestión.

A través del uso del nombre de dominio citado, la Demandada intenta de manera premeditada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio samsungmobile.com, ya que ofrece en su página productos de telefonía móvil, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas registradas de la Demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular del nombre de dominio.

Dada la presencia y promoción de las marcas registradas de mérito en el mercado por más de diez años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que la Demandada efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de las marcas en cuestión; por tanto, resulta inconcebible que haya registrado el nombre de dominio para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas de la Demandante, en beneficio de su propio sitio Web, habiendo propiciado la confusión entre los usuarios de Internet respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los servicios de la Demandada, con aquéllos de la Demandante, actualizándose el supuesto previsto en el Artículo 1 b iv de la Política LDRP.

Las acciones de la Demandada se traducen en mala fe en términos del Artículo 1 b iii de la Política LDRP, ya que, inevitablemente, la Demandada de forma ilegítima atrae la atención de usuarios de Internet a su página Web, a fin de ofrecer productos similares a los que ampara las marcas registradas de La Demandante, consistentes en productos de telefonía celular, entre otros.

B. Demandada

La Demandada no dio contestación a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Debido a que la Demandada no ha presentado una contestación válida a la Demanda en términos del art. 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

Marco general

De conformidad con las Políticas, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Políticas, Párrafo 1 a)):

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

La Demandante ha presentado pruebas que demuestran la titularidad de registros marcarios relacionados con la marca SAMSUNG en México. La marca Samsung ha sido objeto de extensiva publicidad.

El nombre de dominio en disputa <samsungmobile.com.mx > incorpora en su totalidad la marca registrada de la demandante SAMSUNG. La simple adición del término genérico “MOBILE” no convierte al dominio en cuestión en distintivo o diferente respecto de la marca registrada de la Demandante, al comparársele con dicha marca. Otros Páneles se han pronunciado ya al respecto, en el mismo sentido. Ver, por ejemplo, Quixtar Investments, Inc. v. Scott A., Smithberger (a.k.a. Scott Smithy) and Quixtar-IBO, Caso OMPI No. D2000-0138; GA Modefine S.A. v. Mark O’Flynn, Caso OMPI No. D2000-1424. Ver también PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services, Caso OMPI No. D2001-0174; Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Kil Inja, Caso OMPI No. D2000-1409 y America Online, Inc. v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2001-1184.

Sobra decir que la presencia del cctld .mx, seguido del stld .com, correspondiente al citado .mx, leídos de derecha a izquierda, son irrelevantes durante el análisis de semejanza en grado de confusión. Ver Informaciones Canarias S.A. (INFOCARSA) v.José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780; ver también, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537, y CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834.

En vista de lo anterior, la Demandante ha probado los extremos contemplados en el primer requisito de la Política. Este Panel estima que el dominio controvertido es semejante en grado de confusión a la marca SAMSUNG, cuyo titular es la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el Párrafo 4c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandada no ha presentado formalmente su contestación conforme a la Política y el Reglamento, motivo por el cual dicha Demandada no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el dominio en disputa, en términos del Párrafo 1 c) de la Política.

Las pruebas contenidas en el expediente no revelan la existencia de ninguna de las circunstancias anteriormente mencionadas.

No se desprende del expediente evidencia de derecho marcario alguno, a favor de la demandada. Tampoco se encontraron en el expediente pruebas que permitan demostrar que la Demandante hubiere otorgado alguna licencia a la Demandada.

A la luz de lo anterior, y tomando en cuenta que la Demandada no ha controvertido ni negado las afirmaciones de la Demandante en el sentido de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del dominio <samsungmobile.com.mx >, y a que la Demandada no ha invocado ninguno de los supuestos establecidos en el párrafo 1 c) de la Política, ni ha presentado formalmente en el presente procedimiento ningún argumento o prueba que permita a este Panel encontrar la existencia de derechos o intereses legítimos, y considerando que en virtud de Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk y precedentes similares (ver punto sobre Cuestión previa, supra) el Panel estima que el segundo requisito de la Política ha sido cumplido por la Demandante.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Párrafo 1 b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminación .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro ó uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito.

La Demandante ha argumentado que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando confusión entre el público consumidor. La Demandante afirma que la Demandada utiliza el dominio controvertido con objeto de desviar tráfico de usuarios a la página Web de la Demandada, en donde se venden teléfonos celulares. Adicionalmente, la Demandante ha ofrecido como prueba el sitio Web de la Demandada. La Demandada no ha refutado esta acusación.

Por tanto, este Panel estima que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito de la Política, estimándose que el dominio en disputa ha sido registrado o se usa de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <samsungmobile.com.mx> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único

Fecha: 11 de Julio de 2006