Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet
Caso No. DMX 2006-0006
1. Las Partes
El Promovente es Heidelberger Druckmaschinen AG, con domicilio en Heidelberg, Alemania, representada por Herrero & Asociados, España.
El Titular es Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet ambos con domicilio en Coacalco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la presente Solicitud es <heidelberg.com.mx>.
El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center México, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).
3. Iter Procedimental
El 25 de mayo de 2006, el Promovente presentó su Solicitud a través de correo electrónico y el 29 de mayo de 2006, en documentos originales, junto con la tarifa de presentación requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación (el Centro) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 29 de mayo y el 1° de junio de 2006.
Con fecha 29 de mayo de 2006, el Centro envió una “Solicitud de Verificación por el Registrador” por vía correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el nombre de dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si los Titulares son los Registrantes actuales de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS así como los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es aplicable al nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; así como que confirme cuál es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador. Con fecha 16 de junio del 2006, el Centro solicitó al Registrador aclaraciones relacionadas con la Solicitud antes mencionada.
En relación con lo anterior, el día 29 de mayo de 2006, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, sus respuestas, proporcionando la información solicitada, confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Este Panel considera que de conformidad con el apartado de definiciones de las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, los Titulares del Nombre de Dominio son el Contacto Administrativo y el Contacto Técnico del nombre de dominio.
El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, confirmando que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Con fecha 16 de junio de 2006, y de conformidad con el Artículo 4.B del Reglamento y de la Sección 5 a) del Reglamento Adicional, el Centro realizó la Notificación de Deficiencias en la Solicitud. El Promovente presentó el 16 de junio de 2006 a través de correo electrónico y finalmente el 23 de junio de 2006, en documentos originales, las enmiendas a la Solicitud, en donde se subsanaron las deficiencias señaladas.
Con fecha 23 de junio de 2006, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto a los Titulares como al Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 13 de julio de 2006. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente a los Titulares que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento.
El 13 de julio de 2006, los Titulares presentaron su escrito de contestación a través de correo electrónico y el 17 de julio de 2006, en documentos originales. Un acuse de recibo del escrito de contestación fue enviado a los Titulares por el Centro el 17 de julio de 2006.
Con fecha 3 de agosto de 2006, el suscrito recibió la invitación para participar como Experto Único en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 3 de agosto de 2006, al Centro la Declaración de Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.
El 14 de agosto de 2006, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una Notificación de Nombramiento del Experto y de Fecha Proyectada para la Emisión de la Decisión correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único y señalando el 28 de agosto de 2006, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación de el Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento del Promovente ni de los Titulares respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente manifiesta que HEIDELBERG es una marca líder en el sector de las artes gráficas en todo el mundo. Que en su página web “www.heidelberg.com” se pone de manifiesto las sucursales que tiene en diversas partes del mundo, y particularmente en México. Que HEIDELBERG es una marca de prestigio, reflejo de la tecnología más avanzada en artes gráficas e impresión y que sus clientes depositan su confianza en los productos de esta marca y su conocimiento en el sector.
El Promovente señala que goza de tal prestigio en el sector que son numerosas las referencias y artículos en la prensa especializada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente sostiene que:
El Promovente es titular de marcas idénticas al nombre de dominio en conflicto.
El Promovente es titular de diferentes marcas registradas tanto de HEIDELBERG como de HEIDELBERG y Diseño, en todo el mundo y en particular en México como se evidenció con documentos anexos a su Solicitud:
- Registro mexicano No. 227.150, HEIDELBERG
- Registro mexicano No. 498.353, HEIDELBERG
- Registro mexicano No. 693.102, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 693.101, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 693.100, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 695.777, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 695.401, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 697.460, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 700.510, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 699.174, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 721.422, HEIDELBERG y Diseño
- Registro mexicano No. 715.640, HEIDELBERG y Diseño
Que HEIDELBERG es una marca notoria en el sector de la impresión y las artes gráficas.
Los Titulares carecen de derechos legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto:
Los Titulares no tienen derechos legítimos sobre el nombre en cuestión puesto que, de una parte, tenemos una compañía que se dedica al registro de dominios y a ofrecer servicios de hosting y de otra, la actual usuaria del dominio es una compañía mexicana de artes gráficas que al parecer utiliza la tecnología de HEIDELBERG ya que la máquina que aparece en su página de entrada es una máquina de HEIDELBERG.
Ni la compañía Titular del dominio ni tampoco quien lo está explotando cuentan con derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio que coincide con la marca HEIDELBERG ya que en todo caso, correspondería a la legítima titular de la marca su autorización.
Muchas son las empresas que utilizan la tecnología HEIDELBERG, sin que ninguna de ellos se haya atribuido el derecho a registrar un nombre de dominio para el que no tiene autorización por el mero hecho de haber adquirido máquinas de impresión marca HEIDELBERG.
La conducta de los Titulares no encaja en ninguna de las excepciones previstas en el Reglamento por la que se podría entender que existen derechos legítimos sobre el dominio.
El Nombre de Dominio “heidelberg.com.mx” ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b.iv. de la Política, el nombre de dominio se registró con el fin de atraer hacia la página los visitantes que buscaran información, tecnología o calidad de HEIDELBERG puesto que, de hecho, al teclear el mencionado dominio, se redirecciona automáticamente hacia la página de CONSORCIO GRÁFICO en la que aparecen las máquinas de HEIDELBERG.
CONSORCIO GRÁFICO parece ser una compañía que presta diferentes servicios relacionados con las artes gráficas. Que los Titulares operan en el mismo sector de actividad que el Promovente utilizando sus máquinas y su tecnología.
Todo parece indicar que los Titulares han registrado el nombre de dominio de mala fe: “con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrado… refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole” tal y como establece la propia LDRP en su artículo 1.b.ii.
De la misma forma se observan en la conducta de los Titulares indicios de que “se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea” tal y como establece la LDRP en su artículo 1.b.iv.
El registro se hizo de mala fe. Que cuando losTitulares solicitaron el dominio HEIDELBERG era ya una marca muy notoria en su sector.
Además, la actual usuaria del dominio conoce perfectamente quién es HEIDELBERG puesto que lo primero que aparece en la página web es precisamente una máquina del Promovente.
El nombre de dominio se usa de mala fe. Que no se puede alegar desconocimiento sino todo lo contrario. Que a sabiendas de las posibles confusiones que pueden existir en la red y perfecta conocedora de la marca HEIDELBERG puesto que su actividad pertenece al mismo sector, los Titulares mantienen el dominio que ahora es objeto de conflicto.
B. Los Titulares
Que el Promovente no tiene ningún derecho sobre el nombre de dominio. Que es un hecho irrefutable que el nombre NO es una marca ya que la legislación vigente prohíbe el registro de este nombre.
Que el fin que nos ocupa que es el nombre de dominio con terminación MX, y dado que esta clasificación es el código de país para identificar nombres de dominio relativo a los Estados Unidos Mexicanos (México), de conformidad con la ley de la Propiedad Industrial en los Estados Unidos Mexicanos, en su titulo VI, Capitulo 1, De las Marcas en artículo 90, fracciones IV, VI, VII, X y XI, HEIDELBERG no es registrable como marca.
Que lo que el Promovente pretende hacer pasar como una marca registrada, categóricamente, no lo es, en tanto que dicha “marca”, corresponde a la denominación de una provincia o división política del país de Alemania, lo que desde luego se corrobora plenamente con la dirección citada para contacto del Promovente; “Heidelberg Alemania” ; debido a que tal hipótesis encaja perfectamente en lo supuesto de las fracciones mencionadas del articulo 90 de la Ley de Propiedad intelectual vigente en los Estados Unidos Mexicanos, legislación plenamente aplicable al presente caso.
Que bajo los principios de las Políticas Generales de Nombre de Dominio el registro de nombres de dominio debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios contenidos en el documento RFC1591 que básicamente exponen que cualquier grupo o persona que solicite un registro de dominio tendrá los mismos derechos y el trato será equitativo, sin influir el tipo de usuario que sea, por lo que debe ser irrelevante si el Promovente es una empresa importante y grande. Más aún que de conformidad con el documento de referencia, el registro de un nombre de dominio no tiene ningún estado de marca registrada, por lo que el hecho de haber registrado el dominio en disputa, no se adquiere la calidad de marca registrada.
Que es falso que el Promovente tenga oficinas en todo el mundo.
Que en lo relativo a los documentos exhibidos de registro de marcas, algunas ya han caducado, otras carecen de cualesquier valor jurídico, al no haber sido expedido por autoridad competente en los Estados Unidos Mexicanos, y otras no ostentan ningún sello ni firma oficial o han sido firmadas por ausencia por lo que deben de ser desestimados por su absoluta falta de valor probatorio.
Que de conformidad con lo estipulado en las Políticas Generales de Nombres de Dominio, Anexo A, Tabla de clasificación para MX, para la extensión COM.MX, podrá registrarla cualquier persona física o moral que lo solicite.
Por lo anterior cualquier persona física o moral, tiene derecho de registrar cualquier nombre de dominio que a sus intereses convenga, sin mayor requisito que cumplir lo estipulado en el fracción III a. de las Políticas mencionadas.
Que el nombre de dominio en cuestión no tiene ninguna reserva de ley, que no es una marca y que las pruebas que aporta el Promovente son totalmente falsas.
Que el nombre de dominio es usado por los Titulares de buena fe.
6. Debate y conclusiones
El Experto considera que los Titulares, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptaron todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, los Titulares convinieron y garantizaron, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio de los Titulares podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente los Titulares, en este caso, sean debidamente notificados de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento y la integración de este Experto se realicen adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto esta satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, la integración de este Panel y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que la parte Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca HEIDELBERG del Promovente se encuentra incluida en el Nombre de Dominio de los Titulares, adicionada exclusivamente con el “.com.mx”. La adición de dicha frase no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el Nombre de Dominio. Adicionalmente, el “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.
Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca HEIDELBERG, como consta en el Anexo No. 12 de la Solicitud, y que esta marca es idéntica al nombre de dominio bajo disputa registrado por losTitulares.
B. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que los Titulares tengan algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio; que es cuestionable la utilización por parte de los Titulares del nombre de dominio <heidelberg.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artículo 1.c.i.de la Política; que los Titulares no han sido conocidos comúnmente por el nombre de dominio, artículo 1.c.ii. de la Política;que llos Titulares no están realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro, como lo establece el 1.c.iii. de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.iv de la Política, en virtud de que, de la información y documentación presentada por el Promovente, la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente al utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de los Titulares o de los productos o servicios que figuran en el sitio Web de los Titulares.
En resumen, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio bajo disputa por la parte Titular.
Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
7. Decisión
En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el artículo 19 del Reglamento, este Experto decide:
(1) que el Nombre de Dominio registrado por los Titulares es idéntico a la marca HEIDELBERG sobre la que el Promovente tiene derechos;
(2) que los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos algunos con respecto al Nombre de Dominio <heidelberg.com.mx>; y,
(3) que el Nombre de Domino <heidelberg.com.mx> ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe por los Titulares.
En virtud de lo anterior, el Experto ordena que el nombre de domino <heidelberg.com.mx> sea transferido al Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 28 de agosto de 2006