Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim
Caso Nº DMX2006-0007
1. Las Partes
El Promovente es Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Suiza, representada por Baker & McKenzie Abogados, S.C., México D.F. México.
El Titular es Heinz Windheim, con domicilio en Bremen, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <masnescafe.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2006. El 19 de junio y el 13 de julio de 2006, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 19 de junio y el 13 de julio de 2006, NIC-México remitió al Centro por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En atención a varias prevenciones formuladas por el Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente subsanó su Solicitud mediante promociones de fecha 21 y 29 de julio, y 2 de agosto de 2006.
El Centro verificó que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplieran los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2006. De conformidad con el párrafo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de agosto de 2006. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 1 de septiembre de 2006.
No siendo derecho del Promovente conforme al Reglamento el nominar al Panel Administrativo, el Centro desestimó la propuesta de aquél, nombrando a Reynaldo Urtiaga Escobar como Panelista Único el día 15 de septiembre de 2006, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispuesto por el artículo 8 del propio Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa y la presente Decisión es el español, siendo este último el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa mundialmente conocida en el sector de productos alimenticios. Entre las marcas más reputadas que comercializa en el mercado global se encuentra NESCAFÉ, misma que ha permanecido registrada en México desde 1960 en relación con preparaciones a partir de café y otros productos amparados bajo diversas clases.
Para publicitar sus productos y difundir información corporativa, el Promovente mantiene un sinnúmero de portales de Internet, entre ellos <nestle.com>, <nestle.com.mx> y más particularmente <mas-nescafe.com.mx>.
En virtud del uso extendido que el Promovente ha venido haciendo ininterrumpidamente de su marca NESCAFÉ, aunado a una constante y masiva promoción por medios impresos y electrónicos, es inconcuso que la denominación Nescafé goza actualmente de un amplio nivel de reconocimiento y notoriedad entre el público consumidor mexicano en general.
Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 11 de octubre de 2004.
El sitio localizado bajo el dominio <masnescafe.com.mx> ha estado desprovisto de contenido propio desde su fecha de creación y en su lugar el nombre de dominio en litigio ha estado vinculado al portal “www.sedo.com”, gestionado por un tercero.
Habiéndose percatado del registro sin su consentimiento del nombre de dominio en disputa y considerar dicho acto en violación a sus derechos exclusivos de marca sobre la denominación reservada Nescafé, con fecha 29 de marzo de 2006, el Promovente interpeló vía correo electrónico al Titular requiriéndole abstenerse de seguir utilizando el nombre de dominio en litigio, así como pedirle que en un plazo de diez días cediera voluntariamente este último en favor del Promovente.
Al no recibir respuesta alguna a su comunicación, el Promovente presentó la Solicitud que dio inicio al presente procedimiento administrativo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
i Analizando los signos en su conjunto, tal y como son usados y apreciados por el público consumidor, existen semejanzas entre las marcas del Promovente y el nombre de dominio en contienda que posibilitan su confusión a nivel fonético y gramatical.
ii La confusión fonética se comprueba fácilmente al pronunciar clara y objetivamente ambas denominaciones en conflicto, mientras que la confusión gráfica se demuestra observando los signos por imposición ya que la marca NESCAFÉ se incluye íntegramente en el nombre de dominio que nos ocupa.
iii El prefijo “más”, al denotar calidad y no conferir carácter distintivo o diferenciable frente a la marca del Promovente, debe desestimarse en el análisis de confusión a realizarse por el Panel Administrativo, lo mismo que los sufijos .com y .mx, de conformidad con reiteradas resoluciones administrativas bajo la Política.
iv El Titular no tiene interés o derecho legítimo sobre el nombre de dominio en controversia, al carecer de la autorización del Promovente para usar una denominación que se confunda con su marca.
v El Titular no puede justificar interés o derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que este último no se encuentra en uso ni se ha tratado de utilizar.
vi Al mantener el nombre de dominio en disputa vinculado a un sitio cuyo objeto es pagar dinero al titular del nombre de dominio estacionado sobre la publicidad mostrada a visitantes del sitio “masnescafe.com.mx” que son automáticamente redireccionados al sitio “www.sedo.com”, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web.
vii Existen casos resueltos por el Centro en los cuales los demandados tenían contratado el sistema de parking en <sedo.com>, en circunstancias similares al caso que nos ocupa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promoverte oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:
i. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe
Preliminar
Si bien múltiples grupos administrativos de expertos han reiterado que la falta de contestación a una solicitud fundada en esta u otra Política análoga no se traduce automáticamente en una decisión en favor del promovente (como se confirma en el párrafo 4.6 del informe titulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el promovente, siempre y cuando el panel administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI Nº D2000-0403 (considerando apropiado que el panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF Nº 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI Nº D2000-1415, el quid en este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
En el caso que nos ocupa, es innegable que el nombre de dominio <masnescafe.com.mx> captura en su integridad la marca NESCAFE del Promovente, lo que indefectiblemente redunda en la confusión entre ambos signos, ya que la presencia del prefijo “mas” (forma átona de más) deviene intrascendente para los fines de un análisis de confusión bajo la Política. A mayor abundamiento, en la forma de “más” en que parece haber pretendido utilizarse pero que resultó técnicamente imposible, siendo aquél un adverbio comparativo que por su propia naturaleza va unido a otro elemento, resulta de hecho ineficaz para desvirtuar la confusión que se presenta vis-à-vis la marca del Promovente.
En este sentido, es de explorado derecho bajo la Política UDRP (de la cual deriva la Política para .MX) que “cuando un nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca del demandante, debe considerarse que tal nombre de dominio es similar en grado de confusión a esa marca no obstante la adición de otras palabras”. Véase Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI Nº D2005-0250 (término genérico “products” acompañando la marca JAFRA del Demandante); Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., Caso OMPI Nº D2002-0095 (“credit” sumado a la marca EXPERIAN); Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI Nº D2001-0903 (“parts” junto a la marca OKIDATA); Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention, Caso OMPI Nº D2001-0505 (“buildingsociety” a continuación de la marca BRITANNIA); y Chanel, Inc., v. Estco Technology Group, Caso OMPI Nº D2000-0413 (“chanelstore” y “chanelfashion” fueron encontradas similares en grado de confusión a la notoriamente conocida marca CHANEL).
De igual forma, la jurisprudencia en la materia ha consistentemente establecido que la presencia en el nombre de dominio, de dominios de nivel superior genéricos como .com o relativos a códigos de países como en la especie el.mx, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos jurídicamente relevantes para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión bajo la Política. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI Nº D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI Nº D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI Nº DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI Nº DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse apropiado indebidamente de dicha marca ).
La determinación de este Panelista en cuanto a la ocurrencia de confusión gramatical, fonética y conceptual comercial se robustece en atención al extendido nivel de identificación y reconocimiento de que goza la marca NESCAFE entre el público consumidor, lo que incrementa la probabilidad de que los visitantes interesados en dirigirse a los sitios del Promovente, incluido el <mas-nescafe.com.mx>, sean referidos contra su intención original al portal del Titular.
Por consiguiente, se tiene por actualizada la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Con relación a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no le ha sido conferida facultad o autorización alguna para usar una denominación que pudiese confundirse con la marca del Promovente.
Por otro lado, del análisis de las constancias exhibidas por el Promovente, no se desprende que el Titular sea conocido con la denominación <masnescafe.com.mx>, ni que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios, y menos aún que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.
En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Política, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nº D2000-1467.
En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestación a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nº D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).
En suma, del análisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.
Por ende se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro ó utilización del nombre de dominio de mala fe
Antes que nada se advierte por este Experto que debido a la reputación de la marca, consolidada por el Promovente desde hace más de 40 años en el mercado mexicano, resulta inconcebible que el Titular no hubiese conocido la marca NESCAFE al momento de registrar un dominio .MX orientado al público de México, máxime si tal dirección de página web contiene en su integridad una expresión que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente. La conclusión que antecede se corrobora por la imagen de una taza de café que aparecía en el sitio del Titular, según documental privada de fecha 20 de abril de 2006.
Ahora bien, el Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido estacionado desde la fecha de su registro y más particularmente desde hace algún tiempo en <sedo.com>. Esta práctica conocida como “parking” y que consiste en otorgar la gestión de un nombre de dominio a un tercero a fin de percibir de este último un porcentaje de los ingresos por anuncios publicitarios mostrados, se redireccione al visitante a otros sitios, o se ofrezca dicho nombre de dominio en venta, ha sido considerada (bajo ciertas condiciones), como lo hace notar el Promovente, constitutiva de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Macalve e-dominios S.A., Caso OMPI Nº D2006-0451 (determinándose mala fe por apropiarse el Demandado de la marca mundialmente conocida TAMIFLU, estacionando el nombre de dominio en un sitio que ofrecía hipervínculos a sitios de Internet de competidores del Demandante); Lockton Companies, Inc. v. chabbewalweb, Caso OMPI Nº D2005-1330, (aún suponiendo que no se haya beneficiado directamente del servicio de “parking”, el Demandado debió haber sabido y deseado que habría hipervínculos a terceros que se verían beneficiados en última instancia).
En la especie, al desprenderse de las probanzas que el dominio fue aparentemente puesto a la venta, presumiblemente a un precio especulativo, aunado a la falta de derecho o interés legítimo aparente por parte del Titular, el conocimiento que éste debió haber tenido de la marca del Promovente y la falta de contestación a la Solicitud, constituyen en su conjunto elementos de convicción bastantes a juicio de este Panelista para determinar la existencia de mala fe no solo en el registro del nombre de dominio, como sería suficiente bajo la Política, sino también en su utilización por casi dos años desde su fecha de registro, actualizándose por tanto las causales previstas en el artículo 1.b.i y .iv de la Política. En el mismo sentido ver MATTEL, INC. v. Carlos Hernández, Caso OMPI Nº DMX2005-0009, (habiendo el Titular elegido estacionar sus nombres de dominio en un sitio como <sedo.com> donde se valúan y venden nombres de dominio, lleva al Panel a concluir que los cuatro nombres dominio incorporando marcas mundialmente conocidas fueron registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estén relacionados directamente con los nombres de dominio).
Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el artículo 1.a.iii de la Política ha sido satisfecha en el caso concreto.
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto Único concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <masnescafe.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de octubre de 2006