Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
General Motors Corporation v. Alberto Quiroga González
Caso Nº DMX2006-0013
1. Las Partes
El Promovente es General Motors Corporation con domicilio para estos efectos en México, D.F., México, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
El Titular es Alberto Quiroga González, con domicilio en México, D.F., México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <gmc.com.mx>.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de octubre de 2006 vía correo electrónico y el 25 de octubre en papel. El 26 de octubre de 2006 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 27 de octubre de 2006 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de pago. En respuesta a una notificación del Centro de fecha 1 de noviembre de 2006 en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 3 de noviembre de 2006.
El Centro verificó que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de noviembre de 2006. De conformidad con el artículo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2006. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de noviembre de 2006.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el “Experto”) el día 6 de diciembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es titular del siguiente registro marcario en México:
GMC, Nº de Registro 341120, el cual distingue productos de la Clase 6 (sólo escudos metálicos para vehículos, herrajes para vehículos. Muelles de hoja para vehículos); Clase 12 (vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima (exceptuando sus motores)); y Clase 22 (sólo velas para vehículos), presentada con fecha 8 de julio de 1987 y concedida el 19 de enero de 1988.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
I. Identidad o semejanza en grado de confusión
La Promovente argumenta lo siguiente:
Que el nombre de dominio <gmc.com.mx> es idéntico a la marca registrada No. 341120 “GMC”.
Que desde 1902 se ha consolidado como la armadora más grande de camionetas.
Que es una empresa mundialmente reconocida como líder en la industria automotriz, con presencia y aceptación en países ubicados en los cinco continentes y que existe en México desde 1935.
II. Derechos o intereses legítimos
La Promovente presentó los siguientes argumentos:
El Titular no es conocido por el nombre de dominio controvertido.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio controvertido, ya que no cuenta con registros para dichas marcas (y anexa como prueba el resultado de una búsqueda en el sistema de consulta externa del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de donde se desprende que el Titular no aparece como poseedor de marcas GMC).
El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en disputa (y exhibe como prueba una fe de hechos expedida por el Lic. José Luis Quevedo Salcedo, Notario Público 99 del distrito Federal, en la cual se hace constar que fue imposible la resolución del nombre de dominio <gmc.com.mx> a una página Web).
La Promovente invoca la doctrina de la “tenencia pasiva” consagrada en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 (citando también Clesa, S.A. v. Vesa Tecnologías, S.L. también conocida como Vesatec, Caso OMPI No. D2000-1250).
III. Mala fe
La Promovente presentó los siguientes argumentos:
La Promovente hace referencia a la Política de solución de controversias en materia de nombres de Dominio para el ccTLD .MX, que requiere mala fe en el registro “o” en el uso.
El caso que dio origen inicialmente a la doctrina de tenencia pasiva, es decir, Telstra, reconoce que la inacción (mantenimiento pasivo) en relación al registro de un nombre de dominio puede, en algunas circunstancias, constituir el uso de mala fe de un nombre de dominio.
La Promovente resalta el hecho que el Titular no utiliza para ningún fin útil el nombre de dominio <gmc.com.mx> invocando la doctrina de “Tenencia Pasiva” y alega que por tanto que dicho Titular está actuando de mala fe.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado contestación alguna a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Existe identidad entre el nombre de dominio <gmc.com.mx> y la marca GMC de la Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, la expresión GMC, salvo por la adición en el primero del nombre de dominio de código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final del nombre de dominio del Titular. Tal elemento carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GMC, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
Por tanto, el primer requisito de la Política se ha cumplido.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con la cláusula 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Titular no ha presentado escrito de Contestación alguno y no ha acreditado ninguno de los extremos a que se refiere el párrafo 1.c) de la Política, o ha presentado argumento alguno que permita deducir la existencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el dominio controvertido. La Promovente ha presentado pruebas que establecen que el el Titular no es conocido como GMC. GMC es una marca de la Promovente, que ha sido ampliamente difundida en el mercado.
El segundo requisito de la Política ha quedado satisfecho.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Política relativa efectivamente requiere que se pruebe únicamente uno de dos elementos de mala fe: uso “o” registro.
La lista de supuestos señalados en el párrafo 1.b) de la Política es enunciativa y no limitativa. Según Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Titular esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante. Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio” (traducción de este Experto).
Debido a que la Pólitica de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX sigue de cerca a la Política UDRP, este Experto estima pertinente hacer referencia a la práctica relacionada a esta última. En efecto, un número considerable de Expertos nombrados de conformidad con la Política UDRP ha reconocido que las cuatro circunstancias demostrativas de mala de dicha Política (básicamente las mismas incluidas en la Política relativa a los nombres de dominio .MX) constituyen meros ejemplos y, en consecuencia, no se estaría ante una enumeración taxativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).
En el contexto de la Política UDRP, otros Expertos han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 1.a)iii). (Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 citando a su vez Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI Nº D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
De lo anterior, en el presente caso, este Experto ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:
(i) La marca GMC es altamente distintiva y cumple su función de identificador de origen de los productos de la Promovente. Dicha marca ha tenido presencia en México desde 1935 y en Estados Unidos de América por más de cien años, según alegaciones de la Promovente que no han sido controvertidas por el Titular. La difusión de que es objeto la marca GMC en medios de comunicación es significativa.
(ii) El Titular no ha presentado pruebas de uso de buena fe del dominio controvertido <gmc.com.mx>.
(iii) El Titular no tiene relación alguna con la Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.
(iv) La naturaleza de la marca GMC, su difusión y reconocimiento entre el público consumidor como distintivo de los productos que comercializa la Promovente, y como identificador de origen de dicha Promovente, hacen que el dominio en disputa esté muy cercanamente ligado a la citada marca GMC, la Promovente y los productos que ésta pone en el mercado. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”.
(vi) Según afirmaciones de la Promovente, no controvertidas por el Titular, así como la información de datos Whois obtenida por la Promovente y presentada en este procedimiento, el Titular reside en territorio mexicano, en donde la marca GMC ha sido ampliamente publicitada durante décadas. Esto aunado al registro marcario que exhibe la Promovente permite concluir que el Titular probablemente tenía conocimiento de la marca GMC al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.
(vii) Este Panel concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, mutatis mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Demandado registró <donsimon.com> y alegó que lo registró pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Fútbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. García Carrión, S.A.) –en donde el demandado registró <realmadrid.org>.
(viii) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningún uso del nombre de dominio por parte del Titular que no fuera ilegítimo.
El tercer requisito de la Política ha sido cumplido.
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Panel concluye que la Promovente ha acreditado los extremos de su pretensión planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <gmc.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 20 de diciembre de 2006