Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Smarticket Internacional, S.A. de C. V. v. Octavio Rodr�guez Lozano, tambi�n conocido como Carlos Octavio Rodr�guez Nava
Caso No.�DMX2006-0014
1. Las Partes
El Promovente es Smarticket Internacional, S.A. de C. V., Distrito Federal, M�xico representada por V�ctor Manuel Romero Rodr�guez, M�xico.
El Titular es Octavio Rodr�guez Lozano, tambi�n conocido como Carlos Octavio Rodr�guez Nava , Distrito Federal, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <smarticket.com.mx>, registrado con NIC-M�xico.
3. Historia Procesal
La Solicitud se present� por correo electr�nico ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 18�de�noviembre�de�2006 y por correo urgente el 4�de�diciembre�de�2006. El 21�de�noviembre�de�2006, el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en controversia. El 22�de�noviembre�de�2006, NIC-M�xico respondi� al Centro por la misma v�a manifestando que Marius Wuerzner (Ad LINK Internet Media AG –sedo-), con domicilio en Nordheim-Westfallen Alemania, figuraba en ese entonces como el contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n, correspondi�ndole por tanto el car�cter de Titular exclusivo del nombre de dominio en litigio, de acuerdo a lo dispuesto en las Pol�ticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mexico. En consecuencia, el Centro requiri� al Promovente con fecha 7�de�diciembre�de�2006 para que en un plazo de cinco d�as enmendara el nombre del Titular demandado en este procedimiento, a lo que el Promovente dio cumplimiento en tiempo y forma. A causa de una falla t�cnica aducida por NIC-M�xico, el nombre del contacto t�cnico, administrativo y de pago fue sustituido por el de Octavio Rodr�guez Lozano, no obstante encontrarse “bloqueado” el nombre de dominio justamente con el fin de impedirse un cambio en la titularidad del nombre de dominio en litigio durante el tr�mite del procedimiento.
Con fecha 29�de�diciembre�de 2006, NIC M�xico confirm� que el Titular del nombre de dominio era Octavio Rodr�guez Lozano.
Ante tal circunstancia, el Centro se vio en la necesidad de requerir por segunda ocasi�n la modificaci�n de la Solicitud a efecto de que esta �ltima se�alara a Octavio Rodr�guez Lozano como Titular en este procedimiento, a lo que el Promovente dio cabal cumplimiento. Luego entonces, el Centro verific� que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplieran los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”).
De conformidad con los art�culos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12�de�enero�de�2007. Con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud venci� el 1�de�febrero�de�2007, sin que el Titular hubiese producido su Escrito de Contestaci�n. En consecuencia, el Centro acus� con fecha 5�de�febrero�de�2007, la rebeld�a del Titular para comparecer y manifestar lo que a su derecho conviniere dentro del procedimiento administrativo. Al recibir dicha notificaci�n, el Titular (tambi�n conocido como Carlos Octavio Rodr�guez Nava) contest� al Centro v�a correo electr�nico el 5�de�febrero�de�2007, d�ndose por enterado del procedimiento administrativo incoado en su contra, para luego limitarse simplemente a manifestar su desconocimiento en relaci�n con el tr�mite del propio procedimiento, a lo que recay� respuesta del Centro en el sentido de informar al Titular que era de la exclusiva facultad discrecional del Experto pronunciarse sobre cualquier Escrito de Contestaci�n extempor�neo que se produjera de su parte en el futuro, a lo que no sigui� ninguna comunicaci�n, respuesta o promoci�n adicional del Titular.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto el d�a 26�de�febrero�de�2007. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa mexicana dedicada a la venta y administraci�n de localidades para espect�culos, conciertos, eventos privados, ferias y exposiciones en la Rep�blica Mexicana, que inici� operaciones en marzo�de�2003, aunque no fue sino hasta septiembre�de�2005 que se constituy� formalmente bajo la denominaci�n social “Smarticket”. Seg�n sus propias cifras m�s recientes, el Promovente ha acumulado ventas por cuatro millones de boletos para 300 eventos en territorio nacional.
A fin de asegurar el uso exclusivo de su denominaci�n social para identificar los servicios que presta en el mercado, el Promovente present� con fecha 15�de�marzo�de�2004, una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la marca SMARTICKET en la clase 35, en relaci�n a servicios de venta para terceros a trav�s de boletos, misma solicitud que de acuerdo con la manifestaci�n bajo protesta del Promovente se encuentra a�n en tr�mite.
Para conseguir su objetivo de anunciarse y comercializar boletos a trav�s de Internet, el Promovente contrat� los servicios de la empresa del Titular denominada XitroX Multimedia, solicit�ndole las siguientes prestaciones: 1) registrar por cuenta propia un paquete de nombres de dominio incluyendo la denominaci�n “Smarticket”, 2) desarrollar el contenido del sitio de Internet del Promovente, 3) proporcionar el servicio de hospedaje de dicho Portal y 4) dise�ar e implementar una plataforma tecnol�gica (conocida despu�s como Ticket Seller XitroX) mediante la cual se realizara la compra en l�nea de boletos por parte del p�blico consumidor.
De acuerdo con los t�rminos pactados en el contrato denominado “de Prestaci�n de Servicios de Integraci�n Inform�tica” celebrado entre el Promovente y la empresa del Titular el 23�de�marzo�de�2003, el Titular registr�, entre otros, el nombre de dominio objeto de la presente controversia, el 24�de�febrero�de�2005.
Despu�s de casi tres a�os de relaci�n contractual, la presente controversia se origin� con motivo de la propuesta econ�mica del Titular para ceder al Promovente el control del nombre de dominio en disputa bajo esquemas a elegir entre licenciamiento exclusivo o venta.
Luego de la negativa del Promovente para pagar el precio por la cesi�n de <smarticket.com.mx> considerando que la titularidad de este �ltimo le correspond�a al Promovente por efecto del propio contrato celebrado entre las partes, �stas entraron en una etapa de reclamaciones mutuas que orillaron al Promovente a iniciar en contra del Titular el 4�de�abril�de�2006, un juicio ordinario civil por incumplimiento de contrato que fue radicado en el Juzgado D�cimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal bajo el expediente 295/2006, mismo que se encuentra pendiente de resoluci�n.
A ra�z del inicio de su conflicto, el Promovente registr� el 16�de�febrero�de�2006 el nombre de dominio <smartticket.com.mx> para continuar ofreciendo sus servicios por Internet, y el Titular por su parte, ha facilitado en al menos una ocasi�n el uso por parte de un tercero del nombre de dominio en controversia, en relaci�n con servicios id�nticos a los que presta el Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) El nombre de dominio <smarticket.com.mx> es id�ntico o parecido a la marca SMARTICKET que se considera de la propiedad del Promovente a�n cuando todav�a se encuentra en tr�mite de registro, de acuerdo al buen uso que de la misma se ha hecho;
(ii) El uso indebido que el Titular ha dado a <smarticket.com.mx> ha creado confusi�n entre el p�blico usuario que relaciona al Promovente con el nombre de dominio en litigio;
(iii) El Titular ha realizado con �nimo de lucro una ciberocupaci�n del nombre de dominio en disputa respecto del cual no tiene derechos ni mucho menos intereses leg�timos;
(iv) El Titular registr� con dolo y mala fe el nombre de dominio en disputa a su propio nombre para luego hacer una propuesta econ�mica al Promovente para la venta de un paquete de dominios incluido <smarticket.com.mx>;
(v) Frente al rechazo del Promovente para aceptar su ofrecimiento, el Titular recurri� a la empresa alemana Ad LINK Internet Media AG [sedo] para estacionar el nombre de dominio y luego ofrecerlo a un competidor del Promovente en la ciudad de Morelia, Michoac�n, de nombre Reddigit S.A. de C.V. que est� utilizando en forma fraudulenta el nombre de dominio que nos ocupa para realizar eventos al amparo de la marca del Promovente;
(vi) En plena disputa dentro de este procedimiento, el Titular realiz� una modificaci�n de los contactos t�cnico y administrativo del nombre de dominio en controversia, en favor de Octavio Rodr�guez Lozano, que es en realidad un nombre ficticio inventado por el propio Titular y cuyas nuevas direcciones electr�nicas de correo electr�nico contin�an vinculadas a la empresa del Titular; y
(vii) El nombre de dominio se registr� con el fin de impedir que el Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio, originando as� una serie de confusiones entre el p�blico usuario.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
Preliminar
El art�culo 5.E) del Reglamento establece que cuando el Titular no presenta un escrito de contestaci�n, el Experto resolver� la controversia bas�ndose en la Solicitud. Sin embargo, esto no quiere decir que la falta de contestaci�n a una Solicitud se traduzca autom�ticamente en una Decisi�n en favor del Promovente (ver p�rrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.A) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o similar en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado � se utiliza de mala fe
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
De la lectura del primer requisito establecido en el art�culo�1.A).i) de la Pol�tica se desprende que el Promovente est� obligado a efectuar una comparaci�n que demuestre la identidad o probable confusi�n entre el nombre de dominio cuya transferencia reclama y la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos concedida en su favor por la autoridad competente.
En consonancia con lo anterior, el art�culo 3.B).vii) del Reglamento impone al Promovente la exigencia de especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos en la que se base la Solicitud de resoluci�n de controversia relativa a nombres de dominio, as� como la obligaci�n de describir, en el caso de las marcas, los productos o servicios con respecto a los cuales se otorg� el registro marcario.
En la especie, como se detalla en los antecedentes del caso, el Promovente no funda su acci�n en una marca registrada sino en una solicitud de marca cuyo tr�mite asegura encontrarse a�n inconcluso.
Al respecto es importante precisar que el sistema jur�dico mexicano considera “una mera expectativa de derecho el que el solicitante de una marca obtenga dicho registro”. Ver Tesis de Jurisprudencia 2�./J. 70/95�de�la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Tomo II, Noviembre�de�1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, p�g. 201.
Consecuentemente con lo anterior, la Ley (Federal Mexicana) de la Propiedad Industrial, cuyo cumplimiento le es exigible tanto al Promovente como al Titular, establece en su art�culo 87 que “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podr�n hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”. Ver Tesis de Jurisprudencia 2�./J. 10/2001�de�la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Tomo XIII, Febrero�de�2001, p�g. 250 (El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad exclusivo y oponible a terceros).
Por otra parte, en ejercicio de las facultades impl�citas para mejor proveer que me confiere el art�culo 12.A del Reglamento y ante la necesidad de esclarecer la causa de la inusual extensi�n por casi 3 a�os en el tr�mite de la solicitud de marca del Promovente, este Experto recurri� al Servicio de Consulta Externa sobre Informaci�n de Marcas que est� disponible p�blica y gratuitamente en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, advirtiendo al efecto que con fecha 8�de�noviembre�de�2006, esto es con antelaci�n al inicio del presente procedimiento, se notific� al Promovente la negativa de dicho Instituto para conceder la marca solicitada en raz�n de un impedimento legal para su registro, d�ndose por concluido el tr�mite de la solicitud de la marca en cuesti�n.
En vista de las consideraciones que anteceden, el Experto concluye que el Promovente no satisfizo su carga probatoria bajo este requisito.
B Derechos o intereses leg�timos
Si bien la falta de comprobaci�n de uno solo de los supuestos bajo el art�culo�1.A) de la Pol�tica resulta suficiente para desestimar la Solicitud del Promovente, haciendo innecesario el an�lisis de los elementos restantes, por razones de exhaustividad el Experto estima oportuno referirse sucintamente sobre algunos aspectos relevantes bajo el art�culo�1.A).ii) y 1.A).iii) de la Pol�tica.
Por lo que hace a la afirmaci�n del Promovente en el sentido de que el Titular indebidamente se apropi� del nombre de dominio en litigio, este Panelista advierte que de acuerdo con los t�rminos del contrato de Prestaci�n de Servicios de Integraci�n Inform�tica XitroX, firmado por las partes en este procedimiento el 25�de�marzo�de�2003, el Titular fue autorizado a registrar en su propio nombre y no por cuenta del Promovente, el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.
Esto es as� ya que dentro del apartado “Dominios” del contrato en comento se menciona lo siguiente:
“Los dominios relacionados a al (sic) TSX son propiedad de XitroX Multimedia y la sesi�n (sic) de derechos ser� independiente a la comercializaci�n de TSX por lo que se concideran (sic) los dominios como parte del servicio de hospedaje del sistema en los servidores de XitroX Multimedia, mismos que son mensualmente autorizados por el propietario por lo que quedan fuera de cualquier tipo de comercializaci�n relacionada al TSX y deber�n ser tratados de forma individual.”
En este orden de ideas se aprecia que la circunstancia de que el Titular apareciera desde un principio en la base de datos Whois como el registrante del nombre de dominio <smarticket.com.mx> fue en todo tiempo conocida y aceptada por el Promovente. Asimismo, del conjunto de facturas exhibidas por el Promovente mediante las que se acreditan pagos peri�dicos realizados en favor del Titular por distintos conceptos bajo el contrato, como por ejemplo servicios de hospedaje de portales, no se encuentra alguna que verifique el pago por la cesi�n de derechos del dominio <smarticket.com.mx>.
Las circunstancias descritas anteriormente producen en el �nimo de este Experto el efecto de tenerlas como causas que presumiblemente justifican derechos o intereses leg�timos por parte del Titular para haber registrado o seguir utilizando el nombre de dominio en litigio.
Por lo antes expuesto, se tiene por no demostrada la hip�tesis normativa prevista por el art�culo�1.A).ii) de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Respecto a la pertinencia de considerar la propuesta de venta del nombre de dominio en litigio hecha al Promovente por el Titular como una oferta de mala fe en el sentido del p�rrafo 1(b)(i) de la Pol�tica, este Experto �nico hace notar que bajo el t�tulo de “Venta de patentes, derechos de autor y derechos industriales” del propio contrato celebrado entre las partes, figura el precio de $50,000.00 por la venta del paquete de nombres de dominio “Smarticket”.
En opini�n de este Experto, lo anterior impide la posibilidad de considerar el ofrecimiento del Titular en el contexto de la hip�tesis a estudio, puesto que por un lado, la venta de nombres de dominio en tanto cosas mercantiles no es por s� misma sancionada por la Pol�tica, y por otro la oferta se produce dentro del �mbito de un precio pactado en un contrato escrito y firmado por las partes. Sin embargo, es importante destacar que la decisi�n en este caso por parte del suscrito Experto en nada prejuzga sobre la validez, incumplimiento, nulidad, o terminaci�n del contrato celebrado entre las partes, cuyas cuestiones podr�n resolverse con plenitud de jurisdicci�n por el Juzgado D�cimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que conoce del juicio incoado por el Promovente en contra del Titular.
Por �ltimo, el suscrito Experto toma nota de la conducta del Titular al haber sustituido el nombre del registrante original en la base de datos Whois de NIC-M�xico. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de acreditamiento de los dos supuestos anteriores, el Experto considera que no es necesario pronunciarse respecto a si en el caso concreto se surte la condici�n requerida por el art�culo 1.A).iii) de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Panel Administrativo desestima la Solicitud del Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 12�de�marzo�de�2007