Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Société Française du Radiotéléphone - SFR Contre S. A-G.
Litige n° D2007-0084
1. Les parties
Le requérant est la Société Française du Radiotéléphone - SFR, Paris, France, représenté par le Cabinet Vidon, Rennes, France.
Le défendeur est S. A-G., Shanghai, Chine.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine <sfr-box.com> et <sfrbox.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Schlund + Partner AG, Karlsruhe, Allemagne.
3. Rappel de la procédure
Le 23 janvier 2007, une plainte a été déposée électroniquement par la Société Française du Radiotéléphone - SFR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”).
Le 25 janvier 2007, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine en litige ont été enregistrés, Schlund + Partner, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant.
Le 26 janvier 2007, l’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le 31 janvier 2007, le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Le 31 janvier 2007, le Centre a reçu une copie de la plainte sur support papier.
Le 31 janvier 2007, conformément au paragraphe 4(b) des Règles d’application, le Centre notifie le requérant que sa plainte est affectée du vice suivant :
“[…] il s’est avéré qu’au paragraphe “VIII. For” dans la dernière phrase vous faites référence au nom de domaine <sfr-box.fr>. […]”
Le 31 janvier 2007, évitant ainsi l’extinction prescrite par le paragraphe 4(b) des Règles d’application, le requérant remédie à ce vice par un courriel indiquant :
“Nous vous confirmons par le présent e-mail qu’une erreur s’est glissée dans le paragraphe “VIII. For”.
Ainsi, la dernière phrase à retenir pour ce paragraphe est la suivante :
“Le choix du for est le même pour chaque nom de domaine, objet de la plainte, soit pour le nom de domaine ‘sfrbox.com’ et pour le nom de domaine ‘sfr-box.com’.”
Le 31 janvier 2007, conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au défendeur.
Le 20 février 2007, le défendeur a fait parvenir sa réponse, à l’intérieur des délais prescris par le paragraphe 5(a) des Règles d’application.
Le 6 mars 2007, le Centre adressait aux parties un avis de nomination de Hugues G. Richard comme expert unique dans le présent litige.
La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. Elle a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le requérant ayant rédigé sa plainte en français et le défendeur y ayant répondu dans cette langue, la Commission administrative l’adopte pour la décision, en application du pouvoir qui lui est conféré par l’article 11(a) des Règles d’application.
4. Les faits
Parce que non contesté par le défendeur, le contenu des déclarations suivantes du demandeur, lorsqu’il porte sur des faits, est tenu pour avéré.
Déclarations soumises à l’appui des exigences du paragraphe 4 a) i) des Principes directeurs :
1. “En deux décennies, SFR s’est affirmée non seulement comme une marque choisie par plus de 17 millions de clients, mais également comme une entreprise à part entière : économiquement performante, attentive à satisfaire ses clients et à valoriser ses collaborateurs, éthiquement responsable, à l’écoute de l’ensemble de ses publics.
“Alors que le téléphone portable devient aujourd’hui terminal universel et média à part entière, la vocation de SFR est d’inventer les services qui rendent les individus, les entreprises et la société plus mobiles, plus proches, mieux informés, ouverts sur le monde.
“Plus qu’un opérateur de téléphonie mobile, son ambition est d’être un opérateur créateur de mobilité au sens le plus large du terme. SFR est le 2ème opérateur de téléphonie mobile en France avec plus de 17,5 millions de clients (dont 2 millions de clients exclusivement 3G) et 35,8% de part de marché (octobre 2006). Son chiffre d’affaires s’élevait à 8,6 milliards d’euros en 2005.
Un réseau de distribution dynamique et innovant (près de 700 espaces SFR dans toute la France, 5000 points de vente SFR en France), un service client performant (avec quelque 7000 chargés de clientèle qui gère la relation client de bout en bout), un réseau de qualité, une politique de développement des nouveaux usages et d’innovation constante (1er opérateur à lancer la 3G et la 3G+), etc. sont autant d’atouts qui caractérisent SFR.”
2. “Le Requérant utilise ses marques -exclusivement ou notamment composées du sigle SFR- essentiellement en France et en Europe avec une notoriété mondiale du fait des accords de roaming et est titulaire d’environ 430 marques françaises. Le Requérant est aussi titulaire d’une dizaine de marques protégées dans divers pays du monde, États-Unis et Royaume-Uni principalement mais aussi de quelques marques communautaires valables dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne ainsi que de 2 marques internationales désignant divers pays du monde (cf extraits de base de données de marques “THOMSON COMPUMARK” [annexe 4].
Le Requérant utilise essentiellement sa marque SFR en France et en Europe avec une notoriété mondiale du fait des accords de roaming et pour toutes ses activités de téléphonie (produits, radiotéléphones notamment et services, services de radiotéléphonie, notamment).”
3. “Les marques sur lesquelles la présente plainte est plus particulièrement fondée sont les suivantes :
- la marque internationale “SFR” n° 643842 du 2 août 1995 désignant les classes 9, 35 et 38 ;
- la marque internationale “SFR le monde sans fil est à vous” n° 635603 du 27 janvier 1995 désignant les classes 9, 35 et 38 ;
- la marque communautaire “SFR” n° 004648309 du 22 septembre 2005 désignant les classes 9, 38, 41 et 42 ;
- la marque communautaire “SFR le choix des internationaux” n° 001880061 du 19 septembre 2001 désignant les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42
et
- la marque française “SFR” n° 00 3 071 323 du 15 décembre 2000 désignant les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
La copie des certificats d’enregistrement ou publication de ces marques est jointe aux présentes [annexe 5]. ”
4. La plainte est également basée sur la dénomination sociale “SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR” et le nom commercial “SFR” régulièrement inscrits auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° RSC B 403 106537 depuis le 14 décembre 1995 (copie d’un extrait K-Bis également jointe en annexe 5). ”
5. “Le Requérant est par ailleurs titulaire de nombreux autres noms de domaine composés du terme ‘sfr(-)box, notamment’ :
- <sfrbox.fr>
- <sfrbox.net>
- <sfrbox.mobi>
- <sfr-box.fr>
- <sfr-box.net>
- <sfr-box.mobi>
mais également de nombreux noms de domaine composés du nom ‘SFR’ seul ou associé à un autre terme, notamment :
- <sfr.com>
- <sfr.net>
- <sfr.fr>
- <sfr.mobi>
- <sfr-3gplus.fr>
- <sfr-3gplus.com>
- <sfr-adsl.fr>
- <sfr-adsl.net>
- <sfr-adsl.com>
- <sfr-billetterie.fr>
- <sfr-billetterie.com>
- <sfr-cegetel-vodafone.fr>
- <sfr-cegetelvodafone.fr>
- <sfr-connect.fr>
- <sfr-connexion.fr>
- <sfr-connexion.net>
- etc...
Une copie des recherches effectuées dans la base de données WHOIS SERVER Version 1.3 sur l’ensemble de ces noms de domaine le 9 janvier 2007 est jointe [annexe6].”
6. “Le sigle SFR est en outre notoire en France dès lors que la société SFR est le 2ème opérateur de téléphonie mobile sur le territoire français. Or cette notoriété ne pouvait pas être ignorée du Défendeur, d’autant que ce dernier est lui-même de nationalité française et qu’à l’époque de l’enregistrement des noms de domaine, il résidait encore en France (adresse préalablement indiquée sur les bases de données WHOIS était en effet : S. A-G. […….] L’Etang la Ville, voir [Annexe 2-bis]).
“En tout état de cause, la notoriété de la société de droit français SFR dépasse les frontières françaises du fait de son activité transfrontière (accords de roaming) et comme en attestent ses enregistrements de marques valables dans d’autres pays du monde, dont la Chine (lieu de résidence actuel du Défendeur à la plainte).”
Déclarations soumises à l’appui des exigences du paragraphe 4 a) ii) des Principes directeurs :
7. “Le Requérant certifie que le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime à utiliser sa propre marque déposée “SFR”. Le Défendeur n’est pas et n’a jamais été licencié de la société requérante et il n’a jamais été autorisé par le requérant à utiliser ses marques SFR.”
Déclarations soumises à l’appui des exigences du paragraphe 4 a) iii) des principes directeurs :
8. “En effet, au moment de leur enregistrement (juin 2006), le détenteur de ces noms de domaine, qui est - rappelons le - de nationalité française et qui, au moment de l’enregistrement des deux noms de domaine contestés résidait encore en France- ne pouvait pas ignorer l’existence du 2ème opérateur de téléphonie mobile français SFR et ne pouvait pas ignorer non plus que le mot “box” est communément utilisé dans le domaine des télécommunications.”
9. “Il est impossible que le Défendeur n’ait pas eu connaissance des marques et du nom commercial de la société SFR au moment de l’enregistrement des deux noms de domaine contestés, d’autant que la notoriété de la société SFR et de ses marques dépasse les frontières françaises avec notamment un dépôt international revendiquant une protection dans plus de 20 pays, dont la Chine (lieu de résidence actuel du défendeur).”
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant soutient :
En relation avec le paragraphe 4 a) i) des principes directeurs, que :
1. “Les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ prêtent indéniablement à confusion avec les nombreuses marques antérieures “SFR” du Requérant de même qu’avec sa dénomination sociale ou son nom commercial ‘SFR’ en ce que ces 2 noms de domaine contestés sont composés en attaque de la combinaison des mêmes 3 lettres distinctives S-F-R.”
2. “La juxtaposition du terme ‘BOX’ au sigle ‘SFR’ dans les noms de domaine en cause ‘sfrbox.com’ et sfr-box.com’ n’atténue en rien le risque de confusion. En effet, le terme ‘box’ est un terme dépourvu de caractère distinctif dans le domaine des télécommunications puisqu’il signifie ‘appareil de télécommunication permettant d’avoir accès à différents services (télévision numérique, appels illimités et essentiellement internet haut-débit)’. Ce terme est d’ailleurs largement utilisé par tous les opérateurs dans cette acception.
“Ainsi, le sigle SFR demeure prédominant dans les noms de domaine contestés et le risque de confusion avec les marques, dénomination sociale et nom commercial du Requérant est d’autant plus grand qu’aujourd’hui tous les opérateurs de téléphonie proposent leur propre ‘box’.
“Dès lors il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ pensera qu’il visite les sites officiels de l’opérateur de téléphonie mobile français SFR, sites consacrés à son modem de télécommunications.
“Un tel risque de confusion ne saurait être toléré par le Requérant. Il constitue un parasitisme manifeste à sa notoriété, très préjudiciable à son image de marque.”
En relation avec le paragraphe 4 a) ii) des principes directeurs :
Les prétentions que le Requérant rattache au paragraphe 4.a) ii) des principes directeurs sont rapportées au point 7 de la partie 4 (Les faits), puisqu’elles n’ont pas été contestées par le défendeur.
En relation avec le paragraphe 4.a) iii) des principes directeurs, que :
3. “Le Requérant soutient que les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ ont été enregistrés de mauvaise foi.”
4. “La combinaison de ces deux termes ‘SFR’ et ‘BOX’ dans un même nom de domaine portera inévitablement l’internaute à croire que le site qui y est associé est celui de la célèbre SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR.”
5. “La notoriété de la marque ‘SFR’ a d’ailleurs précédemment été reconnue par le Centre de Médiation et d’Arbitrage (Société Française du Radiotéléphone SFR c. Modern Limited – Cayman Web Development, WIPO Cas n° D2004-0385 et SFR c. DLI Dale Miller, WIPO Cas n° D2002-0425).”
6. “En outre, le Défendeur ne semble pas être connu sous les noms de domaine en cause : les adresses ‘sfrbox.com” et “sfr-box.com’ ne renvoient en effet qu’à un site en cours de construction dont la seule page est jointe aux présentes [annexe 7]. Or il a été précédemment jugé par le Centre de Médiation et d’Arbitrage que la passivité du Défendeur pouvait être considérée comme une preuve de sa mauvaise foi (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, WIPO Cas n° D2000-0003 et Atlantic Recording Corporation c. Paelle International, WIPO Cas n° D2001-0065).”
7. “Enfin, la correspondance entre les parties précédant le dépôt de la plainte afin de tenter une rétrocession amiable des noms de domaine concernés (dont une copie est jointe [annexe 1]) laisse à penser que le Défendeur serait prêt à transférer les deux noms de domaine contestés, moyennant un dédommagement largement plus important que les seuls frais liés à leur réservation. Cette donnée renforce encore la mauvaise foi du Défendeur en ce qu’il serait prêt à céder les deux noms de domaine moyennant une contrepartie financière qu’il espère importante venant d’un opérateur de télécommunications aussi notoire que SFR.”
“En d’autres termes, il est manifeste que la réservation des noms de domaine en question a été faite dans un but purement parasitaire, spéculatif et de chantage à la rétrocession.”
“Dans cette correspondance (notamment e-mail du 4 décembre 2006), le Défendeur indique que le choix des noms de domaine en cause aurait été effectué en raison du raccourci pour “San Francisco Juke Box”. Or, il est unanimement reconnu que l’abréviation usuelle de la ville américaine de SAN FRANCISCO est “Frisco” et non “SFr” (voir extrait du glossaire de la terminologie toponymique) [annexe 8]. Cet élément participe encore à démontrer la mauvaise foi du Défendeur.”
B. Défendeur
Le défendeur soutient :
En relation avec le paragraphe 4 a) i) des principes directeurs, que :
1. “les noms de domaine en litige “ont été enregistrés le 2 juin 2006 dans le cadre d’un projet de site internet communautaire consacré à l’actualité musicale et aux évènements musicaux organisés dans la ville de San Francisco, Californie, États-Unis. […] dont une première version est prévue pour la mi-avril 2007. La création de ce site se fait à titre personnel, et avec la collaboration de M. Pierre Lapointe, résidant dans la baie de San Francisco. Une équipe de 4 personnes a été constituée pour mener à bien le projet. Les noms de domaines ont été réservés en “.com” puisqu’il s’agit là de la terminologie la plus adaptée au public américain et la plus utilisée aux États-Unis, contrairement, par exemple à la terminologie en “.fr”, réservée à un public français.”
2. “Le choix du nom de domaine s’est fait de manière spontanée, par la contraction entre les lettres “SFr” faisant référence à la ville de San Francisco et “Box” faisant référence au juke-box. En effet, c’est en 1889, à San Francisco, que le premier jukebox a été créé par Louis Glass et William Arnold. Cet objet, symbole de la musique avait été placé dans le Palais Royale Saloon, dans la même ville de San Francisco.”
3. “Lors de l’enregistrement des noms de domaine, une recherche d’antériorité effectuée auprès de l’INPI et dans la base de données WHOIS SERVER n’a pas permis au défendeur d’envisager un quelconque intérêt porté par SFR ou tout autre personne au 4 nom commercial “SFr Box”. En effet, au moment du choix du nom à donner au projet de site communautaire, aucune marque ou nom de domaine à l’identique de “SFR(-)BOX” n’avait été déposé par le requérant ou tout autre personne.”
4. “De plus, le dépôt de la marque ‘SFR BOX’ auprès de l’INPI et l’enregistrement des noms de domaines composés du terme “sfr(-)box” (sfrbox.fr, sfrbox.net, sfrbox.mobi, sfrbox.mobi, sfr-box.fr, sfr-box.net et sfr-box.mobi) n’ont été effectués par le requérant qu’entre le 26 septembre et le 5 décembre 2006, soit plusieurs mois après que le projet de site communautaire ‘SFr Box’ ait été initié et que les noms de domaines correspondants aient été déposés par le défendeur.”
5. “De plus la société ‘SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONIE’ n’a jamais exploité et n’exploite pas commercialement le nom ‘SFR BOX’. En effet, et malgré une notoriété élevée incontestable en France, pour sa marque ‘SFR’, la ‘SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE’ ne commercialise à ce jour aucun produit ou service sous l’appellation ‘SFR BOX’.”
6. “Ainsi, l’absence d’utilisation commerciale de la marque ‘SFR BOX’ limite très nettement le risque de confusion entre le site internet communautaire destiné à un public américain (‘SFr Box’), et la très célèbre entreprise française ‘SFR’. Dès lors qu’un internaute souhaite visiter le site officiel de l’opérateur de téléphonie mobile français SFR, il est certain qu’il tapera ‘sfr.com’ ou ‘sfr.fr’ et non pas ‘sfrbox.com’ ou ‘sfr-box.com’.”
7. “Ce risque de confusion étant très nettement limité, il ne constitue en rien un parasitisme manifeste à la notoriété du requérant. Ainsi, d’autres noms de domaines et sites internet ont d’ores et déjà été créés, portant en partie les trois lettres S-F-R, tel que “sfr-inc.com “, “sfr-creations.com” ou encore “sfr-software.com” et ne présentent pas de risque de confusion avec la très célèbre entreprise “SFR “, alors même que les mots “inc”, “creations” ou encore “software” sont des termes dépourvus de caractère distinctif dans le domaine des télécommunications, au même titre que le mot “box”.”
8. […]“le mot “box” n’est nullement spécifique au domaine des télécommunications, et peut être utilisé dans de nombreux domaines. Ainsi, le mot “box” est très couramment utilisé en anglais dans la vie quotidienne; ses applications sont nombreuses et variées : de la boîte de chaussures à l’abri pour automobile en passant par le boîtier à disques compacts, le terme “box” désigne généralement un contenant.”
En relation avec le paragraphe 4 a) ii) des principes directeurs, que :
9. “le défendeur n’a effectivement aucun droit ni intérêt légitime à utiliser la marque “SFR”, déposée par le requérant. Le défendeur atteste qu’il n’est pas et n’a jamais été licencié de la société requérante et il n’a jamais été autorisé par le requérant à utiliser ses marques SFR.”
“En revanche, le défendeur rappelle qu’il n’est pas question du droit ou de l’intérêt légitime à utiliser la marque déposée “SFR”, mais bien du droit sur les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com”, qui font l’objet de la plainte.”
10. “Il est établi que le défendeur a toujours souhaité utiliser le ou les noms de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Il s’agit là du projet de communauté musicale sur internet, dont une première version est prévue pour la mi avril 2007. Une maquette du site internet du projet est d’ailleurs disponible à l’adresse internet ‘http://www.sfrbox.com/workinprogress/’.”
11. “Il est établi que le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de tenir la marque de produits ou de services en cause.”
12. “Afin d’accentuer cette volonté de ne pas créer de confusion entre le site internet de communauté musicale ‘SFr Box’ et le site internet officiel de la célèbre marque ‘SFR’, le défendeur s’engage dès aujourd’hui à faire apparaître sur le site un message indiquant aux internautes un lien vers le site officiel SFR. Ainsi, il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ sera informé de l’adresse URL du site officiel de SFR : ‘http://www.sfr.com ou http://www.sfr.fr’.”
En relation avec le paragraphe 4.a) iii) des principes directeurs, que :
13. “Le ou les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ n’ont pas été enregistrés ou acquis aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ces noms de domaine au requérant, en tant que propriétaire présumé de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur a déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine. En effet, les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et sfr-box.com ont été enregistrés aux fins de créer une communauté sur internet autour de l’actualité et des événements musicaux de San Francisco. Une maquette du site internet du projet est d’ailleurs disponible à l’adresse internet ‘http://www.sfrbox.com/workinprogress/’.”
14. “Le ou les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” n’ont pas été enregistrés en vue d’empêcher le requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur n’est pas coutumier d’une telle pratique. Cela aurait d’ailleurs été impossible puisque la marque “SFR BOX” a été déposé le 5 décembre 2006, soit près de 6 mois après l’enregistrement des noms de domaines “sfrbox.com” et “sfr-box.com” par le défendeur.”
15. “Le requérant (SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE) et le défendeur (simple personne physique) ne sont absolument pas concurrents. De plus, le ou les noms de domaine n’ont absolument pas été enregistrés par le défendeur en vue de perturber les opérations commerciales du requérant.”
16. “Le ou les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” n’ont pas été enregistrés par le défendeur en vue de tenter sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace Web du défendeur ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé. La langue utilisée pour le site communautaire “SFr Box” est de surcroît l’anglais, ce qui réduit d’autant le risque de confusion avec un site appartenant au requérant (SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE), cette société ne proposant aucun service à destination des résidents nord-américains.”
17. “Le 12 décembre 2006, alors que le requérant proposait au défendeur d’acquérir les droits sur les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” contre l’échange d’une somme d’argent, le défendeur a refusé cette proposition car il souhaite mener à bien son site communautaire consacré à l’actualité et aux événements musicaux à San Francisco. Ce refus n’a pas de but parasitaire, spéculatif et de chantage à la rétrocession, mais démontre la volonté du défendeur de créer un espace d’information et d’échange autour d’un sujet qui lui tient particulièrement à coeur, la communauté musicale de San Francisco.”
18. “Afin de prouver à nouveau sa bonne foi, le Défendeur s’engage dès aujourd’hui à faire apparaître sur le site un message indiquant aux internautes un lien vers le site officiel SFR. Ainsi, il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” sera informé de l’adresse URL du site officiel de SFR : sfr.com ou sfr.fr.”
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Existence d’une marque dans laquelle le demandeur aurait des droits
Le défendeur n’ayant pas contesté les prétentions du requérant selon laquelle ce dernier serait titulaire de la marque enregistrée “SFR”, est donc établie l’existence de cette marque, dans laquelle le requérant a des droits.
Similitude au point de prêter à confusion
Les noms de domaine en litige étant formés de la conjonction, avec ou sans traits d’union, des chaînes de caractères “sfr” et “box”, la commission est donc invitée à se pencher sur l’existence d’une similitude prêtant à confusion fondée sur la combinaison d’une marque et d’un nom générique.
Le défendeur, en insistant sur le fait que le mot “box ” n’est nullement spécifique au domaine des télécommunications, admet par le fait même que le mot “box” est employé en liaison avec le domaine des télécommunications. De cette admission implicite, la Commission retient que le défendeur avait connaissance de la signification de ce mot tel que défini par le Requérant, définition que le défendeur n’a d’ailleurs pas contesté.
La Commission souscrit à l’opinion de la commission administrative dans la décision Margadarsi Marketing Private Ltd. c. BitraNet India, Litige OMPI n° D2000-1209 et l’applique à contrario à l’espèce pour conclure à l’existence d’une similitude des noms de domaine en litige, au point de prêter à confusion, à la marque “SFR” :
“Le caractère générique d’un mot ne saurait être déterminé dans l’absolu; il doit plutôt l’être en relation avec des marchandises ou des services spécifiques. […] Aucuns des produits dont le plaignant fait commerce ne sont connus sous le nom de KALANJALI et donc, le mot KALANJALI ne saurait constituer un terme générique les désignant.”
Le requérant faisant commerce de services de télécommunications, juxtaposer à sa marque un terme générique désignant des appareil de télécommunication permettant d’avoir accès à différents services a pour résultat un amalgame semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de services sur laquelle le Requérant a des droits.
B. Droits ou légitimes intérêts
Dans sa plainte, la déclaration non contredite du Requérant, sur l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser la marque “SFR” apparaît sous le sous-titre :
“B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (paragraphe 4.a)ii) des Principes directeurs; paragraphe 3.b) ix)2) des Règles d’application)”
Le paragraphe 4 a) ii) des Principes directeurs établit que :
“Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”.
Par ailleurs, le paragraphe 3.b) ix)2) des Règles d’application établit que :
“La plainte doit […] exposer, conformément aux principes directeurs, les motifs sur lesquels la plainte est fondée, en indiquant notamment pourquoi le défendeur (détenteur du nom de domaine) doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant”.
Ceci étant, la Commission voit dans le sous-titre très explicatif une réponse à l’exigence de faire valoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du défendeur sur les noms de domaine en litige. Elle voit également sous ce sous-titre une réponse à l’obligation d’indiquer pourquoi le défendeur doit être considéré comme n’ayant ni droit ni intérêt légitime sur ces noms.
Le défendeur semble exiger que l’argument requis par le paragraphe 4 a) ii) des Principes directeurs apparaisse sous le sous-titre ci-dessus recopié, pour ensuite taxer d’inadéquat le texte y apparaissant. Une exigence de forme aussi rigide ne trouve cependant écho ni dans les Principes directeurs ni dans les Règles d’application. La Commission estime donc que le requérant s’est acquitté de son fardeau de preuve.
En réponse, le requérant fait ensuite valoir des arguments inspirés des suggestions faites aux paragraphes 4 c) i) et iii).
En ce qui concerne les préparatifs d’utilisation, ceux-ci auraient beau être sérieux qu’il faudrait également que la preuve à leur sujet le soit. De simples déclarations du défendeur sont insuffisantes. La Commission trouve regrettable le choix de vocabulaire effectué dans la traduction française du paragraphe 4 c) i) des Principes directeurs, celui-ci pouvant facilement induire en erreur les néophytes en droit sur la manière de l’invoquer. La version anglaise des Principes fait référence à des préparatifs démontrables (“demonstrable preparations to use”). La maquette du site, que la commission est invitée à consulter, ne constitue pas non plus une preuve pertinente, puisque la Commission doit fonder sa décisions sur des preuves au soutient de faits survenus avant le dépôt de la plainte.
L’usage effectué des noms de domaine en litige (page de stationnement où le titre “Sfr Box” ne chapeaute qu’un sous-titre “San Francisco Music Community” suivi d’un texte introductif) ne comportant aucune fonctionnalités, il ne constitue qu’une déclaration d’intention d’offrir des produits ou des services et non une offre de produit ou de service. Le paragraphe 4 c) i) ne saurait donc trouver application. Quant au paragraphe 4 c) iii), la Commission s’appuie sur l’inférence faite dans la section traitant de l’usage de mauvaise foi, pour conclure à l’absence d’usage non commercial légitime ou d’usage loyal.
Quant aux engagements que le défendeur se dit prêt à prendre, la remarque faite au sujet de la maquette du site web leur est également applicable.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Considérant que :
- la marque SFR a été enregistrée avant les noms de domaine en litige,
- le défendeur avait une connaissance de la signification spécialisée du terme “box” dans le domaine des télécommunications,
- le défendeur connaissait cette marque et sa célébrité au moment de l’enregistrement des noms de domaine en litige,
- les noms de domaine en litige sont semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de services sur laquelle le requérant a des droits,
la Commission est d’avis que le nom a été enregistré de mauvaise foi.
La Commission est également d’avis que normalement, lorsqu’on travaille sur un projet avec d’autres et qu’on réuni une équipe de quatre personnes pour le mener à bien, cela laisse des traces.
Considérant que :
- le défendeur a fait défaut, sans explication raisonnable, de se ménager des preuves objectivement vérifiables de cette collaboration, et qui auraient pu aider la Commission à résoudre ce litige,
la Commission en tire une conclusion défavorable à l’endroit du défendeur quant à l’utilisation des noms de domaine en litige, et considère que ceux-ci ont été utilisés de mauvaise foi.
7. Décision
Considérant que :
- le requérant a établi ses droits en vertu, notamment, des paragraphes 4 i), ii) et iii) des Principes directeurs, conformément, notamment, à l’article 15 des Règles d’application,
- le défendeur n’a pas réussi à renverser la preuve fournie,
- la Commission ordonne que les noms de domaine <sfrbox.com> et <sfr-box.com> soient transférés au requérant, la Société Française du Radiotéléphone SFR.
Hugues G. Richard
Expert Unique
Le 20 mars 2007