WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Swiss Investment Corporation Ltd v. Dariusz Herman, Herman Domcreate

Verfahren Nr. D2007-0516

1. Die Parteien

Beschwerdeführerin ist die Swiss Investment Corporation Ltd aus London, Grossbritannien, extern vertreten.

Beschwerdegegner ist Dariusz Herman, Herman Domcreate aus Nürnberg, Deutschland.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <swiss-invest.com>.

Registrar ist die Cronon AG aus Regensburg, Deutschland.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem ”Center”) am 4. April 2007 per E-Mail und am 13. April 2007 per Post in englischer Sprache ein. Der Registrar bestätigte am 6. April 2007, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens <swiss-invest.com> sei.

Nach einer Mitteilung des Registrars und einer Information der Parteien durch das Center, dass die Registrierungs-Vereinbarung in Deutsch abgeschlossen worden war, stellte der Beschwerdeführer am 1. Mai 2007 ein Gesuch, das Verfahren trotzdem auf Englisch durchzuführen. Nach weiterem Schriftwechsel zwischen der Beschwerdeführerin und dem Center reichte die Beschwerdeführerin am 15. Mai (E-Mail) bzw. 29. Mai 2007 (per Post) eine deutsche Übersetzung der Beschwerde ein.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie”), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung”) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln”) genügt.

Am 1. Juni 2007 wurde die Beschwerdeschrift ordnungsgemäss an den Beschwerdegegner übermittelt. Die Säumnis des Beschwerdegegners wurde am 22. Juni 2007 den Parteien mitgeteilt.

Am 12. Juli 2007 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Tobias Zuberbühler bestellt wurde, und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben habe. Das für die Verkündung der Panelentscheidung vorgesehene Datum wurde auf den 25. Juli 2007 festgelegt.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin macht Rechte an einer nicht registrierten gewohnheitsrechtlichen Dienstleistungsmarke SWISS INVEST geltend. Die Dienstleistungsmarke wird gemäss Angaben der Beschwerdeführerin in fünf verschiedenen Ländern zwecks Finanzberatung für institutionelle Anleger benutzt und mit der Beschwerdeführerin assoziiert. Als Beleg für diese Tätigkeit reichte die Beschwerdeführerin Rechnungen aus dem Zeitraum Dezember 2005 bis heute für das Design der Website und des Geschäftspapiers sowie Visitenkarten ein. Die Beschwerdeführerin vertreibt ihre Produkte unter der Website „www.swissinv.com“.

Der Domainname wurde am 30. April 2003 registriert, wird gegenwärtig als Portal für Informationen zum Thema “Swiss” benutzt und kann auf „www.sedo.com“ für EUR 15’000 gekauft werden. Die Beschwerdeführerin offerierte bereits einmal EUR 1’000 für die Domain, worauf der Beschwerdegegner auf einem Preis von EUR 17’500 beharrte.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin macht Rechte an einer Dienstleistungsmarke geltend, die mit dem strittigen Domainnamen identisch sei und mit der Beschwerdeführerin assoziiert würde.

Der Domainname wird nach Angaben der Beschwerdeführerin zum Hosting einer Parking/Werbe-Website verwendet und somit nicht für ein legitimes Geschäft.

Zudem sei die Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners gegeben durch sein Angebot, den Domainnamen für EUR 17’500 an die Beschwerdeführerin zu verkaufen, und der Tatsache, dass der Domainname gegenwärtig für EUR 15’000 zum Verkauf angeboten werde. Schliesslich weist die Beschwerdeführerin als zusätzliches Indiz für die Bösgläubigkeit darauf hin, dass der Beschwerdegegner schon in einem anderen UDRP Verfahren und in einer Domainstreitigkeit vor einem indischen Gericht unterlegen sei.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat sich zu den Vorwürfen der Beschwerdeführerin nicht geäussert.

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die der Beschwerdeführer nachweisen muss, damit ein Domainname vom Beschwerdegegner auf den Beschwerdeführer übertragen wird:

(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich; und

(ii) der Beschwerdegegner hat kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen; und

(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig benutzt.

Die Beschwerdeführerin macht eine nicht registrierte Dienstleistungsmarke nach Gewohnheitsrecht („Common Law“) geltend. Grundsätzlich ist es anerkannt, dass solche Markenrechte unter der Richtlinie beansprucht werden können (siehe “Overview of WIPO Panel Views”, Ziff. 1.7). Vorausgesetzt wird, dass die beanspruchte Marke ein deutliches Kennzeichen (“distinct identifier”) für die Produkte des Beschwerdeführers geworden ist und damit eine sog. sekundäre Bedeutung (“secondary meaning”) erlangt hat. Relevante Beweise für die sekundäre Bedeutung, d.h. für den erreichten Goodwill und die Reputation einer solchen Marke, sind:

- Dauer und Umfang von Geschäften unter der Marke;

- Art und Umfang der Werbung für die Marke;

- Konsumentenumfragen;

- Erkennungswert in den Medien.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin Rechnungen aus dem Zeitraum Dezember 2005 bis heute für das Design der Website und des Geschäftspapiers sowie Visitenkarten eingereicht. Die ersten Rechnungen für Briefpapier-Layouts und Visitenkarten stammen vom März 2006. Diese Dokumente beweisen sehr wenig über einen eventuellen Goodwill oder eine Reputation der Beschwerdeführerin bei ihren Kunden (angeblich institutionelle Anleger). Selbstverständlich muss man berücksichtigen, dass sich die Beschwerdeführerin in einem diskreten Geschäftsfeld bewegt, aber für die Annahme einer sekundären Bedeutung sind die dargelegten Fakten zu wenig stichhaltig und überzeugend.

Dazu kommt, dass der strittige Domainname bereits am 30. April 2003 registriert wurde, also ca. zweieinhalb Jahre vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit durch die Beschwerdeführerin. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin kannte, als der Domainname registriert wurde. Es ist durchaus möglich, dass es sich um eine spekulative Registrierung eines generischen Domainnamens handelte, was aber per se nicht gegen die Richtlinie verstösst.

Zusammengefasst muss festgehalten werden, dass das unregistrierte Kennzeichen, für welches die Beschwerdeführerin Geltung beansprucht, nach Ansicht des Panels keinen Schutz unter gewohnheitsrechtlichem Markenrecht beanspruchen kann. Selbst wenn dies der Fall wäre, müsste die Beschwerde abgelehnt werden, weil der Gebrauch der Marke nach der Registrierung stattfand und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin kannte.

Dementsprechend müssen die weiteren Voraussetzungen der Richtlinie nicht mehr untersucht werden.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgelehnt.

Tobias Zuberbühler
Einzelpanelist

Datum: 25. Juli 2007