WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIEVE PANEL BESLISSING

E-bizz GmbH v. H. Van der Lee Beheer B.V.

Zaaknr. D2007-1131

1. Partijen

Klager in deze procedure is E-bizz GmbH, gevestigd te Selfkant, Duitsland, in deze procedure vertegenwoordigd door Cresendo Advocaten, België.

Verweerder in deze procedure is H. Van der Lee Beheer B.V., gevestigd te Susteren, Nederland, in deze procedure vertegenwoordigd door Klos, Morel, Vos & Schaap, Nederland.

2. Domeinnaam en Registrar

De Domeinnaam in het geschil is <cdr-winkel.com>, die door Verweerder via Key-Systems GmbH is geregistreerd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht werd op 27 juli 2007 bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) ingediend. Op 2 augustus 2007 heeft het Center Key-Systems GmbH per email verzocht om verificatie van de gegevens met betrekking tot de domeinnaam. Op 6 augustus 2007 heeft Key-Systems GmbH in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder van de domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. De Registrar heeft daarbij bevestigd dat de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”) op de domeinnaam van toepassing is. De Registrar heeft tevens bevestigd dat de status quo van de domeinnaam was bevroren. Het Center heeft vervolgens geverifieerd dat de Klacht voldeed aan de formele vereisten van de UDRP, de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Aanvullende Regels”).

Nadat kort daarvoor van Key Systems GmbH de opgevraagde benodigde informatie te hebben verkregen heeft het Center op 4 september 2007 Klager bericht dat de Klacht in de Engelse taal ingediend was, terwijl dat op grond van paragraaf 11 van de Regels de Nederlandse taal had moeten zijn. Klager en Verweerder hebben op 5 september 2007 het Center hun akkoord bericht om de procedure in de Nederlandse taal te voeren. Klager heeft vervolgens, na op 10 september 2007 uitstel verkregen te hebben van het Center, op 12 september 2007 een in het Nederlands vertaalde versie van de Klacht ingediend bij het Center. Op 2 oktober 2007 heeft Klager vervolgens een Wijziging van de Klacht in de Nederlandse taal ingediend.

Het Center heeft vastgesteld dat de aangepaste Klacht in overeenstemming is met de formele vereisten uit de Regels en de Aanvullende Regels.

In overeenstemming met paragraaf 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center op 2 oktober 2007 Verweerder op de hoogte gesteld van de Klacht. De administratieve procedure is derhalve begonnen op 2 oktober 2007. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels werd de uiterste datum voor het indienen van een Antwoord bepaald op 22 oktober 2007.

Op 22 oktober 2007 heeft Verweerder een Antwoord ingediend. Op 23 oktober 2007 heeft het Center de Ontvangst van Antwoord van Verweerder bevestigd.

Op 26 oktober 2007 heeft het Center partijen medegedeeld dat W. Van Caenegem als enig Panelist in dit geschil is aangesteld en partijen op de hoogte gesteld van de verwachte datum van de Beslissing.

4. Feitelijke Achtergrond

De Klager heeft de domeinnaam <cdrwinkel.com> op 2 augustus 2000 geregistreerd, alsmede een domeinnaam <cdrwinkel.be> op 27 december 2000. Deze domeinnamen zijn sedertdien en tot op heden gebruikt in verband met verkoop van CD-R, DVD-R, CD, DVD+R DVD-Ram en soortgelijke producten via het internet. De Klager heeft geen geregistreerd merk. De Verweerder heeft op 6 maart 2001 de domeinnaam <cdr-winkel.com> geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

De domeinnaam <cdr-winkel.com> lijkt onbetwistbaar verwarringwekkend op “cdrwinkel” zoals deze door Klager wordt gebruikt op de websites “www.cdrwinkel.com” en “www.cdrwinkel.be”.

Verweerder gebuikt de website “www.cdr-winkel.com” alleen om op een verborgen manier bezoekers naar de website “www.opus.nl” door te wijzen. Via deze laatste website verkoopt Opus GmbH CD-R, DVD-R, CD, DVD+R, DVD-RAM en soortgelijke producten. Verweerder is niet bekend onder de naam “cdr-winkel”. Derhalve heeft Verweerder geen legitieme belangen in de betwiste domeinnaam.

Klager was de eerste om “cdrwinkel” als merknaam te gebruiken en Verweerder heeft de domeinnaam <cdr-winkel.com> enkel geregistreerd om aan te haken bij, en te parasiteren op de reputatie en inspanningen van Klager. Door verwarring te stichten met de website, merknaam en dienstenmerk van Klager tracht Verweerder kopers aan te trekken, wat ook wordt aangetoond door het feit dat de website “www.cdr-winkel.com” qua indeling en opzet verdacht veel lijkt op de website “www.cdrwinkel.com” van Klager en alleen wordt gebuikt om op verborgen wijze door te verwijzen naar “www.opus.nl”, waar de te koop gestelde waren dezelfde zijn als op de website “www.cdrwinkel.com”.

Klager vordert dat de betwiste domeinnaam wordt overgedragen aan Klager.

B. Verweerder

Verweerder heeft een officieel Antwoord ingediend en verzoekt het panel de vorderingen van Klager af te wijzen.

Verweerder heeft de domeinnaam “www.cdr-winkel.com” geregistreerd op 6 maart 2001, zeven maanden nadat Klager de domeinnaam <cdrwinkel.com> registreerde. Klager en Verweerder verkopen beide blanco dragers zoals CDR’s via de genoemde websites, maar de website van Klager is op Nederland en België gericht, en de website van Verweerder op Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Klager beschikt niet over een geregistreerd merk. Op grond van artikel 2.2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) beschikt Klager bij gebrek aan inschrijving niet over geldige merkenrechten. Voor het onstaan van merkenrechten is in de Benelux inschrijving in een merkenregister vereist, en hetzelfde geldt voor Gemeenschapsmerken. In een reguliere merkenprocedure voor de rechtbank zal Klager zich niet kunnen verzetten tegen gebruik van “cdrwinkel” of verwarringwekkend overeenstemmende woordcombinaties.

De woordcombinatie is volledig beschrijvend voor een internetwinkel die ondermeer CDR’s verkoopt. Beschrijvende woordcombinaties zoals “cdrwinkel” kunnen niet beschermd worden en moeten in het openbaar belang vrij beschikbaar blijven. Een aantal beslissingen van de Nederlandse rechtbanken onder andere in verband met DE GEBOORTEWINKEL (BIE 1998/27) en WOONOUTLET (BIE 2006/48) bevestigen dat direct beschrijvende woordcombinaties zonder onderscheidend vermogen in de handel niet ingeschreven kunnen worden.

Klager beschikt ook niet over een ongeregistreerd merk in de zin van de UDRP paragraaf 4(a)(i), omdat Klager niet heeft aangetoond dat “cdrwinkel” een ‘distinctive identifier’ is, wat betekent dat de woordcombinatie onderscheidend vermogen moet hebben. De woordcombinatie is louter beschrijvend en het publiek kan aan de hand van “cdrwinkel” de waren afkomstig van Klager niet van waren van derden onderscheiden. Zich beroepend op een ongeregistreerd merk moet Klager aantonen dat het ‘secondary meaning’ heeft verkregen door intensief en lang gebruik. Omdat het openbaar belang vereist dat beschrijvende woorden vrij blijven in de handel worden er aan het bewijs van onderscheidend vermogen in deze zin hoge eisen gesteld. Mogelijk bewijs is onder andere marktaandeel, intensiteit, duur en geografische verpreiding en duur van gebruik, reclamekosten, percentage van betrokken kringen dat de waren als afkomstig van een onderneming identificeert en verklaringen van beroepsverenigingen. Klager heeft echter geen enkel danig bewijs overgelegd en bewijst ook niet dat de beschrijvende woordcombinatie als merkteken is gebruikt en in die hoedanigheid onderscheidend vermogen heeft verkregen. Klager komt derhalve geen beroep toe op ongeregistreerde merkenrechten, en beschikt dus niet over een merk of dienstmerk in de zin van paragraaf 4(a)(i) van de UDRP. Daarom alleen al dient de Klacht afgewezen te worden.

Verweerder registreerde de domeinnaam <cdr-winkel.com> al in 2001 om onder de naam “Opus Supplies” in CDR’s handel te voeren. Het is gebruikelijk voor marktpartijen om beschrijvende domeinnamen te registreren, bijvoorbeeld “www.boekenwinkel.nl” is door online boekwinkel Bol.com geregistreerd en andere bedrijven hebben combinaties van “winkel”en “DVDR” of “DVD”. Het beginsel ‘first come first serve’ wordt daarop toegepast. De domeinnaam <cdr-winkel.com> beschrijft de waren die Verweerder verhandelt en wordt door Verweerder voor zijn webshop Opus Supplies gebruikt. In dit licht heeft Verweerder een legitiem belang in de betwiste domeinnaam. Verweerder heeft het recht gewone woorden te gebruiken in hun gewone beschrijvende zin en het is onwenselijk dat Klager een monopolie op die woorden zou verkrijgen.

De domeinnaam <cdr-winkel.com> linkt niet op verborgen wijze door naar “www.opus.nl”, maar op “www.cdr-winkel.com” is gewoon de website van Opus Supplies te zien. Onder de zichtbare domeinnaam <cdr-winkel.com> wordt de website van Opus Supplies bedreven. Een domeinnaam hoeft niet op andere wijze op een website gebruikt te worden om een legitiem belang in het aanbieden van goederen of diensten te bewijzen.

Verweerder gebruikt <cdr-winkel.com> reeds zeven jaar op bona fide wijze om haar producten aan te bieden, zonder ooit voordien enig bezwaar van Klager te vernemen. Klager heeft ook geen enkel materiaal overgelegd om te bewijzen dat Klager zich enige inspanning heeft getroost om “cdrwinkel” als merk te laten inburgeren, of dat het als merk een reputatie zou genieten. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd omdat deze de waren beschrijft die zij verhandelt en om potentiele kopers van zulke waren naar de website van haar bedrijf Opus Supplies te leiden.

In ieder geval kan de registratie van de domeinnaam niet te kwader trouw zijn omdat als de domeinnaam <cdrwinkel.com> als merk onderscheidend zou zijn geworden (quod non), dat pas na de registratie van de omstreden domeinnaam zou zijn gebeurd. Verweerder en Klager hebben potentieel dezelfde klanten aangezien zij bepaalde landen beide viseren. Maar Verweerder was niet op de hoogte van Klager en haar domeinnaam en viseerde dus niet haar klanten. De indeling van Verweerder’s website is gebruikelijk in webshops en zal niet tot verwarring leiden. Verschillende kleurstellingen en verschillen in de rechterkolom benadrukken dat ook. Klager heeft ook geen bewijs van daadwerkelijke verwarring voorgelegd.

De Klacht dient aldus te worden afgewezen.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Merkrechten

Klager moet aantonen rechten te hebben in een merknaam of dienstmerk, in de zin van paragraaf 4 a (i) van de UDRP, waarop Klager dan beroep kan doen om de overdracht van een identieke of verwarringwekkende domeinnaam te eisen. De term “cdrwinkel” is door Klager niet als merk geregistreerd. Klager stelt alleen dat het de websites “www.cdrwinkel.com” en “www.cdrwinkel.be” in het jaar 2000 heeft geregistreerd en sedertdien gebruikt voor een website waarop Klager CDR’s en andere dergelijke producten te koop aanbiedt. Op die feitelijke gronden alleen beschrijft Klager in de Klacht “cdrwinkel” als een merknaam of dienstmerk.

De UDRP laat partijen toe aan te tonen dat een niet-geregistreerde term een merknaam of dienstmerk is in de zin van paragraaf 4 (a)(i). Klager moet echter aantonen dat de term onderscheidend vermogen of ‘secondary meaning’ heeft.

De combinatieterm “cdrwinkel” is beschrijvend. De term “winkel” wordt gebruikelijk aangewend niet alleen in de traditionele zin maar ook in verband met websites die waren te koop aanbieden. De combinatie “cdrwinkel” beschrijft precies wat Klager doet op de website “www.cdrwinkel.com”, met name het onderhouden van een virtuele winkel waar CDR’s worden aangeboden. De term heeft in deze gebruiksomstandigheden geen of uiterst weinig inherent onderscheidend vermogen.

Desalniettemin zou Klager met relevante stukken kunnen aantonen dat de bewuste term door gebruik over tijd onderscheidend vermogen heeft verkregen; de ‘secondary meaning’ die het het publiek alsnog zou toelaten de waren of diensten van Klager te onderscheiden van die van derden die ook CDR’s en dergelijke waren te koop aanbieden.

Klager legt echter geen stukken voor die aantonen dat de term “cdrwinkel” als een merknaam of dienstmerk gebruikt is door Klager in verband met het aanbieden van waren of diensten, namelijk als een onderscheidend teken dat het publiek zou aanzien voor een teken dat wordt gebruikt om goederen of diensten te onderscheiden, en niet als een teken dat de aangeboden goederen of diensten op gewone en directe manier beschrijft.

Klager legt ook helemaal geen stukken voor die het Panel ervan zouden kunnen overtuigen dat de term “cdrwinkel” onderscheidend vermogen heeft opgebouwd door langdurig en intensief gebruik, zoals bijvoorbeeld stukken met betrekking tot marktaandeel, volume van reclame en promotie of bekendheid in betrokken kringen van de term “cdrwinkel” als merk. Aan een zo beschrijvende term worden in elk geval in deze zin zware eisen gesteld.

Het Panel is daarom van mening dat het eerste element van de UDRP, paragraaf 4(a)(i), niet is bewezen.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Omwille van de voorgaande conclusie onder paragraaf 6 A is het Panel aldus van mening dat het eerste element van de UDRP, paragraaf 4(a)(i), wat betreft identieke of verwarringwekkende overeenstemming met een merk van Klager niet is bewezen.

C. Geen Recht of Legitiem Belang

Omwille van de conclusie van het Panel in voorgaande Paragraaf 6 A, en omdat de UDRP vereist dat Klager elk van de drie elementen in paragraaf 4 (a) cumulatief bewijst, is geen conclusie van het Panel vereist in verband met paragraaf 4 (a) (ii).

Het Panel wijst er desalniettemin op dat in andere zaken Panels vaak hebben vastgesteld dat het openbaar belang vereist dat beschrijvende en gewone termen van een of andere taal vrij blijven voor gebruik door alle in de handel betrokken partijen in die beschrijvende zin. Een houder van een domeinnaam die bestaat uit een beschrijvende term of combinatie van termen, heeft een legitiem belang in het gebruik daarvan om eigen waren of diensten te beschrijven in overeenstemming met die betekenis. Normaliter handhaaft het ‘first come first serve’ principe zich in verband met de registratie van dergelijke termen.

D. Registratie en Gebruik te Kwader Trouw

Omwille van de conclusie van het Panel in voorgaande Paragraaf 6 A, en omdat de UDRP vereist dat Klager elk van de drie elementen in paragraaf 4 (a) cumulatief bewijst, is geen conclusie van het Panel vereist in verband met paragraaf 4 (a) (iii).

Het Panel wijst er desalniettemin op dat paragraaf 4 (a) (iii) van de UDRP vereist dat de domeinnaam niet alleen te kwader trouw wordt gebruikt, maar ook te kwader trouw geregistreerd is. Wat dat laatste betreft zal normaal gesproken een merkenrecht op de term waarop Klager een beroep doet moeten zijn ontstaan vóór het tijdstip van registratie van de domeinnaam. De onder de UDRP erkende uitzonderingen op dit beginsel (zie ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., WIPO Zaaknr. D2002-0669) zijn hier niet van toepassing, alleen al omdat zoals eerder vastgesteld, Klager geen merkenrecht in deze zaak heeft kunnen aantonen.

Het Panel zal om voornoemde redenen de vordering van Klager, dat de Domeinnaam aan hem zal worden overgedragen, afwijzen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist.

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragrafen 4(i) van de UDRP en 15 van de Regels wijst het Panel de Klacht af.

William van Caenegem
Enig Panelist

Datum: 9 november 2007