Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A.
Caso No. D2007-1233
1. Las Partes
La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, Asturias, España (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Dispal Astur, S.A., representada por Rebollo Abogados, con domicilio en Llanera, Asturias, España (en adelante, la “Demandada”).
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <asturias.com> y <asturias.org> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
La entidad registradora de los Nombres de Dominio es Nominalia Internet S.L. (en adelante, “Nominalia”).
3. Iter Procedimental
La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 21 de agosto de 2007. El 23 de agosto de 2007 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 5 de septiembre de 2007 Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación de los Nombres de Dominio.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2007. El escrito de contestación a la demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 10 de octubre de 2007.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del grupo administrativo de expertos el día 23 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El 7 de noviembre de 2007 el Experto notificó que, a fin de terminar de comprobar una serie de puntos vinculados a su decisión, la entrega de la misma se realizaría el 13 de noviembre de 2007.
4. Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante
La Demandante es el gobierno de la comunidad autonómica de Asturias, región que forma parte del territorio español y de cuya administración se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.
De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante así como sus órganos de gestión son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominación “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe señalar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominación, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:
- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:
- Marca española denominativa con gráfico “ASTURIAS” (registro nº 2660283), titularidad del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclátor Internacional, específicamente para servicios de telecomunicaciones, de difusión de programas de televisión y de programas de radio; y
- Marca española denominativa con gráfico “ASTURIES” (registro nº 2660282), titularidad del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclátor Internacional, específicamente para servicios de telecomunicaciones, de difusión de programas de televisión y de programas de radio.
- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a través de una serie de órganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de más de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca española denominativa con gráfico “ASTURIAS PARAISO NATURAL” (registro nº 1598924), titularidad de la Consejería de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española denominativa “ASTURIAS EXPORTA” (registro nº 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española denominativa “ASTURIASEMPRENDE” (registro nº 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria denominativa con gráfico “INFOASTURIAS” (registro nº 2427201), titularidad de la Consejería de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;
- Marca española denominativa con gráfico “ASTURIAS+” (registro nº 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, específicamente para publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).
- Marca comunitaria denominativa con gráfico “SABOREANDO ASTURIAS” (registro nº 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.
Asimismo, la Demandante, directamente o a través de órganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de más de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominación “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.
Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener información sobre los distintos órganos y entidades dependientes de ella así como sobre el territorio asturiano en general.
4.2. La Demandada y los Nombres de Dominio
La Demandada es una sociedad española con sede en Asturias, donde se constituyó en el año 1989. De acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, la Demandada está especializada en la prestación de servicios informáticos y de redes de telecomunicaciones, actividades que ha venido desarrollando desde su constitución. En particular, la Demandada ofrece a sus clientes servicios de comunicaciones electrónicas vinculadas a servidores de red gestionados por ella.
Por lo que respecta a los Nombres de Dominio cabe señalar lo siguiente:
- El nombre de dominio <asturias.com> fue registrado el 6 de mayo de 1996 y actualmente se encuentra conectado a un sitio web desde el que se ofrecen servicios de correo electrónico personalizado, de modo que los usuarios que se den de alta de dicho servicio pueden contar con una dirección de correo electrónico vinculada al mencionado nombre de dominio.
- El nombre de dominio <asturias.org> fue registrado el 4 de abril de 1996 y actualmente se encuentra conectado a una página web de “aparcamiento” de nombres de dominio, en la cual se incluyen una serie de enlaces a sitios web vinculados a servicios turísticos en Asturias así como a otros ámbitos. Asimismo, en dicha página web se indica que el nombre de dominio se encuentra a la venta, cabiendo incluso la posibilidad de realizar una oferta de adquisición en línea.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda afirma la Demandante que:
- Es titular de una vasta relación de registros de marcas españolas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condición de órgano de gobierno de dicha región le otorgan un uso excluyente sobre la denominación “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refiriéndose a sus orígenes así como a la vinculación que dicha denominación . Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que los Nombres de Dominio son idénticos a su marca española “ASTURIAS”, así como confusamente similares respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.
- Las intenciones de la Demandada quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al ámbito de Internet, que conoce la forma de promoción electrónica de las administraciones públicas y, consecuentemente, de la Demandada y que, por todo ello no es casual que los Nombres de Dominio se basen en el término “Asturias”;
- La Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto a los Nombres de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominación, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni los Nombres de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad autónoma asturiana;
- La Demandada registró los Nombres de Dominio de mala fe dado que con su registro obtenía sendos elementos identificativos de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominación “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculación especialmente notoria en el territorio asturiano, donde la Demandada tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra más utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro de los Nombres de Dominio se realizó de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro de los Nombres de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuación expresamente prohibida por la normativa marcaria española;
- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio <asturias.com> ya que lo ha vinculado a un servicio de correo electrónico de pago, lo cual constituye –a juicio de la Demandante- un claro intento de atraer usuarios y lucrarse de ellos por medio de la utilización de sus marcas. Tampoco considerarse la Demandante que el uso del mencionado nombre de dominio por parte de la Demandada constituya un acto de “asturianía” (concepto que, de acuerdo con la Ley 3/1984, de 9 de mayo –modificada por la Ley 18/1999-, por la que se establece el derecho al reconocimiento de la asturianía, consiste en el fomento de lazos culturales o sociales con Asturias) puesto que en el sitio web conectado al mencionado nombre de dominio no se hace mención alguna a Asturias ni a sus ciudadanos;
- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio <asturias.org> puesto que actualmente se encuentra conectado a un sitio web en el que, aparte de ofrecerse enlaces a otras páginas de Internet referidas a diversos ámbitos de Asturias, dicho nombre de dominio se ofrece públicamente en venta. Este uso, en opinión de la Demandante, es un riesgo a su preocupación por proteger y cuidar todos los servicios y prestaciones relacionados con la región, habiendo puesto en marcha numerosas iniciativas de fomento de la calidad de los productos o servicios genéricamente referidos a Asturias. Por último, la Demandante indica que la mala fe en el uso del nombre de dominio <asturias.org> queda igualmente plasmada en el hecho que la Demandada lo ofrece públicamente en venta, actuación paradigmática de las conductas de mala fe previstas en la Política; y
- Teniendo en cuenta todo lo indicado, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de la Demandante.
B. Demandada
En la Contestación a la Demanda afirma la Demandada que:
- A pesar de las continuas referencias en la Demanda identificando a la Demandante como el Gobierno de Asturias, su denominación oficial y protegida es la de Gobierno del Principado de Asturias. Indica en este sentido la Demandada que Asturias es la denominación geográfica del territorio asturiano y que, aparte de la Demandante, se trata de un nombre que es utilizado por numerosas personas jurídicas y físicas para identificar diferentes productos y/o servicios;
- Es una entidad mercantil con domicilio en Asturias, territorio donde ha desarrollado sus actividades desde su constitución y, por tanto, es conocedora de la denominación “Asturias” y las implicaciones que su uso comporta;
- Respecto a la denominación “Asturias”, la Demandante sólo ha acreditado ser titular de una marca idéntica a la misma, si bien la misma fue solicitada el 1 de julio de 1995, mientras que los Nombres de Dominio fueron registrados en abril de 1996. De este modo, sostiene la Demandada que no puede considerarse que el registro de la mencionada marca por la Demandante pueda considerarse como un derecho previo válido a efectos de sustentar una demanda bajo la Política. De hecho, indica la Demandada que dicha marca corresponde al ente televisivo regional asturiano, el cual empezó sus actividades en 2006;
- Numerosos registros de marcas en España basados exclusivamente en la denominación “Asturias” conviven con las marcas de la Demandante, sin que dicha convivencia haya provocado acciones por parte de aquella. En este sentido, argumenta la Demandada que el nombre “Asturias” se identifica antes bien con un territorio que con una concreta persona o institución;
- En ningún caso existe un riesgo de confusión entre los sitios web vinculados a los Nombres de Dominio y el sitio web de la Demandante o ésta misma como institución. Por el contrario, la Demandada ofrece, en particular, a través del nombre de dominio <asturias.com> un servicio plenamente diferenciado de la Demandante, a la par que plenamente adaptado a la legalidad española;
- La Demandada no ha registrado los Nombres de Dominio ni para impedir a la Demandante el uso de sus propios signos distintivos en Internet (uso que, por otra parte, puede realizar plenamente) ni con el fin de perturbar la actividad de la Demandante, sin que exista riesgo alguno de confusión entre Demandada y Demandante como consecuencia del uso de los Nombres de Dominio;
- La Demandante no tiene ningún derecho a presentar una acción basada en cómo y cuándo utiliza la Demandada sus activos intangibles y, por consiguiente, el tener registrados los Nombres de Dominio no implica que tenga que hacer un uso automático, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno;
- La Demandante hasta finales de 2006 utilizó como principal signo distintivo el nombre “Princast” (contractura de “Principado de Asturias”), nombre que también utilizó como nombre de dominio durante años. Así, insiste la Demandada en que el uso por su parte de los Nombres de Dominio en ningún caso puede considerarse abusivo o lesivo contra los intereses de los intereses del Principado de Asturias o de la Demandante; y
- En atención a lo indicado, la Demanda debería ser desestimada.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca sobre las que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los elementos que, de acuerdo con la Política, debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares a las marcas de las que aquélla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traducción a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo más en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con los Nombres de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.
No obstante, antes de proceder a dicha comparación, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros órganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el párrafo 4(a)(i) de la Política establece que una demanda deberá basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicación de esta disposición al presente caso hubiera requerido una acreditación por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculación administrativa con ella, ostenten una personalidad jurídica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditación, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanación de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.
Si se comparan los Nombres de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca española “ASTURIAS”, registro nº 2660283) y los Nombres de Dominio, puesto que la única diferencia existente entre unas y otros es la inclusión en los Nombres de Dominio de los sufijos “.com” y “.org”. Dichas diferencias, no obstante, no deben considerarse suficientemente relevantes pues se derivan de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no eliminan un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y los Nombres de Dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).
No obstante, habiendo puesto de manifiesto la práctica identidad existente entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traducción a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con significativa posterioridad respecto al registro de los Nombres de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que los Nombres de Dominio fueron registrados entre abril y mayo de 1996 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.
Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan websites, Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Política, sí plantea dudas en cuanto al análisis del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondrá de manifiesto en la presente decisión.
Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento más dentro de la denominación protegida no pueden considerarse idénticas ni confusamente similares respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusión del nombre “Asturias” como un elemento más dentro de la denominación de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone automáticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominación de la marca registrada, como una marca independiente.
En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo más, sin constituir un elemento distintivo independiente. Así, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominación geográfica incluida como un elemento más de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca según la Política. Así lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Comerse et d’Industrie de rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.
Esta conclusión se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en http://www.arbiter.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/index.html). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geográficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Política y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.
Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, ésta haya consolidado una vinculación directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake Worth c. John C. Becker, Inc., Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Baughn, Caso NAF Nº 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF Nº 99602).
Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguirán, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta por separado las circunstancias propias de cada uno de los Nombres de Dominio.
Por lo que respecta al nombre de dominio <asturias.com>, por medio del mismo, la Demandada ofrece un servicio de correo electrónico de pago a sus clientes. Hay que tener en cuenta, de nuevo, que el registro de este nombre de dominio se produjo con significativa anterioridad al de las marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” titularidad de la Demandante sin que, de acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, dicho servicio pretendiera aprovecharse de las citadas marcas o suplantar fraudulentamente a la Demandante.
A este respecto, el Experto considera que la explotación de un servicio como el descrito, basado en una denominación geográfica a la que la Demandada se encuentra vinculada (al operar desde dicha región) y a la que sus potenciales clientes se podrían sentir igualmente vinculados, podría considerarse como un uso legítimo del mencionado nombre de dominio. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideración (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. Mailbank.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promoción Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525).
Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que el mencionado servicio fue lanzado y ha sido operado por la Demandada durante años sin que de ello se derivara un daño a las marcas de la Demandante anteriormente referidas, por el mero hecho de que éstas no habían sido registradas todavía ni tampoco se podría considerar que la Demandante ostentara un derecho exclusivo sobre el uso del nombre “Asturias”.
En lo que se refiere al nombre de dominio <asturias.org> se ha puesto de manifiesto que actualmente el mismo se encuentra conectado a un sitio web en el que un tercero aparentemente ajeno a la Demandada ofrece diversos enlaces vinculados a la comunidad autónoma de Asturias. Adicionalmente, se ofrece el mencionado nombre de dominio públicamente en venta, cabiendo la posibilidad de pujar por él directamente en línea. Es obvio que los usos descritos difícilmente podrían considerarse como desarrollados en base a un derecho o interés legítimo, en el sentido previsto en el párrafo 4(c) de la Política
Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha probado que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <asturias.org>. No obstante, el Experto también considera que la Demandada ostenta un interés legítimo sobre el nombre de dominio <asturias.com>, sin que la Demandante haya podido probar adecuadamente lo contrario.
C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada
A fin de evaluar la eventual mala fe de la Demandada respecto al registro de los Nombres de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:
- El registro de los Nombres de Dominio se produjo entre abril y mayo de 1996, fecha en la que la Demandante todavía no había registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias”. De hecho, transcurrieron algo más de diez años entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las mencionadas marcas;
- Ni en 1996 ni en la actualidad la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su carácter indicativo geográfico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infracción de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.
Teniendo en cuenta lo indicado, parece difícil pensar que el registro de los Nombres de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla razón de que las mismas no existían en ese momento) y en la correspondiente voluntad de la Demandada de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuación pudiera considerarse como un registro de mala fe. Asimismo, el significativo plazo tiempo transcurrido entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las marcas susceptibles de ser alegadas en este procedimiento por la Demandante constituye otro elemento que conduce al Experto a la conclusión anteriormente indicada.
En este sentido, cabe recordar que en la decisión adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableció, en relación con el registro del nombre de dominio <newzealand.com>, el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registró el Nombre de Dominio lo hiciera con intención de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, difícilmente la Demandada podía razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringiría tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relación con la alegación de ‘mala fe’, dicha alegación debe rechazarse”1.
De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisión Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., Caso OMPI No. D2004-0242, la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio <mexico.com>) indicó: “Incluso asumiendo que la palabra México había sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de México, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio <mexico.com> en atención al carácter de marca de la palabra México, sino por su sentido de nombre de un país. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe”2.
Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que los Nombres de Dominio no fueron registrados de mala fe por parte de la Demandada y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Política para estimar la Demanda.
(ii) Uso de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada
Habiendo considerado que los Nombres de Dominio no fueron registrados por la Demandada de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluación del uso que de los mismos ha hecho y hace la Demandada.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 13 de noviembre de 2007
1 Traducción no oficial del texto original inglés: “Significantly, there is nothing to suggest that when the Respondent registered the Domain Name it intended to violate anybody’s trademark rights, nor in the view of the Panel could the Respondent sensibly have anticipated that by registering the Domain Name it would be violating any such rights. Accordingly, whether one adopts an objective test or a subjective test in assessing ‘bad faith’, the allegation has to fail.”
2 Traducción no oficial del texto original inglés: “Even assuming that the word Mexico was being used as a trademark by the Complainant’s predecessor, the Tourism Ministry of Mexico, it is inconceivable to the Panel that Respondent selected the domain name <mexico.com> because of any trademark sense of the word Mexico, rather than because of its sense as the name of a country. That precludes a finding of bad faith registration.”