Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red,
S.L./ Laser Center/ Juan Alonso Lopez
Caso No. D2007-1391
1. Las Partes
La Demandante es Gobierno de Asturias, con domicilio en Coronel Aranda, Sector Derecho, España, representada por UBILIBET, España.
La Demandada es Leonesa Asturiana de Servicios en Red, S.L./ Laser Center/ Juan Alonso Lopez con domicilio en Oviedo, Asturias, España, representada por Bufet Almeida, Abogados Asociados, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <asturias.net>.
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2007. El 24 de septiembre de 2007 el Centro envió a Tucows vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de septiembre de 2007 Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 3 de octubre de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de octubre de 2007.
La Demandada solicitó un Grupo de Expertos de tres miembros. El Centro nombró a María Baylos, Presidente, a Dª Paz Soler y a D. Alberto Bercovitz como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de noviembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo Administrativo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Presentación de documentos fuera del plazo para contestar a la Demanda
La Demandada presentó, después del plazo para contestar a la Demanda, dos documentos y un escrito de alegaciones complementarias.
Teniendo en cuenta que los dos documentos consisten en dos decisiones del Centro, relacionadas con el caso actual, que son de fecha posterior a la Demanda y Contestación y que éstas son accesibles en la base de datos que contiene todas las Resoluciones, el Grupo de Expertos haciendo uso de las facultades concedidas en el artículo 10 del reglamento, admite los dos documentos.
No sucede lo mismo, sin embargo, con el escrito presentado por la Demandada el 11 de diciembre de 2007, como respuesta a aquel en el que el Demandante cumple la orden de procedimiento que se explica a continuación. El Grupo de Expertos, haciendo uso de las facultades concedidas en el referido artículo 10 del Reglamento, considera improcedente tal escrito de la Demandada ya que no necesita explicaciones adicionales sobre las alegaciones del Demandante en cuanto a la titularidad de las marcas y tiene conocimiento suficiente para resolver con los documentos y escritos existentes.
Orden de procedimiento
El día 3 de diciembre, a petición del Grupo de Expertos, el Centro dictó una orden de procedimiento para que en el plazo de cinco días el Demandante aportara prueba adicional que acreditara la titularidad de las marcas consistentes únicamente en el término ASTURIAS. Como consecuencia de esta orden procedimental, se notificó que la Decisión se dictaría 5 días más tarde.
El Demandante contestó al Centro por medio de escrito de 4 de diciembre de 2007, en el que manifestaba que el Gobierno de Asturias era titular de la marca constituida por el único término ASTURIAS por medio del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, creado para el ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autónoma en el ámbito de los medios de comunicación dependientes de la misma, en virtud de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, modificada por Ley 6/2003, de 30 de diciembre y por Ley 2/2006, de 16 de febrero. Añadía que dicho Ente es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, pero que debe ejercer sus funciones bajo el auspicio del Consejo de Gobierno, la Sindicatura de Cuentas y la Junta General del Principado de Asturias.
En dicho escrito reiteraba la titularidad de otras marcas que incluyen el topónimo ASTURIAS junto a diversas expresiones genéricas, alegando que, al no poder reclamarse dichas expresiones a título exclusivo, debía entenderse que el Gobierno de Asturias ostentaba la exclusiva sobre la denominación ASTURIAS.
Igualmente, destacaba la especial protección que la Ley española de Marcas y la propia Oficina Española de Patentes y Marcas ofrecen a los términos geográficos, no permitiendo su uso exclusivo sino combinados con otra denominación, reclamando esa misma protección en el ámbito del sistema de nombres de dominio.
Finalizaba solicitando que se considerara probado que, perteneciendo la marca constituida por el término ASTURIAS al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, la estructura de la Administración Pública asturiana ostentaba dicha titularidad.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es el Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y alega la titularidad por sí misma o a través de sus Órganos de gestión de diversas marcas españolas y comunitarias que contienen o consisten en la denominación ASTURIAS.
Las marcas que consisten en la denominación ASTURIAS o ASTURIES, representada con una especial grafía, son las españolas N° 2.660.283 y N° 2.660282, solicitadas el 1 de julio de 2005 y concedidas el 1 de junio de 2006, y pertenecen al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
Entre las demás marcas, las únicas que pueden considerarse titularidad del Demandante son las marcas españolas, inscritas todas ellas a nombre de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, N° 1.598.924 y otras más, denominativas con gráfico, ASTURIAS PARAÍSO NATURAL, de los años 1990 y 1993, Nº 2.488.430/431/432/433 y N° 2.602.816, denominativas con gráfico, ASTURIAS TESORO CULTURAL, de los años 2002 y 2004; así como las marcas comunitarias N° 002427201, gráfico denominativa, INFOASTURIAS, del año 2001 y N° 002801652, gráfico denominativa, “ASTURIAS TESORO CULTURAL”, del año 2002; la marca española N° 2.305.663, denominativa ASTURIASEMPRENDE, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000; y las marcas españolas inscritas a nombre de la Consejería de Educación y Cultura, N° 2.283.383 y N° 2.418.774, denominativas, ASTURIAS, ESPACIO EDUCATIVO, de los años 1999 y 2001, respectivamente y la N° 2.283.381, denominativa, ASTURIAS EN LA RED, de 1999.
Existen otra serie de marcas nacionales y comunitarias que contienen el topónimo ASTURIAS unido a diversos términos o expresiones, pero todas ellas son titularidad de Órganos o Entes públicos, distintos del Gobierno de Asturias.
Asimismo, el Demandante, directamente o a través de órganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de más de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominación “Asturias” o “Asturies”.
El Demandante tiene su portal oficial vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener información sobre los distintos órganos y entidades dependientes de ella así como sobre el territorio asturiano en general.
El nombre de dominio impugnado, <asturias.net>, se registró el 14 de noviembre de 1998 y desde el año 2001 aloja una página en la que se ofrece diferente información sobre la Comunidad Autónoma de Asturias.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demanda se basa, resumidamente, en las siguientes alegaciones:
El Demandante es el Gobierno de Asturias, órgano representativo de la Comunidad Autónoma uniprovincial de Asturias, constituida por Ley Orgánica 7/1981 y denominada estatutariamente por el Principado de Asturias, siendo la identidad más generalizada para referirse a esta región española, el nombre de Asturias.
El Gobierno de Asturias es titular, por medio del Ente Público de Comunicación, de las marcas españolas gráfico-denominativas, ASTURIAS, N° 2.660.283 y ASTURIES (Asturias en asturiano o bable) N° 2.660.282; y, a través de la Sociedad Pública de Servicios, de la marca española denominativa con gráfico, ASTURIAS +, N° 2.721.880.
Igualmente, es titular, por medio de otras Instituciones y Sociedades, de marcas españolas y comunitarias que incluyen el topónimo Asturias, unido a vocablos de carácter genérico; como info, emprende, en la red, paraíso natural, exporta, etc. Por el carácter genérico de esos términos el derecho exclusivo recae, a su juicio, en la denominación ASTURIAS.
El Gobierno de Asturias es también titular de más de 80 nombres de dominio cuya principal palabra es ASTURIAS.
El Demandante tiene alojada su Web oficial en el dominio <asturias.es>, desde donde se informa y se promueven los servicios públicos que ofrece al ciudadano, a través de sus Organismos.
El nombre de dominio impugnado es el nombre del Demandante y guarda tal parecido con las marcas sobre las que posee derechos que infunde confusión entre los internautas. El nombre de dominio no tiene sentido en sí mismo si no es en relación con el territorio de Asturias, administrado por el Demandante.
La Demandada es una entidad con domicilio en Asturias y con vinculación profesional a Internet y conoce la forma de promoción electrónica de las Administraciones Públicas, por lo que no es casual la elección del nombre de Asturias para constituir el nombre de dominio de la Demandada.
La Demandada no ostenta derecho o interés legítimo en el nombre de dominio porque no es titular de ningún signo distintivo nacional o comunitario denominado Asturias ni tampoco se identifica con su razón social.
El hecho de que la Demandada haya venido usando el nombre de dominio hasta la actualidad no genera ningún derecho ni interés adquirido a posteriori porque ni antes ni ahora es conocida por él.
La Demandada registró el nombre de dominio con datos inexistentes ya que no existe en España una sociedad denominada Laser Center, lo que supone una actitud indolente.
La Demandada era plenamente consciente de que con el registro se estaba apropiando de un nombre ajeno y que podía inducir a los consumidores a la errónea creencia de que se trata de un nombre de dominio que se identifica con el Demandante, estableciendo la idea de que existe alguna clase de patrocinio u origen común, atrayendo así a los usuarios de la Web de la Demandada.
Probada la notoriedad y renombre de la denominación ASTURIAS para identificar la región española de Asturias y la amplia difusión de las marcas con denominación ASTURIAS, es imposible el desconocimiento de la existencia del Gobierno de Asturias en el momento del Registro, por lo que se hizo de mala fe.
La Web de la Demandada ofrece una “presunta” información y servicios sobre Asturias pero ello no es mas que una forma de atraer a los navegantes a las otras paginas Web de la Demandada y generar rendimientos, con ánimo de lucro, mediante la introducción en la Web de noticias y anuncios de Google, a través del sistema AdSense, mediante el pago de pay-per-click.
En definitiva, la Demandada impide que el Demandante sea el legítimo titular del nombre de dominio y espera una oferta por su transferencia.
Termina solicitando que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
B. Demandado
La Demandada alega en su contestación, básicamente, que:
El Demandante adolece de una clara falta de legitimación activa para presentar la demanda ya que no es titular de una sola marca que comprenda la denominación ASTURIAS sino que esas marcas pertenecen a personas jurídicas diferenciadas del Gobierno de Asturias.
La Demandada es la mercantil LEONESA ASTURIANA DE SERVICIOS EN RED S.L. que utiliza el acrónimo o nombre comercial LASER CENTER, siendo titular de la marca “LASER INTERNET CENTER” por lo que no existe la ocultación que el demandante le atribuye.
La Demandada comenzó a prestar sus servicios de Internet en el año 1995, situándose en la actualidad entre los primeros proveedores de servicios plenos de Internet en España, con especial atención a los territorios de Bilbao, León y Asturias, siendo, por tanto, lógico que muchos de estos servicios se dirijan a ciudadanos que residen en los mismos.
La legislación marcaria española prohíbe el registro como marca de las denominaciones geográficas de tal forma que nadie puede apropiarse en exclusiva de derechos de marca sobre este tipo de denominaciones ni mucho menos prohibir su uso a terceros.
En el ámbito de las UDPR las indicaciones geográficas no deben estar incluidas como afirma el Informe Final de Primer Proceso OMPI y declaran numerosas Decisiones del Centro.
Son muchas las marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas que contienen la expresión “Asturias”, siendo la mayoría de titularidad privada y ninguna de ellas pertenece al Demandante, lo que abona su imposible reivindicación a título de exclusiva.
El interés legítimo de la Demandada no es otro que, dentro de su objeto social y debido a su arraigo en el Principado de Asturias, ofrecer datos, información y servicios de utilidad para sus habitantes y personas que se interesen en el mismo.
Además, la Demandada lleva utilizando la Web, alojada en el nombre de dominio en cuestión, desde 2001, con intensa actividad y sin ningún problema hasta ahora en que se plantea esta demanda.
En el buscador Google aparecen miles de resultados sobre distintos sitios Web bajo la referencia de Asturias y entre ellos figura la Web de la Demandada. Todas esas páginas son de particulares o empresas que, igual que la Demanda, ostentan intereses legítimos para ofrecer un contenido parcialmente relacionado con la región.
La existencia de ese interés legítimo sería suficiente para rechazar la existencia de registro y uso de mala fe. No obstante, basta con reiterar que la Demandada registró el nombre de dominio por tratarse de un nombre sencillo, fácil de recordar y debido al arraigo que tiene en dicha Comunidad Autónoma, sobre la que desea ofrecer noticias y presentar enlaces a páginas de interés en el entorno de Internet y siendo la Demandada una empresa dedicada a la prestación de servicios en Internet, es lógico que haga publicidad de los mismos en sus diferentes formas de comunicación al público.
El uso del nombre de dominio ha sido continuo desde 2001 por lo que no cabe aprovechamiento ilícito de la reputación ajena ni un registro intencionado con fines comerciales.
Abuso de procedimiento
La Demandada finaliza su contestación alegando que este conflicto excede del ámbito de las UDPR y, en su caso, debería haberse planteado ante la jurisdicción ordinaria española, al ser ambas partes de dicha nacionalidad.
Igualmente, afirma que el Demandante ha abusado de este procedimiento porque lo utiliza para sustraer a su legítimo titular el nombre de dominio reclamado y obstaculizar sus actividades. Antes de presentar la demanda, el Demandante conocía el uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio y pretende privar a la Demandada del uso de una denominación geográfica e impedir su presencia en Internet con una denominación que viene usando desde hace varios años.
6. Debate y conclusiones
6.1 Cuestión previa: la legitimación activa del Demandante
El Demandado plantea en su contestación la falta de legitimación activa del Demandante alegando que no es titular de la mayoría de las marcas en las que basa la Demanda ya que pertenecen a entidades, vinculadas o no con el Gobierno de Asturias, pero, en cualquier caso, con personalidad jurídica propia. Se trata, por tanto, de una cuestión que es necesario resolver antes de entrar a considerar si se cumplen los requisitos establecidos en la Política.
El párrafo 4 a) de la Política establece como primera condición para la aplicación de este procedimiento, la necesidad de que el Demandante ostente un derecho sobre una marca de productos o servicios que pueda ser enfrentada al nombre de dominio impugnado por entender que es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con dicha marca.
En este caso, el Demandante basa su derecho en una serie de marcas, muchas de las cuales pertenecen a Instituciones y Organismos distintos del Gobierno de Asturias, con personalidad jurídica propia.
Tanto en la explicación del iter procedimental como en los Antecedentes de Hecho ha quedado claro que el Demandante no es titular de ninguna marca constituida exclusivamente por la denominación ASTURIAS, entre otras razones porque, obviamente, no puede existir una marca caracterizada exclusivamente por una denominación geográfica, sin otros elementos denominativos o gráficos. Pero es que tampoco le pertenecen las dos únicas marcas que consisten en la denominación ASTURIAS, representada en una especial grafía.
Así, las marcas N° 2.660.283 y N° 2.660.282, consistentes en el término ASTURIAS y ASTURIES, respectivamente, pertenecen al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. Como el propio Demandante afirma, este Ente tiene personalidad jurídica independiente. Por tanto, aunque tal Ente tenga relación y forme parte de la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma de Asturias que gestiona el Demandante, no puede considerarse que éste sea titular y, por tanto, tenga derecho sobre tales marcas y, en consecuencia, no puede ostentar legitimación activa para basar la demanda en las mismas.
Existen otras muchas marcas alegadas en la Demanda que contienen el término ASTURIAS como parte de la denominación o gráfico. De todas ellas, puede entenderse que conceden al Demandante titularidad suficiente para acudir al presente procedimiento, las marcas españolas N° 1.598.924, denominativa con gráfico, ASTURIAS PARAÍSO NATURAL, inscrita a nombre de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias; N° 2.305.663, denominativa ASTURIASEMPRENDE, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias y marca comunitaria N° 2.427.201, denominada INFOASTURIAS, también de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Los titulares de estas marcas no son entidades u organismos diferenciados del Gobierno de Asturias sino que son expresiones del mismo para gestionar diversas áreas que corresponden, en su conjunto, al Demandante.
En definitiva, el Grupo de Expertos considera que el Demandante ostenta legitimación activa para presentar la Demanda y promover este procedimiento, en base a las marcas que acaban de indicarse ya que la Política lo único que exige es la existencia de un derecho de marca relacionado con el nombre de dominio, sin necesidad de que sea idéntico al mismo sino que podría entender el Demandante que es similar hasta el punto de crear confusión.
Por último, es importante destacar que no puede servir como alegación de la existencia de un derecho de marca sobre la denominación ASTURIAS, la circunstancia de que el territorio del Principado de Asturias o Asturias (como también puede denominarse) sea una muy conocida región española que es administrada por el Demandante. En efecto, las indicaciones geográficas no tienen el carácter de marcas de productos o servicios y exceden del ámbito de la Política. Así lo indicó el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, y resultó confirmado en el Informe del Segundo Proceso, de 3 de septiembre de 2001, que declaró que: “En el caso de los identificadores geográficos, que se tratan en el Capítulo 6, se reconoce la existencia de determinadas normas a nivel internacional que prohíben las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y que protegen las indicaciones geográficas, o los nombres de lugares geográficos con los que se asocian productos que tienen características particulares de dicho lugar. No obstante, estas normas se aplican al comercio y puede ser necesaria una adaptación para tratar la gama de problemas percibidos y que están relacionados con el uso indebido de indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio. Además, la falta de una lista internacional de indicaciones geográficas concertada plantearía problemas importantes en la aplicación de la Política Uniforme en este ámbito debido a la necesidad de hacer elecciones difíciles con respecto al derecho aplicable. Se da a entender que el marco internacional en este ámbito debe progresar antes de disponer de una solución adecuada para el uso indebido de las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio”
6.2 Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad española y que su registro de marca es español, así como que el Demandado es también de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como ya hemos indicado al tratar de la legitimación activa del Demandante, carece de ella respecto de las marcas que consisten en la denominación ASTURIAS y ASTURIES, representada en una especial grafía por no ser su titular sino una Entidad con personalidad jurídica propia.
Pero, además, como también se ha razonado, las indicaciones geográficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribución de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geográficas pertenecen al dominio público y sólo podrán constituir un signo distintivo cuando vayan acompañadas de gráficos o términos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisión del Centro Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI N° D2001-1110, una indicación geográfica no cumple la función de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI N° D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI N° D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Parchases, NOLDC, Inv., Caso OMPI N° D2006-0778.
Por eso se ha plasmado así en los Informes Finales del Primer y Segundo Proceso OMPI, antes referidos.
Respecto de las marcas que han servido para conceder legitimación activa al Demandante, no puede entenderse que exista identidad ni semejanza capaz de producir confusión pues el único término que podría entrar en conflicto con el nombre de dominio es la indicación geográfica ASTURIAS, siendo el resto de los vocablos que las componen absolutamente diferentes al nombre de dominio, y la denominación ASTURIAS, como se ha razonado, no es apropiable en exclusiva.
Por tanto, el Grupo de Expertos concluye que no se cumple el primer requisito de la Política, contenido en el párrafo 4 (a). Sin perjuicio de ello, el Grupo de Expertos quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicación de la Política y el Demandante será libre de plantear la cuestión ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden el Reglamento que son los únicos que se pueden juzgar en este procedimiento.
No cumpliéndose el primer requisito, no procede continuar el examen de los demás.
Abuso de procedimiento
La Demandada alega que el Demandante ha utilizado este procedimiento con claro abuso para privarle de la legítima titularidad del nombre de dominio, a sabiendas de que no concurrían los tres requisitos de la Política. Sin embargo, el Grupo de Expertos considera que el Demandante ha intentado defender lo que estima que son sus derechos, habiendo acreditado ser titular de marcas que incluyen, entre otros vocablos, la denominación ASTURIAS. Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que no existe el abuso de procedimiento denunciado.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
María Baylos
Presidente
Paz Soler
Panelista
Alberto Bercovitz
Panelista
Fecha: 16 de diciembre de 2007