WIPO Arbitration and Mediation Center
ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS
John Thompson Productions e. K. v. MP MediaProducts GmbH
Verfahren Nr. D2007-1474
1. Die Parteien
Beschwerdeführerin ist John Thompson Productions e. K., aus München, Deutschland, vertreten durch Rechtsanwälte Schoepe Fette Pennartz Reinke, München, Deutschland.
Beschwerdegegnerin ist MP MediaProducts GmbH, aus St. Gallen, Schweiz, vertreten durch Schneider Bossart Thalhammer, Rechtsanwälte, Notare, St. Gallen, Schweiz.
2. Domain Name und Domainvergabestelle
Der streitige Domainname <gggonlineshop.com> (der „Domainname“) ist bei Ascio Technologies Inc., Dänemark (die „Domainvergabestelle“) registriert.
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (der „Beschwerdestelle“) am 5. Oktober 2007 per E-Mail und am 11. Oktober 2007 per Post in deutscher Sprache ein. Am 25. Oktober 2007 bestätigte die Domainvergabestelle, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson für den Domainnamen sei. Die Domainvergabestelle teilte der Beschwerdestelle außerdem mit, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Englisch sei. Nach einem entsprechenden Hinweis der Beschwerdestelle an die Beschwerdeführerin, stellte die Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2007 einen begründeten Antrag das Verfahren auf Deutsch zu führen.
Die Beschwerdestelle stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 31. Oktober 2007 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 20. November 2007. Am 14. November 2007 bot die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin an die Streitigkeit einvernehmlich zu lösen. Am 15. November 2007 informierte die Beschwerdestelle die Parteien, dass die Möglichkeit bestehe das Verfahren zu sistieren. Am 20. November 2007 gab die Beschwerdeführerin bekannt dass sie keine Sistierung des Verfahrens wünsche und brachte außerdem zusätzliche Argumente an. Am selben Tage reichte dann die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeerwiderung ein.
Die Beschwerdestelle bestellte Herrn Peter Burgstaller am 4. Dezember 2007 als Einzelpanelmitglied. Das Panel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Panel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist mit der Herstellung und dem Vertrieb von Filmen und Fotos im Erotikbereich tätig (Anlage 5). Mit Priorität 21. Juli 2005 hat Herr Raymond Bacharach die Wortmarke GGG für die Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 des Nizzaer Klassifikationsabkommens registriert; Tag der Markeneintragung ist der 06. Juli 2006 (Anlage 6).
Mit Priorität 10. November 1999 hat Herr Bacharach zudem die in der Anlage 7 wiedergegebene Wort-Bildmarke GGG zur Anmeldung eingereicht; Tag der Eintragung ist der 10. April 2003. Diese Marke wurde für die Klassen 16, 35, 41 und 42 registriert.
Bei den Marken gemäß Anlage 6 und 7 handelt es sich um Gemeinschaftsmarken. Der Markeninhaber, Herr Bacharach, ist Inhaber der Beschwerdeführerin (Handelsregisterauszug gemäß Anlage 4).
Der streitgegenständliche Domainname <gggonlineshop.com> wurde am 22. Mai 2006 registriert (Anlage 1). Gemäß Anlage 2 wird als Registrant und damit Inhaber der streitgegenständlichen Domain die Beschwerdegegnerin ausgewiesen.
Unter der streitgegenständlichen Domain hatte die Firma „Solange Enterprises LTD“ erotisches Material derart angeboten, als zwar keine diesbezüglichen Produkte zur Verfügung gestellt wurden, aber dennoch durch entsprechende Einträge insbesondere im HTML-Code der Vertrieb von erotischem Material angekündigt, wenngleich die Website als solche „under construction“ gestellt wird (Anlage 8). In der Zwischenzeit wurde jedoch die Benutzung der Website eingestellt. Die Beschwerdegegnerin verwendet die streitgegenständliche Domain auch für Werbungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Erotikfilmen (Anlage 14).
Zwischen den Firmen Tarragossa AG und Media Entertainment Anstalt wurde ein Vertrag über DVD Vertriebsrechte von Neuerscheinungen insbesondere unter dem Label GGG, JT geschlossen. Die Laufzeit dieses Vertrages wurde mit 31.Dezember 2007 befristet; der Abschlusszeitpunkt ist aus dem Vertrag nicht ersichtlich (Anlage 1 der Beschwerdegegnerin).
Gemäß Anlage 3 der Beschwerdegegnerin gab es zwischen der Firma Media Entertainment Anstalt und Herrn John Thompson beziehungsweise ihm zurechenbaren Personen regen Email-Kontakt, und zwar unter anderem über die Emailadressen office@gggonlineshop.com und office@gggonlineshop.de. Bei den unter den zitierten Email-Adressen von der Firma Media Entertainment Anstalt versendeten Emails war zudem auch das Logo „GGG“ und der Firmennahme der Beschwerdegegnerin im Adressblock enthalten.
Gemäß Anlage 8 der Beschwerdegegnerin wurde der zitierte Vertriebsvertrag zwischen den Firmen Tarragossa AG und Media Entertainment Anstalt zum 30. Juni 2007 beendet. Im Namen der Firma Tarragossa AG hat Herr John Thompson die Aufkündigung des Vertriebsvertrages auch bestätigt.
Gemäß eines Briefes von Herrn Thompson vom 14. Juli 2007 (Anlage 9 der Beschwerdegegnerin) hat Herr John Thompson im Namen der Beschwerdeführerin gehandelt.
In den Email-Korrespondenzen der Firma Media Entertainment Anstalt wurde im Adressblock stets als Adresse „c/o MP MediaProducts GmbH“ verwiesen, wobei dabei auch stets der streitgegenständliche Domainnamen angeführt wurde.
5. Parteivorbringen
A. Beschwerdeführer
Die Beschwerdeführerin behauptet, dass die streitgegenständliche Domain <gggonlineshop.com> mit ihren Marken gemäß Anlage 6 und 7 identisch beziehungsweise verwechselbar ähnlich ist, die Beschwerdegegnerin für die Registrierung dieser Domain keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen hatte und die Anmeldung und Nutzung der streitgegenständlichen Domain bösgläubig erfolgte. In ihrem zusätzlichen Schreiben vom 20. November 2007 gibt die Beschwerdeführerin weiterhin an, dass sie nicht „hinter der Terragossa AG steht“.
B. Beschwerdegegner
Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Behauptungen der Beschwerdeführerin, wendet die Unzuständigkeit des Arbitration and Mediation Centers ein und verweist vor allem darauf, dass aufgrund der Vereinbarung zwischen der Firma Tarragossa AG und der Firma Media Entertainment Anstalt samt den diesbezüglichen Korrespondenzen der Beschwerdeführerin klar und bekannt war, dass einerseits die streitgegenständliche Domain von der Beschwerdegegnerin verwendet wird und andererseits diese Verwendung von der Beschwerdeführerin sogar unterstützt wurde, weshalb eine Bösgläubigkeit der Verwendung beziehungsweise Registrierung/Anmeldung der streitgegenständlichen Domain jedenfalls nicht vorliegt.
Zwischen den Firmen Tarragossa und der Beschwerdeführerin einerseits sowie Media Entertainment Anstalt und der Beschwerdegegnerin andererseits bestehen enge Verbindungen.
Da die Website, die unter dem strittigen Domainnamen angeboten wird/wurde, „under construction“ ist, wird der Domainname <gggonlineshop.com> auch nicht benutzt.
6. Entscheidungsgründe
Vorweg stellt das Beschwerdepanel klar, dass die vom Beschwerdegegner erhobene Einrede der Unzuständigkeit jeglicher Rechtsgrundlage entbehrt, da der Domainnameninhaber durch das Akzeptieren der Registrierungsbedingungen an die Richtlinie gebunden ist.
In der Sache ist Folgendes festzuhalten:
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beschwerde gemäß Paragraf 4(a)(i)-(iii) der Richtlinie ist, dass
- der strittige Domainname identisch oder verwechselbar ähnlich mit einer Marke ist, an der der Beschwerdeführer Rechte hat (i); und
- der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen am strittigen Domainnamen hat (ii); und
- der strittige Domainname bösgläubig registriert wurde und bösgläubig verwendet wird (iii).
Sämtliche aufgezeigten Voraussetzungen (i – iii) müssen kumulativ erfüllt werden, um erfolgreich die Beschwerde durchzusetzen.
A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Aus Sicht des Beschwerdepanels ist der strittige Domainname verwechselbar ähnlich mit den in der Anlage 6 und der Anlage 7 der Beschwerdeführerin dargestellten Marken an denen die Beschwerdeführerin Markenrechte hat. Der den zitierten Marken angehängte Zusatz „onlineshop“ ist bloß beschreibend, während die Zeichen „ggg“ der Domain den kennzeichnenden Charakter geben.
In dieser Hinsicht folgt das Beschwerdepanel der ständigen Spruchpraxis auch anderer Beschwerdepanels und der Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit zwischen den Marken gemäß Anlagen 6 beziehungsweise 7 und dem strittigen Domainnamen besteht.
Die Voraussetzung des Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie ist dem zufolge erfüllt.
B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen
Das Beschwerdepanel geht auch davon aus, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte und auch keine berechtigten Interessen am strittigen Domainnamen geltend machen kann.
Wie die Beschwerdegegnerin in der von ihr vorgelegten Anlage 8 darlegt, wurde der Vertriebsvertrag zwischen der Firma Tarragossa AG und der Firma Media Entertainment Anstalt mit 30. Juni 2007 aufgekündigt.
Die Beschwerdegegnerin leitet aber alleine aus diesem Vertriebsvertrag Rechte ab. Mit dem Wegfall des Vertrages per 30. Juni 2007, fehlt der Beschwerdegegnerin auch ein rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Verwendung der Marke GGG beziehungsweise des strittigen Domainnamens.
Das Beschwerdepanel geht daher davon aus, dass mangels Vereinbarung oder sonstiger Zusagen, jedenfalls seit 30. Juni 2007 die Beschwerdegegnerin keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen am strittigen Domainnamen ableiten kann und damit auch die Voraussetzung gemäß Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie erfüllt ist.
C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens
Gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bedarf es des Nachweises durch die Beschwerdeführerin, dass die strittige Domain von der Beschwerdegegnerin nicht nur bösgläubig genutzt, sondern auch bösgläubig registriert wurde. Wesentlich dabei ist, dass die Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain vorgelegen haben muss.
Die Beschwerdegegnerin hat die strittige Domain <gggonlineshop.com> gemäß Anlage 2 am 22. Mai 2006 registriert. In diesem Zeitraum wurde auch der bereits zitierte Vertriebsvertrag gemäß Beilage 1 der Beschwerdegegnerin zwischen der Firma Tarragossa AG und der Firma Media Entertainment Anstalt geschlossen. Beginnend mit Juni 2006 gab es gemäß der von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Anlage 3 einen regen Emailverkehr zwischen Herrn John Thompson beziehungsweise ihm zurechenbaren Personen einerseits und der Firma Media Entertainment Anstalt andererseits, wobei die Firma Media Entertainment Anstalt häufig unter den Emailadressen office@gggonlineshop.com und office@gggonlineshop.ch auftrat.
Wenngleich diese Emailkorrespondenzen zwar stets mit der Firma Media Entertainment Anstalt auf der einen Seite und Herrn John Thompson beziehungsweise ihm zurechenbaren Personen auf der anderen Seite erfolgte, so mussten doch auch die Streitteile davon Kenntnis haben, besteht doch zum Großteil Personenidentität zwischen den handelnden Personen bei den Streitteilen mit jenen in den Firmen Tarragossa AG und Media Entertainment Anstalt. Darüber hinaus war der Firmenname der Beschwerdegegnerin im Adressblock der Firma Media Entertainment Anstalt angeführt, und zwar auch im Zusammenhang mit dem strittigen Domainnamen und der Marke der Beschwerdeführerin (Anlage 3 der Beschwerdegegnerin).
Die Email-Korrespondenz zwischen Tarragossa, Media Entertainment AG beziehungsweise den einzelnen Personen (insbesondere Herr John Thompson) erfolgte auf Seiten der Firma Media Entertainment Anstalt auch unter der Adresse office@gggonlineshop.com.
Aus diesen Gründen ist das Beschwerdepanel der Überzeugung, dass im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain durch die Beschwerdegegnerin, nämlich am 22. Mai 2006, dieser eine Bösgläubigkeit nicht unterstellt werden kann, zumindest geben die vorgelegten Beweismittel diesbezüglich keinen Anhaltspunkt; das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein: Selbst Herrn John Thompson war bekannt beziehungsweise musste bekannt sein, dass die Firma Media Entertainment Anstalt den strittigen Domainnamen als Webadresse (siehe Adressblock) und auch als Emailadresse verwendet hatte; der Adressblock auf Emails enthielt dabei die Beschwerdegegnerin und den strittigen Domainnamen.
Aus diesen Gründen und im Hinblick auf die vorliegende Fallakte, ist das Beschwerdepanel der Ansicht, dass der Beschwerdegegnerin, im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain, eine Bösgläubigkeit nicht zu unterstellen ist und damit die Voraussetzung nach Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie nicht vorliegt.
Ob der strittige Domainname zudem auch bösgläubig benutzt wurde, könnte angesichts der Auflösung des zitierten Vertriebsvertrages am 30. Juni 2007 gefragt werden. Allerdings wäre eine derartige Prüfung nicht Gegenstand eines Verfahrens nach der obzitierten Richtlinie und ist daher in diesem Verfahren nicht mehr zu prüfen.
Das Beschwerdepanel weist jedoch darauf hin, dass den Parteien der Gang zu den ordentlichen Gerichten offen bleibt (siehe Paragraf 4(k) der Richtlinie). Dort können auch weitere Sachverhaltsabklärungen vorgenommen werden.
7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel in Übereinstimmung mit Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung an, dass die Beschwerde zur Übertragung des Domainnamens <gggonlineshop.com> auf die Beschwerdeführerin abgewiesen wird.
Peter Burgstaller
Einzelpanelmitglied
Datum: 18. Dezember 2007