WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

SBS Swiss Business School GmbH v. erfolgreicher.ch / Werner Käser

Verfahren Nr. DCH2007-0005

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist die SBS Swiss Business School GmbH mit Sitz in Kloten, Schweiz, vertreten durch Werder Rechtsanwälte in Zürich.

Der Gesuchsgegner ist erfolgreicher.ch / Werner Käser, Rifferswil, Schweiz. Der Gesuchsgegner ist nicht anwaltlich vertreten.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens sind die Domain Namen <sbs.ch> und <swissbusinessschool.ch> (nachfolgend jeweils der “Domain-Name” resp. zusammen die “Domain-Namen”).

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch wurde beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das “Center”) am 26. März 2007 in deutscher Sprache eingereicht. Das Center bestätigte am 29. März 2007 den Eingang des Gesuchs.

Am 30. März 2007 hat das Center eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domain Namen an SWITCH geschickt. Daraufhin hat SWITCH bestätigt, dass die streitigen Domain Namen von der Person Werner Käser, sowie unter Angabe der Firmenbezeichnung “erfolgreicher.ch” registriert wurden, sodass der Halter der Domain Namen sowohl eine juristische Person mit dieser Firma, oder auch eine Einzelfirma des Gesuchgegners sein könnte.

Am 12 April 2007 bat das Center die Gesuchstellerin, ihr Gesuch durch Hinzufügung von “erfolgreicher.ch” als Gesuchsgegnerin zu ergänzen. Am 17. April 2007 ergänzte die Gesuchstellerin ihr Gesuch entsprechend der vorgenannten Aufforderung, informierte das Center gleichwohl dahingehend, dass eine juristische Person mit der Firma “erfolgreicher.ch” nicht im Handelsregister eingetragen und infolgedessen davon auszugehen sei, dass mangels Rechtspersönlichkeit von “erfolgreicher.ch” der Gesuchsgegner der einzig korrekte Gegner des eingereichten Gesuchs sei.

In Übereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements übermittelte das Center am 20. April 2007 das Gesuch an den Gesuchsgegner. Zugleich ordnete das Center an, dass vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung eines in diesem Verfahren bestellten Schlichters oder Experten das Streitbeilegungsverfahren in deutscher Sprache durchzuführen sei.

Gemäss Paragraph 15(a) des Verfahrensreglements war die Gesuchserwiderung bis zum 10. Mai 2007 einzureichen. Auf Antrag des Gesuchsgegners wurde diese Frist auf den 10. Juni 2007 erstreckt. Innerhalb der erstreckten Frist hat der Gesuchsgegner am 7. Juni 2007 per E-Mail und am 8. Juni 2007 per Post eine Gesuchserwiderung eingereicht.

Das Center hat am 27. Juni 2007 Prof. François Dessemontet als Schlichter eingeladen und den Parteien am 3. Juli 2007 die Bestellung des Schlichters und das Datum für die Schlichtungsverhandlung mitgeteilt.

Am 30. Juli 2007 hat die Gesuchstellerin unaufgefordert einen weiteren Schriftsatz eingereicht, worauf der Gesuchsgegner ebenfalls mit einer unaufgeforderten Erwiderung antwortete.

Die Schlichtungsverhandlung gemäss Paragraph 17 des Verfahrensreglements fand am 6. August 2007 statt. Es konnte keine Einigung erzielt werden.

Nachdem die Gesuchstellerin mit E-Mail vom 10. August 2007 einen Antrag auf Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens stellte, teilte das Center den Parteien am 27. August 2007 mit, dass für das vorliegende Verfahren Herr Andrea Mondini als Experte eingesetzt worden sei und Letzterer dieses Amt mit einer Unbefangenheits- und Annahmeerklärung bestätigt habe. In Anbetracht der Komplexität des Sachverhalts des vorliegenden Falles hat der Experte entschieden, die weiteren Schriftsätze der Parteien vom 30. Juli 2007 zu berücksichtigen.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Sie ist mit der Firma “SBS Swiss Business School GmbH” seit dem 15. Januar 1999 im Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck ist insbesondere die Ausbildung von Arbeits- und Führungskräften im Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich, Unternehmens- und Personalberatung, Beratung in den Bereichen Total Quality Management, elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Management of Information Systems. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der am 13. August 1999 hinterlegten schweizerischen Marke SWISSBUSINESSSCHOOL SBS (fig.) Nr. 465’480, u.a. eingetragen zur Ausbildung von Arbeits- und Führungskräften im Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich sowie zur Beratung bei Organisation und Führung von Unternehmen (Beilage 5 des Gesuchs). Zudem ist die Gesuchstellerin Inhaberin der am 6. Oktober 2005 hinterlegten schweizerischen Marken WWW.SBS.EDU (Nr. 542’624), WWW.SBSEDU.CH (Nr. 543’479) und WWW.SBSSWISSBUSINESSSCHOOL.CH (Nr. 543’480), alle eingetragen zur Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie für sportliche und Kulturelle Aktivitäten (Beilagen 10, 11 und 12 des Gesuchs).

Der Gesuchsgegner ist, zusammen mit Frau Christine Käser, Gesellschafter der am 19. Januar 2004 eingetragenen “SB Schule für Aus- und Weiterbildung GmbH” (Beilage 20 des Gesuchs). Zudem beherrschte der Gesuchsgegner gemäss unwidersprochener Behauptung der Gesuchstellerin die am 16. April 1997 eingetragene und am 2. August 2004 im Handelsregister gelöschte “Managementcenter SBS AG” (Beilage 13 des Gesuchs). Der Gesuchsgegner registrierte am 15. April 1996 den Domain Namen <sbs.ch> und am 7. Mai 1998 den Domain Namen <swissbusinessschool.ch> (Beilagen 2 und 3 des Gesuchs). Zurzeit ist unter dem Domain Namen <sbs.ch> eine Website aufgeschaltet, welche Kurse im Bereich Marketing und Verkauf sowie im Bereich Führungsausbildung anbietet und entsprechende Informationen zu den Kursen bereithält. Unter dem Domain Namen <swissbusinessschool.ch> werden die Kontaktinformationen der “SB Schule für Aus- und Weiterbildung GmbH” bereitgehalten und der Besucher wird über zahlreiche Hyperlinks auf das unter dem Domain Namen <sbs.ch> bereitgehaltene Kursangebot weitergeleitet. Am 30. April 1998 hinterlegte der Gesuchsgegner die schweizerische Marke BETRIEBSÖKONOM SBS die am 30. Dezember 1998 eingetragen wurde.

Am 29. November 1999 hinterlegte der Gesuchsgegner die schweizerische Marke SBS YOUR SWISS BUSINESS SCHOOL. Der Widerspruch der Gesuchstellerin, gestützt auf deren Marke SWISS BUSINESS SCHOOL SBS, wurde mit Entscheid vom 3. Juli 2001 des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum gutgeheissen. Mit Strafbefehl vom 2. Februar 2004 wurde dem Gesuchsgegner untersagt, die Marke YOUR SWISS BUSINESS SCHOOL weiter zu benutzen.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, dass durch die Registrierung und Verwendung der Domain Namen ihre Markenrechte verletzt seien. Sie beruft sich hierbei auf ihre am 13. August 1999 hinterlegte Marke SWISSBUSINESSSCHOOL SBS (fig.) (Nr. 465’480) und auf ihre am 6. Oktober 2005 hinterlegte Marke WWW.SBSSWISSBUSINESSSCHOOL.CH (Nr. 543’480). Weiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass durch die Registrierung und Verwendung der Domain Namen ihr Firmen- resp. Namensrecht verletzt sei. Schliesslich macht die Gesuchstellerin ein täuschendes und treuwidriges Verhalten des Gesuchsgegners geltend. Die Gesuchstellerin hat in ihrem weiteren Schriftsatz vom 30. Juli 2007 angeführt, dass eine Ausübung angeblicher Markenrechte durch die Management Center SBS AG dem Gesuchsgegner nicht persönlich zuzurechnen wäre.

Gestützt auf ihre Marken-, Firmen- und Namensrechte sowie gestützt auf den geltend gemachten Verstoss des Gesuchsgegners gegen das Lauterkeitsrecht beantragt die Gesuchstellerin die Übertragung der Domain Namen, eventualiter deren Löschung.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner stellt sich auf den Standpunkt, dass die Verwendung der Domain Namen rechtmässig sei und keines der von der Gesuchstellerin beanspruchten Rechte verletze. Insbesondere macht der Gesuchsgegner geltend, dass die Domain Namen bereits vor Registrierung der Firma der Gesuchstellerin im Handelsregister sowie vor Hinterlegung der Marken der Gesuchstellerin registriert und verwendet wurden.

Entsprechend schliesst der Gesuchsgegner auf Abweisung des Antrags der Gesuchstellerin.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.

Unter Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements finden sich folgende Konkretisierungen:

Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain Namens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin verfügt über Kennzeichenrechte

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin von Schweizer Markenrechten an den Kennzeichen SWISSBUSINESSSCHOOL SBS (fig.), WWW.SBS.EDU, WWW.SBSEDU.CH sowie WWW.SBSSWISSBUSINESSSCHOOL.CH ist. Weiter hat die Gesuchstellerin nachgewiesen, dass sie mit der Firma “SBS Swiss Business School GmbH” im Handelsregister eingetragen ist.

B. Die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens stellen keine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin dar

(i) Markenrecht

Die Gesuchstellerin rügt eine Verletzung ihrer erwähnten Markenrechte, insbesondere der Marken SWISSBUSINESSSCHOOL SBS (fig.) und WWW.SBSSWISSBUSINESSSCHOOL.CH, durch die Registrierung und Verwendung der Domain Namen aufgrund von Art. 13 des Markenschutzgesetzes (nachfolgend “MSchG”) und bestreitet einen rechtmässigen Gebrauch durch die Gesuchsgegnerin.

Der Gesuchsgegner entgegnet, dass die Markenhinterlegungen der Gesuchstellerin nach der Registrierung der Domain Namen erfolgt sind und somit eine zeitliche Priorität zugunsten des Gesuchsgegners hinsichtlich der Domain Namen bestehe.

Die Registrierung des Domain Namens <sbs.ch> erfolgte am 15. April 1996, diejenige des Domain Namens <swissbusinessschool.ch> am 7. Mai 1998. Dies ist durch die Beilagen 2 und 3 des Gesuchs belegt. Somit erfolgte die Registrierung zeitlich vor der Hinterlegung der erwähnten Marken durch die Gesuchstellerin.

Die blosse Registrierung eines Domain Namens stellt grundsätzlich keine markenmässige Benutzung des Zeichens im Sinne von Art. 14 MSchG dar (vgl. sic! 2000, 24 ff. – “Artprotect”; sic! 2005, 200, 203 – “Riesen”; Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Art. 14 N 3). In seiner Gesuchserwiderung macht der Gesuchsgegner geltend, dass er die Marken SBS und SWISS BUSINESS SCHOOL, sowie die Domain Namen <sbs.ch> und <swissbusinessschool.ch> schon vor der Gründung der Firma und Markeneintragung der Gesuchstellerin verwendet habe. In ihrem Gesuch scheint die Gesuchstellerin dies nicht zu bestreiten. In ihrem weiteren Schriftsatz vom 30. Juli 2007 argumentiert die Gesuchstellerin allerdings, dass die Ausübung angeblicher Markenrechte durch die Management Center SBS AG dem Gesuchsgegner nicht persönlich zuzurechnen wären. Der Gesuchsgegner hat einen handdatierten Artikel mit Datum des 15. Januar 1999 eingereicht, worin die Begriffe “sbs” und “Swiss Business School” erwähnt werden. Ausserdem hat der Gesuchsgegner ein Schreiben vom 25. Juni 1999 angeführt, worin der Rechtsvertreter der Managementcenter SBS AG dem Rechtsvertreter der Gesuchstellerin u.a. mitteilt, dass der Begriff “Swiss Business School” “schon seit langem” von seiner Mandantin verwendet würde. Im Rahmen des spezifischen “.ch” Verfahrens und in Anbetracht der obgenannten Umstände und der zusätzlichen Tatsache, dass der Gesuchsgegner die schweizerische Marke BETRIEBSÖKONOM SBS im Jahre 1998 hat eintragen lassen, erscheint es dem Experten nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass der Gesuchsgegner die Domain Namen vor Hinterlegung der Marken der Gesuchsstellerin markenmässig verwendet hat.

Es ist somit grundsätzlich möglich, dass dem Gesuchsgegner ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG zustehen kann.

Daran ändert auch die Tatsache, dass der Gesuchsgegner die Domain Namen allenfalls über von ihm beherrschte Gesellschaften, also die “Management Center SBS AG” und anschliessend die “SB Schule für Aus- und Weiterbildung GmbH” gebrauchte, nichts. So kann der Gebrauch eines Domain Namens bzw. ein daran bestehendes Weiterbenutzungsrecht im Sinne von Art. 14 MSchG durchaus an einen Dritten lizenziert werden, solange der Rahmen des Gebrauchs im bisherigen Umfang nicht überschritten wird (MSchG-David, Art. 14 N 7). Daraus ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass ein vor der Hinterlegung der Marken der Gesuchstellerin ausgeübter Gebrauch auch dann dem Gesuchsgegner anzurechnen ist, wenn die Benutzung der Domain Namen über seine damalige Gesellschaft “Management Center SBS AG” erfolgte. Sodann steht es dem Gesuchsgegner frei, dieses ihm zustehende Weiterbenutzungsrecht über eine derzeit von ihm beherrschte Gesellschaft, etwa im Rahmen einer Lizenzierung, auszuüben, wie er es in der Erwiderung angegeben hat.

Der Experte stellt fest, dass keine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin im Sinne von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements vorliegt.

(ii) Firmen- und Namensrecht

Die Gesuchstellerin rügt eine Verletzung ihrer am 15. Januar 1999 im Handelsregister eingetragen Firma “SBS Swiss Business School GmbH” durch die Registrierung und Verwendung der Domain Namen. Die Gründung der Gesuchstellerin erst nach Registrierung der Domain Namen sei unbeachtlich, da die Registrierung von Domain Namen keine Schutzrechte begründe.

Im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis ist festzuhalten, dass der firmenrechtliche Schutz nur in Anspruch genommen werden kann gegen Bezeichnungen, die firmenmässig eingesetzt werden. Der Gebrauch von Domain Namen stellt jedoch keinen firmenmässigen Gebrauch zur Kennzeichnung eines Unternehmens dar (Buri, SIWR III/2, S. 357 m.w.Nw.). Eine Verletzung des Firmenrechts fällt somit aus diesem Grund ausser Betracht.

Kumulativ zum Firmenrecht kann sich die Gesuchstellerin grundsätzlich auf Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (nachfolgend “ZGB”) berufen und eine Verletzung ihres Namensrechtes rügen. Jedoch gilt auch hier wiederum der Grundsatz der Alterspriorität, d.h. der zuerst gebrauchte Domain Name geht dem jüngeren Zeichen resp. Namen vor (Buri, SIWR III/2, S. 372). Wie unter 6.B (i) angeführt, kann eine Benutzung der Domain Namen durch den Gesuchsgegner vor Entstehung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Letztlich muss auch eine Interessenabwägung der Gesamtheit der greifenden Schutzrechte zu diesem Resultat führen, d.h. es kann unter den vorliegenden Umständen kein Schutz gewährt werden, welcher die in Art. 14 MSchG gesetzlich festgelegte Gebrauchspriorität aushöhlen würde.

Folglich kann der Experte keine klare Verletzung des Namensrechts der Gesuchstellerin feststellen.

(iii) Lauterkeitsrecht

Die Gesuchstellerin rügt schliesslich ein täuschendes und treuwidriges Verhalten des Gesuchsgegners in Verletzung der Art. 2 und 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend “UWG”).

Die Gefahr der von der Gesuchstellerin monierten Fehlzurechnung resp. Verwechslungsgefahr sowie die Beurteilung der behaupteten Rufausbeutung braucht vorliegend nicht untersucht zu werden. Wie unter 6.B (i) angeführt, kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass die am 15. April resp. Am 7. Mai 1998 registrierten Domain Namen vom Gesuchsgegner vor Entstehen der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin benutzt wurden und somit lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität geniessen.

Hinsichtlich des Begriffs „Swiss business school“ ist zudem festzuhalten, dass diese Wortkombination beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig ist, womit gemäss Gerichtspraxis ohnehin keine Verwechslungsgefahr vorliegen kann (Handelsgericht des Kantons Aargau vom 9. Mail 2000 in Sachen „swisslawyers.com“, sic! 7/2000, S. 624)

Der Experte kann mithin keine klare Verletzung des Lauterkeitsrechts feststellen.

7. Entscheidung

Aus den oben dargelegten Gründen entscheidet der Experte, dass das Gesuch gemäss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements abzuweisen und die Domain Namen <sbs.ch> und <swissbusinessschool.ch> weder an die Gesuchstellerin zu übertragen noch zu löschen sind.

Ungeachtet der vorliegenden Entscheidung bleibt den Parteien der Gang zu den ordentlichen Gerichten offen (siehe §§ 10(a) des Verfahrensreglements). Dort könnten auch weitere Sachverhaltsabklärungen insbesondere in Bezug auf die Priorität, den Schutzumfang und die Verwendung der respektiven Kennzeichenrechte der Parteien vorgenommen werden, die im Rahmen dieses Streitbeilegungsverfahrens grundsätzlich nicht möglich sind.

Andrea Mondini
Experte

Datum: 10. September 2007