Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Best Western International Inc. v. Chafi Jacobo Borge /, Network Administration
Caso No. DMX2007-0003
1. Las Partes
La Promovente es Best Western International Inc., con domicilio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América representada por Santamarina y Steta, México.
El Titular es Chafi Jacobo Borge / , Network Administration, con domicilio en Mérida Zacatecas, Yucatán, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bestwestern.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2007. El 1 de mayo de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de mayo de 2007 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”),y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de mayo de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de mayo de 2007. El Titular no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 30 de mayo de 2007.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el día 12 de junio de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas:
No. de registro |
Marca |
Clase |
Fecha de Presentación |
Fecha de Concesión |
Vigencia |
252665 |
BEST WESTERN y diseño |
35 |
06 de marzo de 1980 |
16 de octubre de 1980 |
06 de marzo de 2010 |
516440 |
Best Western y diseño |
43 |
06 de abril de 1995. |
07 de febrero de 1996 |
06 de abril de 2014. |
592851 |
Best Western Getaway Escapes |
42 |
22 de septiembre de 1998 |
18 de noviembre de 1998 |
22 de septiembre de 2008 |
677781 |
Best Western Fun Plan |
42 |
21 de septiembre de 2000 |
31 de octubre de 2000 |
21 de septiembre de 2010 |
724132 |
Best Western y diseño |
42 |
28 de agosto de 2001 |
27 de noviembre de 2001 |
28 de agosto de 2011 |
941455 |
Best Western y diseño |
42 |
11 de abril de 2006 |
29 de junio de 2006 |
11 de abril de 2016 |
La Promovente también es titular de los siguientes nombres de dominio:
Best Western Alemania |
http://www.bestwestern.de |
Best Western Argentina |
http://www.bestwestern.com.br |
Best Western Australia |
http://www.bestwestern.com.au |
Best Western Austria |
http://www.bestwestern.at |
Best Western Bélgica |
http://www.bestwestern.be |
Best Western Bolivia |
http://www.bestwestern.com.br |
Best Western Brasil |
http://www.bestwestern.com.br |
Best Western Chile |
http://www.bestwestern.com.br |
Best Western Croacia |
http://www.bestwestern.at |
Best Western Dinamarca |
http://www.bestwestern.dk |
Best Western Eslovaquia |
http://www.bestwestern.sk |
Best Western Eslovenia |
http://www.bestwestern.si |
Best Western España |
http://www.bestwestern.es |
Best Western Europa |
http://www.bestwestern-ce.com |
Best Western Finlandia |
http://www.bestwestern.fi |
Best Western Francia |
http://www.bestwestern.fr |
Best Western Gran Bretaña |
http://www.bestwestern.co.uk |
Best Western Grecia |
http://www.bestwestern.gr |
Best Western Holanda |
http://www.bestwestern.nl |
Best Western Hungría |
http://www.bestwestern.at |
Best Western Irlanda |
http://www.bestwestern.ie |
Best Western Italia |
http://www.bestwestern.it |
Best Western Macedonia |
http://www.bestwestern.at |
Best Western Noruega |
http://www.bestwestern.no |
Best Western Nueva Zelanda |
http://www.bestwestern.co.nz |
Best Western Panamá |
http://www.bestwestern.com.br |
Best Western Paraguay |
http://www.bestwestern.com.br |
Best Western Polonia |
http://www.bestwestern.pl |
Best Western Portugal |
http://www.bestwestern.pt |
Best Western República Checa |
http://www.bestwestern.cz |
Best Western Serbia y Montenegro |
http://www.bestwestern.co.yu |
Best Western Suecia |
http://www.bestwestern.se |
Best Western Suiza |
http://www.bestwestern.ch |
Best Western Turquía |
http://www.bestwesternturkey.com |
El nombre de dominio <bestwestern.com.mx> fue registrado el 17 de Agosto del 1998.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Promovente argumenta lo siguiente:
La Promovente es una empresa reconocida como líder en el campo hotelero con 61 años de presencia a nivel mundial.
Para determinar que el nombre de domino <bestwestern.com.mx> es idéntico a las marcas de la Promovente, basta verlas de manera conjunta, es decir comparándolos uno con las otras:
BEST WESTERN BESTWESTERN.COM.MX
La marca de la Promovente se encuentra comprendida en su totalidad dentro del nombre de dominio del Titular.
La Promovente tiene marcas registradas en México desde por lo menos el año 1980, como la marca BEST WESTERN y diseño, registro No. 252665, es decir 18 años antes de que el Titular obtuviera el dominio <bestwestern.com.mx>.
Derechos o intereses legítimos
La Promovente argumenta lo siguiente:
El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio controvertido, toda vez que obtuvo este dominio aprovechándose de la relación que tenía con la Promovente, particularmente de la afiliación que los unía mediante contratos de fechas 29 de diciembre de 1990, 1 de enero de 1996 y 1 de enero de 2000; a sabiendas que en dichos contratos se prohibía expresamente que el Titular utilizara el nombre Best Western o las marcas BEST WESTERN sin consentimiento de la Promovente y solamente podría usar dicho nombre y marcas de acuerdo a lo acordado en los contratos mencionados. En el contrato, Hotel María del Carmen se afilió a Best Western señalando que el gerente administrativo del Hotel Maria del Carmen es precisamente Chafi Jacobo Borge, el titular del nombre dominio <bestwestern.com.mx>
En ningún momento en dichos contratos la Promovente autorizó u otorgó su consentimiento para que el Titular usase el nombre Best Western dentro de nombre de dominio alguno.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El nombre de dominio <bestwestern.com.mx> se obtuvo y se utiliza de mala fe, prueba de ello están los contratos de afiliación que el Titular tenía con la Promovente, así como el hecho de que obtuvo el nombre de dominio en disputa, sin autorización de la Promovente y sin el conocimiento de dicha Promovente.
Una vez terminada la relación de afiliación entre ambas partes, el Titular se ha negado a devolverle el nombre de dominio en disputa a la Promovente, no obstante tener conocimiento de que no le corresponde la titularidad de dicho nombre de dominio y a pesar de múltiples acercamientos de la Promovente, el Titular se ha negado a transmitir la titularidad de dicho nombre de dominio.
El Titular demuestra la mala fe con la que ha actuado al solicitar una cantidad equivalente a USD $150,000.00. Este hecho demuestra que la finalidad del Titular es lucrar con el nombre de dominio en disputa, sabiendo que solamente le es útil a la Promovente.
La conducta del Titular demuestra que su intención es la de impedir que la Promovente obtenga el nombre de dominio en disputa, que es idéntico a las marcas que viene utilizando ésta en México desde por lo menos el año 1980.
Una vez que el Hotel Maria Del Carmen terminó su contrato de afiliación con la Promovente, el Titular se convirtió en su competidor directo, ya que no existe un lazo que los una y ambos son empresas destinadas principalmente al hospedaje temporal de huéspedes en hoteles o moteles.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación válido a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nº D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI Nº D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1a)):
i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii. el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Existe identidad entre el nombre de dominio <bestwestern.com.mx> y las diferentes marcas BEST WESTERN de la Promovente, pues tanto el primero como las segundas están compuestos de los mismos elementos, es decir, los términos “best” “western” salvo por la adición en el primero del nombre de dominio de código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final del nombre de dominio del Titular, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de las marcas BEST WESTERN, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI Nº D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI Nº D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI Nº D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI Nº D2000-0035).
La presencia de diseños en algunas de las marcas de la Promovente, los cuales de todas formas no pueden reproducirse en el nombre de dominio disputado, carece de significación y consecuencias legales en el análisis de semejanza relacionado con este caso (ver, mutatis mutandis, Yurtici Kargo Servisi v. yavuz yavuzkaya2@hotmail.com, Caso OMPI Nº D2002-0763, y Toyota Motor Sales USA v. Rafi Hamid dba ABC Automobile Buyer, Caso OMPI Nº D2001-0032).
Por tanto, el primer requisito de la Política se ha cumplido.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
De acuerdo con la Promovente, el Titular es el Gerente Administrativo de Hotel Maria Del Carmen, S.A. Esta afirmación no se ha controvertido por el Titular. Además, Hotel Maria Del Carmen, S.A. se encuentra listado en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio disputado, bajo el rubro de “Organización”. Hotel Maria Del Carmen, S.A. era un sublicenciatario de la Promovente. El contrato de sublicencia celebrado entre las partes ya no se encuentra en vigor. A continuación se narra brevemente lo acontecido respecto de la mencionada sublicencia:
El 29 de diciembre de 1990 Hotel Maria Del Carmen, S.A. celebró el primer contrato de sublicencia con la Promovente con la finalidad de que esta última autorizara a Hotel Maria Del Carmen, S.A., el uso de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual de la Promovente. En el contrato referido, Hotel María Del Carmen, S.A. reconoció que la Promovente era el Titular exclusivo de las marcas BEST WESTERN, y se obligó a no usar dichas marcas en cualquier forma no autorizada, y a no infrigir el derecho sobre las mencionadas marcas. La vigencia del multicitado contrato expiró el 31 de diciembre de 1995.
El 1 de enero de 1996 Hotel Maria Del Carmen, S.A. y la Promovente celebraron un nuevo contrato de sublicencia. Hotel Maria Del Carmen, S.A. volvió a reconocer que la Promovente es Titular de la totalidad de los derechos relativos a las marcas BEST WESTERN. También existía un pacto de no usar de manera no autorizada, ni infringir las marcas BEST WESTERN. La vigencia de este contrato venció el 31 de diciembre de 1999.
El 1 de enero de 2000 Hotel Maria Del Carmen, S.A. de nueva cuenta celebró con la Promovente un contrato de sublicencia. Las obligaciones relativas a las marcas BEST WESTERN, referidas en párrafos anteriores, volvieron a ser contraídas por virtud de este contrato. La vigencia de este contrato expiró en el año 2005.
El 16 de noviembre de 2005 la Promovente notificó al Titular la terminación del referido contrato de sublicencia, citando como causa de terminación el incumplimiento de algunos requisitos señalados en el mismo. No se han presentado pruebas que demuestren la existencia de licencia o sublicencia alguna entre Hotel Maria Del Carmen, S.A.y la Promovente, con posterioridad a esta fecha.
Por tanto, el Panel concluye que al no mediar licencia o autorización alguna de la Promovente, el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del dominio <bestwestern.com.mx>. Al respecto, resulta aplicable lo señalado por el Experto que resolvió Gestión de Electrodomésticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL, Caso OMPI N° D2005-0990:
[sic.] [L]a alegación del Demandado sobre la existencia de un contrato de licencia que le autoriza a usar las marcas de la Demandante no puede ser tenida en cuenta a efectos de lo dispuesto en el párrafo 4 a) ii) de la Política. En virtud de este párrafo de la Política, la Demanda prosperará si, entre otras condiciones, el Demandado “no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio”. Y nótese bien que la Política utiliza el verbo “tener” en tiempo presente, de donde se deriva que es indiferente el hecho de que el Demandado haya podido tener en el pasado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Lo relevante a efectos del párrafo 4 a) ii) de la Política es que el Demandado carezca en el momento presente dichos derechos o intereses legítimos.
Es cierto que el párrafo 4 c) i) de la Política dispone que el Demandado demostrará sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando pruebe que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Pero a la vista del párrafo 4 a) ii) de la Política hay que entender que si en el pasado el Demandado ha utilizado el nombre de dominio al amparo de un contrato de licencia, y dicho contrato ya no está en vigor, no podrá el Demandado alegar como derechos o intereses legítimos, la circunstancia de haber usado en el pasado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En suma, y como se afirma en la decisión del caso PPG Industries Ohio, Inc. v. MultiPro Limited, Thames Global Internet Services, Rejel Automotive Limited, Caso OMPI Nº D2004-0950, un contrato de licencia sólo puede ser relevante a efectos del párrafo 4 c) i) de la Política si todavía está en vigor. [En el mismo sentido la decisión del caso PepsiCo, Inc. v. QWO, Caso OMPI Nº D2004-0865].
Este Experto concuerda con el Experto del caso citado supra, y determina que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
El Titular no ha presentado argumentos o pruebas que permitan demostrar alguno de los supuestos señalados en el artículo 1.c) de la Política.
Por tanto, el segundo requisito de la Política ha sido cubierto.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Cabe mencionar que esta Política, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminación .MX, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro ó uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito.
La Promovente ha presentado argumentos y pruebas tendientes a demostrar la mala fe del titular. Las afirmaciones y pruebas de la Promovente no han sido controvertidas por el Titular. El Titular ha solicitado US $150,000.00 por el nombre de dominio en disputa <bestwestern.com.mx>. Esta conducta encuadra dentro del artículo 1 b) i) de la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI Nº D1999-0001; Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI Nº D2000-0044; Jordan Grand Prix Ltd. v. Gerry Sweeney, Caso OMPI Nº D2000-0233; y Capcom Co. Ltd. and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale”, Caso OMPI Nº D2000-0200).
Por tanto, el tercer elemento de la Política ha sido cubierto.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bestwestern.com.mx> sea transferido al Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 26 de junio de 2007