WIPO Arbitration and Mediation Center
ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS
Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. B.S.O. Best Sales Office Ltd.
Verfahren Nr. D2008-1063
1. Die Parteien
Beschwerdeführerin ist die Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Monte Carlo, Fürstentum Monaco, vertreten durch De Gaulle Fleurance & Associés, Frankreich.
Beschwerdegegnerin ist B.S.O. Best Sales Office Ltd., Dortmund, Deutschland, vertreten durch Michael Spodeck, Deutschland.
2. Domainname und Domainvergabestelle
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <montecarlo-player.com>.
Domainvergabestelle ist die Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, Deutschland.
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem “Center”) am 11. Juli 2008 in englischer Sprache ein. Die Domainvergabestelle bestätigte am 14. Juli 2008, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens <montecarlo-player.com> sei.
Nach einer Mitteilung der Domainvergabestelle und einer Information der Parteien durch das Center, dass die Registrierungsvereinbarung auf Deutsch abgeschlossen worden war, beantragte die Beschwerdeführerin am 22. Juli 2008, das Verfahren in englischer Sprache durchzuführen. Die Beschwerdegegnerin erwiderte am 25. Juli 2008 mit dem Antrag, das Verfahren auf Deutsch zu führen. Das Center teilte den Parteien am 5. August 2008 seinen Entschluss mit, (1) die Beschwerde auf Englisch zu akzeptieren und das Verfahren einzuleiten, (2) die Beschwerdeerwiderung auf Deutsch oder Englisch zu akzeptieren, (3) einen Experten zu ernennen, der beide Sprachen beherrscht, und (4) es dem Experten zu überlassen über die zutreffende Verfahrenssprache zu entscheiden.
Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der “Richtlinie”), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der “Verfahrensordnung”) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (den (“Ergänzenden Verfahrensregeln”) genügt.
Am 7. August 2008 wurde die Beschwerdeschrift gemäss Paragraphen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung ordnungsgemäss an die Beschwerdegegnerin übermittelt. Gemäss Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung war die Frist zur Einreichung der Beschwerdeerwiderung der 27. August 2008. Am 27. August 2008 reichte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeerwiderung in deutscher Sprache ein.
Am 9. September 2008 teilte das Zentrum mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Tobias Zuberbühler bestellt wurde, und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben habe.
4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin führt seit mehr als 140 Jahren das Casino de Monte-Carlo in Monte-Carlo, Monaco. Die Wortmarke CASINO DE MONTE-CARLO wurde erstmals am 13. August 1996 in Monaco registriert und am 10. Oktober 2006 erneuert.
Die Beschwerdegegnerin hat die Wort- und Bildmarke CASINO MONTE-CARLO PLAYER am 28. Oktober 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Marke wurde am 25. Februar 2004 eingetragen. Ein Widerspruch der Beschwerdeführerin gegen diese Marke wurde per Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2006 abgewiesen. Der strittige Domainname wurde am 14. August 2003 registriert. Die Beschwerdegegnerin betreibt unter der korrespondierenden Website eine Online-Casino.
5. Parteivorbringen
A. Beschwerdeführer
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Domainname mit ihrer Marke CASINO DE MONTE-CARLO verwechselbar ähnlich sei, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder rechtmässige Ansprüche am Domainnamen habe und dass der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und verwendet wird.
B. Beschwerdegegner
Die Beschwerdegegnerin weist auf einen Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamts hin, worin in einem Widerspruchsverfahren gegen die Wort/Bildmarke CASINO MONTE-CARLO PLAYER festgestellt wurde, dass zwischen den beiden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe, und beantragt die Abweisung der Beschwerde.
6. Entscheidungsgründe
Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die der Beschwerdeführer nachweisen muss, damit ein Domainname vom Beschwerdegegner auf den Beschwerdeführer übertragen wird:
(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich; und
(ii) der Beschwerdegegner hat weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse am Domainnamen; und
(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig verwendet.
A. Verfahrenssprache
Angesichts der Tatsache, dass die Registrierungsvereinbarung in deutscher Sprache abgeschlossen wurde, ist das Verfahren grundsätzlich auf Deutsch zu führen. Da die Beschwerdegegnerin beantragt hat, das Verfahren nicht auf Englisch (wie von der Beschwerdeführerin verlangt), sondern auf Deutsch durchzuführen und keine zwingenden Gründe gegen diese Position sprechen, entscheidet der Panelist, Deutsch als Verfahrenssprache festzulegen. Eine Übersetzung der Beschwerde ist allerdings nicht notwendig.
B. Vorbemerkung
Wie nachfolgend dargelegt wird, hat die Beschwerdeführerin Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie nicht erfüllt. Deshalb muss der Panelist die weiteren Voraussetzungen der Richtlinie gemäss Paragraph 4(a)(i) und 4(a)(iii) der Richtlinie nicht prüfen.
C. Recht oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners am Domainnamen
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Widerspruchsverfahren gegen die Wort/Bildmarke CASINO MONTE-CARLO PLAYER der Beschwerdegegnerin festgestellt, dass, gemäss den entsprechenden Kriterien, zwischen dieser Marke und der Marke CASINO DE MONTE-CARLO der Beschwerdeführerin keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Behörde wies vorerst darauf hin, dass die beiden Marken über ein ausreichend unterschiedliches Klanggepräge verfügten und dass die angegriffene Marke auf eine Person (einen “Spieler”) hinweise, während die Widerspruchsmarke allein “Casino von Monte-Carlo” bedeute. Weiterhin erwog die Behörde, dass eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr schon aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sowie der Umrisscharakteristik von “Player” gegenüber “DE” ebenfalls nicht zu erwarten sei.
Unter den gegebenen Umständen fällt es nicht in die Zuständigkeit dieses Panels, entgegenstehende Ansprüche aus Marken mit gleichlautenden geografischen und geschäftlichen Bezeichnungen zu beurteilen. Solche klassischen Markenstreitigkeiten sollten vor den zuständigen nationalen Gerichten ausgetragen werden (vgl. WIPO Fall Nr. D2008-0183, Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss). Insbesondere fühlt sich dieses Panel nicht befugt, einen Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamts zu missachten.
Somit verfügt die Beschwerdegegnerin über ein Recht am Domainnamen, und die Beschwerdeführerin hat Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie nicht erfüllt.
7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel in Übereinstimmung mit Paragraph 15 der Verfahrensordnung an, dass die Beschwerde abgewiesen wird.
Tobias Zuberbühler
Einzelpanelist
Datum: 23. September 2008