Le requérant est Naf Naf, Epinay Sur Seine, représenté par le Cabinet Bruno Lhermet, France.
Le défendeur est Enzo San, Paris, France et Euro Consultancy services Limited, de Londres, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.
Le litige concerne le nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.
Une plainte en anglais a été déposée par Naf Naf auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 juillet 2009.
En date du 17 juillet 2009, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 20 juillet 2009, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 23 juillet 2009, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant indiquant que la langue de la procédure était le français. Le requérant a déposé la plainte traduite en français le 28 juillet 2009.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 31 juillet 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 août 2009. Le défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 août 2009, le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 31 août 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant fait valoir les moyens de fait et de droit suivants :
Le requérant, la société Naf Naf a été constituée en 1973. Cette dernière a pour objet la vente de prêt-à-porter et de chaussures sous la marque NAF NAF. Ce signe est également exploité à titre d'enseigne, de nom commercial, de nom de domaine . Il constitue la dénomination sociale de l'entreprise requérante. La marque NAF NAF est exploitée en France et internationalement directement ou au travers de licenciés.
En 2006, plus de 13 millions de vêtements ont été vendus sous la marque NAF NAF dans plus de 50 pays étrangers pour un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros.
La requérante a également lancé un parfum sous la marque NAF NAF en 2007.
La marque NAF NAF est l'objet de nombreux enregistrements de marques en France et à l'étranger.
Le requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant le signe “naf naf” dont <nafnaf.com>, <nafnaf.fr>, <nafnaf.uk>, <nafnafstore.com>, <nafnaf-shop.com>, <nafnafshop.com>, <nafnafsale.com>.
Le requérant a constaté l'enregistrement du nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> par la société By Chic, utilisé sur le site correspondant pour proposer la vente de produits présentés comme des produits NAF NAF. Le requérant a cherché à entrer en contact avec la société By Chic pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux et ce en vain, les coordonnées communiquées lors de la réservation étant manifestement fausses.
Le requérant a renouvelé sa tentative en utilisant les informations et moyens disponibles sur le site Internet du défendeur aux adresses “www.vente-privee-nafnaf.com” et “www.bychic.com”
Le 1er avril 2009, le requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au défendeur aux adresses e-mail disponibles sur le site Internet du défendeur et par la poste à la société Euro Consultancy Services Limited à l'adresse qui figurait sur la page des contacts sur le site de la société By Chic. Le courriel envoyé à l' une des adresses électroniques a été retourné avec la mention “non délivré”, le courriel envoyé à l'autre adresse électronique et la lettre postale envoyée à Euro Consultancy Services Limited, qui n'ont pas fait l'objet d'un avis de non délivrance ou qui n'ont pas été retournés, sont restés sans réponse.
Le requérant a envoyé également, le 28 mai 2009, une lettre d'injonction au défendeur à une adresse e-mail supplémentaire indiquée sur le Whois: qui n'a pas fait l'objet d'un avis de non délivrance mais qui est également restée sans réponse.
Le nom de domaine litigieux inclut le signe “naf naf”, objet des enregistrements de marque dont est titulaire le requérant et notamment des enregistrements suivants :
- NAF NAF, Enregistrement japonais n° 1 512 664 du 27 novembre 1978, notamment en classe 25 (vêtements, chaussures),
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 231 898 du 30 mars 1983, en classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie),
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 309 393 du 15 mai 1985, en classe 9 (lunetterie).
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 380 674 du 7 mai 1986, notamment en classes 14 (bijouterie, horlogerie), 16 (papeterie), 18 (maroquinerie).
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 506 162 du 15 septembre 1988 dans l'ensemble des classes de la classification internationale.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 479460 du 26 septembre 198, en classe 25, dans les pays suivants : Benelux, Espagne, Portugal, Arménie, Suisse, Kirghizistan, Allemagne, Egypte, Ukraine, Maroc, Liechtenstein, Tadjikistan, Hongrie, Lettonie, Russie, Ouzbékistan, République Tchèque, Autriche, Corée du Nord, Moldavie, Roumanie, Monaco, Italie, Slovaquie.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 484 345 du 19 avril 1984, en classe 3, dans les pays suivants: Benelux, Kazakhstan, Lettonie, Algérie, Monaco, Maroc, Liechtenstein, Roumanie, Espagne, Egypte, Suisse, Autriche, Allemagne, Vietnam, Italie.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 498 272 du 15 novembre 1985, en classe 9, dans les pays suivants : Benelux, Roumanie, Autriche, Maroc, Italie, Espagne, Liechtenstein, Monaco, Allemagne, Portugal, Suisse, Lettonie.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 521 081 du 8 février 1988, en classes 14, 16, 18, 21 et 24, dans les pays suivants: Benelux, Monaco, Corée du Nord, Autriche, Allemagne,
Italie, Espagne, San Marin, Roumanie, Liechtenstein, Egypte, Maroc, Portugal, Suisse, Lettonie.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 535 641 du 14 mars 1989, en classes 5,10,11, 12,20 et 28, dans les pays suivants: Benelux, Portugal, Monaco, Maroc, Russie, Ouzbékistan, Moldavie, Lettonie, Tadjikistan, Ukraine, Arménie, Suisse, Autriche, Biélorussie, Italie, Kirghizstan, Espagne, Allemagne.
L'adjonction des termes “vente-privee” dans le nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> ne fait pas disparaître le risque de confusion.
L'usage répandu de cette expression générique pour désigner un type d'opération commerciale par laquelle les fabricants font de la vente directe au public ne peut que donner à penser à tort à l'internaute que le site internet associé au nom de domaine litigieux émane du requérant ou est exploité avec son accord.
Le requérant cite par ailleurs au soutien de son argumentation les décisions Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc, Litige OMPI No. D2001-0903 et NAF NAF v. Hostmaster Hostmaster, Litige OMPI No. D2007-1175 qui ont tranché en faveur des requérants respectivement concernés par ces deux procédures en appliquant le même raisonnement eu égard aux noms de domaine <okidataparts> d'une part et <nafnafshop.com> d'autre part, les éléments “parts” et “shop” n'étant pas de matière à écarter la confusion avec les marques respectives concernées.
Dans la présente espèce, un risque de confusion est d'autant plus à craindre dès lors que la marque reproduite en l'espèce est notoire. Le requérant joint plusieurs articles de presse, un extrait de l'ouvrage “Histoire de marques” ainsi qu'un tableau de ses investissements publicitaires de 1998 à 2001 visant à prouver la notoriété de sa marque.
La société By Chic n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime.
Le requérant n'a pas concédé de licence ni autorisé le défendeur à utiliser la marque NAF NAF notamment au sein du nom de domaine incriminé.
Le défendeur a réservé et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, notamment en reproduisant sans autorisation sur le site associé au nom de domaine “vente-privee.nafnaf.com” le logo de la société requérante, laissant ainsi supposer qu'il s'agissait du site officiel de cette dernière. Aucun avertissement quant à l'absence de lien entre ce site et le site officiel du requérant n'apparaît.
Le requérant souligne qu'il n'existe aucun moyen d'acheter sur le site en cause des produits “supposés être des produits du requérant”.
Par ailleurs, la seule adresse e-mail figurant sur le site est de toute évidence fausse, et redirige l'internaute vers le site By Chic, à ce jour momentanément indisponible. Le requérant joint des copies du site lorsque celui-ci était accessible, montrant que des produits concurrents étaient alors proposés.
Le Requérant indique qu'il est ainsi démontrée la volonté du défendeur d'utiliser le nom de domaine litigieux pour tirer parti indûment de la notoriété du requérant et détourner à son profit les consommateurs internautes.
Le défendeur à qui la plainte a été dûment notifiée n'a pas présenté d'argumentation en réponse.
La Commission administrative examine ci-après le bien fondé de l'argumentation du requérant eu égard aux trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
Le requérant a justifié de ses droits de propriété industrielle sur la marque NAF NAF.
Compte tenu du contexte factuel, la Commission administrative estime suffisant pour décider du bien fondé de la plainte, de retenir les marques françaises et internationales suivantes parmi les différents enregistrements incluant le signe “naf naf” dont est titulaire la requérante sur le plan international :
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 231 898 du 30 mars 1983, en classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie),
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 309 393 du 15 mai 1985, en classe 9 (lunetterie).
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 380 674 du 7 mai 1986, notamment en classes 14 (bijouterie, horlogerie), 16 (papeterie), 18 (maroquinerie).
- NAF NAF, Enregistrement français n° 1 506 162 du 15 septembre 1988 dans l'ensemble des classes de la classification internationale.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 479460 du 26 septembre 198, en classe 25, dans les pays suivants : Benelux, Espagne, Portugal, Arménie, Suisse, Kirghizistan, Allemagne, Egypte, Ukraine, Maroc, Liechtenstein, Tadjikistan, Hongrie, Lettonie, Russie, Ouzbékistan, République Tchèque, Autriche, Corée du Nord, Moldavie, Roumanie, Monaco, Italie, Slovaquie.
- NAF NAF, Enregistrement international n° 521 081 du 8 février 1988, en classes 14, 16, 18, 21 et 24, dans les pays suivants: Benelux, Monaco, Corée du Nord, Autriche, Allemagne, Italie, Espagne, San Marin, Roumanie, Liechtenstein, Egypte, Maroc, Portugal, Suisse, Lettonie.
Eu égard à ces titres, il apparaît clairement que la marque du requérant est reprise à l'identique dans le nom de domaine litigieux <vente-privee-nafnaf.com>. Les termes qui la précédent “vente-privee” ne constituent pas des éléments distinctifs à prendre en compte. Au contraire, il s'agit de termes purement descriptifs d'usage courant qui non seulement ne sont pas de nature à écarter toute confusion avec la marque du requérant mais au contraire favorisent cette confusion en laissant supposer qu'il s'agit du site officiel de la société Naf Naf organisant ses propres ventes privées pour sa clientèle.
Nombreuses sont les décisions de l'OMPI ayant considéré que l'adjonction, par le réservataire d'un nom de domaine de termes descriptifs, à un signe distinctif reproduisant la marque d'un tiers, ne permettait pas d'écarter la confusion susceptible de naître entre cette dernière et le nom de domaine incriminé.
Sont citées opportunément par le requérant à l'appui de son argumentation, les décisions suivantes :
- NAF NAF v. Hostmaster Hostmater, Litige OMPI No. D2007-1175 <nafnafshop.com>,
- Mikasa Licensing Inc v. Zdenek kubik, Litige OMPI No. D2007-0321 <mikasaoutlet.com>,
Nous citerons également utilement les décisions suivantes :
- Hang Seng Bank Limited versus Websen Inc, Litige OMPI No. D2000-0651 <hangsengcredit>,
- Oki Data Americas,Inc v. ASD, Inc, Litige OMPI No. D2001-0903 <okidataparts.com>.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l'intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine telles que :
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,
ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
La Commission administrative prend acte des affirmations du requérant selon lesquelles aucune licence ni autorisation d'aucune sorte n'a été accordée au défendeur pour l'usage sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit de la marque NAF NAF.
Au contraire, le requérant soumet des extraits du site internet de la société By Chic associé au nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com>. Sur ce site, est reproduit sans autorisation du requérant le logo de la Société Naf Naf.
La société By Chic propose de plus des articles prétendument de marque NAF NAF, mais également “des articles de ses partenaires” étant des concurrents potentiels..
En tout état de cause, le site, selon les dires du requérant, ne permet pas de se procurer les produits en question. La Commission administrative constate en effet qu'aucune offre d'achat n'est proposée.
Par ailleurs la Commission administrative n'a pas été informé d'un usage de bonne foi, voire de préparatifs d'usage du nom de domaine litigieux par le défendeur, ce dernier n'ayant pas répondu à la présente plainte. Pour ces mêmes raisons, la Commission administrative n'a pas connaissance d'un éventuel usage légitime par le défendeur du signe litigieux à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom commercial. La Commission administrative considère en conséquence qu'aucun droit ni intérêt légitime ne viennent justifier le dépôt du nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com>
Le défendeur en réservant et en utilisant le nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> pour proposer, sur un site reproduisant sans autorisation le logo du requérant, “des produits NAF NAF à des prix bas” “au meilleure prix” “des accessoires NAF NAF pas chers” n'a manifestement pas agi de bonne foi.
En effet, si la revente de produits de marque sur l'Internet peut légitimer la réservation et l'usage par un revendeur d'un nom de domaine incluant la marque d'un tiers, encore faut-il respecter un certain nombre de conditions telles qu'elles sont rappelées dans la synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP;
Conformément à la position adoptée par la majorité des panélistes l'usage du nom de domaine doit dans un tel contexte être associé à un site correspondant aux caractéristiques suivantes :
- offrir réellement à la vente les produits de la marque en question,
- ne vendre que les produits de la marque en cause,
- mettre en évidence le lien existant entre le titulaire du nom de domaine associé au site, d'une part, et le titulaire de la marque, d'autre part.
On se référera avec intérêt à cet égard à la décision Experian Information Solutions, Inc v. Credit Research, Inc, Litige OMPI No. D2002-0095.
Aucune de ces conditions n'a été en l'espèce respectée. Bien au contraire, le site en question reproduit le logo de la société Naf Naf. Néanmoins, l'orthographe pour le moins médiocre adoptée laisse supposer que ce site n'est en rien un site officiel ayant reçu l'agrément de la société Naf Naf.
De plus, comme précisé ci-dessus, le site associé au nom de domaine litigieux, se propose de vendre non seulement des produits de la requérante mais aussi des produits de “ses partenaires”. De même l'adresse actuellement mentionnée sur le site du défendeur, redirige vers le site de la société By Chic sur lequel étaient proposés des produits d'autres marques, lorsque celui-ci était encore disponible.
Ces agissements, au regard desquels la Commission administrative n'a reçu aucune justification de la société By Chic, manifestent la volonté de cette dernière d'utiliser le nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> pour attirer les internautes sur son site en créant délibérément une confusion avec la marque NAF NAF. Il n'appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur la notoriété de ladite marque mais il est permis d'affirmer que celle-ci est une marque de prêt-à-porter connue dont le défendeur a manifestement voulu tirer parti.
Rappelons enfin que l'adresse mentionnée lors de la réservation du nom de domaine litigieux est manifestement fausse, qu'en outre le défendeur n'a déposé aucune argumentation en défense.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4(b), des Principes directeurs, la Commission administrative conclut des constatations qui précèdent que la réservation et l'usage du nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> ont été faits de mauvaise foi.
La Commission administrative ayant constaté l'existence des droits du requérant sur la marque NAF NAF, à l'appui de la présente plainte, l'absence de droit et d'intérêt légitime du défendeur, la société By Chic, ainsi que l'apparente mauvaise foi de cette dernière dans la réservation et l'usage du nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> associé à un site qui ne fait aucunement état de relations avec le titulaire de la marque NAF NAF, mais au contraire utilise le logo de la société Naf Naf pour induire en erreur l'internaute, requiert que le nom de domaine <vente-privee-nafnaf.com> soit transféré au demandeur et ce en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 15 septembre 2009