El Demandante es Cine Craft Limited, con domicilio en Gibraltar, Territorio de Ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada mediante apoderado.
El Demandado es Team Cinipac Hosting Whois Protection, con domicilio en Marbella, Panamá.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <allprivate.net>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Web Commerce Communications Limited dba (conduciendo negocios como) WebNic.cc.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de noviembre de 2009. El 20 de noviembre de 2009 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de noviembre de 2009 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 3 de diciembre de 2009 relativa al idioma del procedimiento, y en esa misma fecha el Demandante envió su respuesta al Centro. El Demandado no envió comunicación alguna al respecto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de diciembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de diciembre de 2009. El 14 de diciembre de 2009 el Demandado envió una comunicación al Centro en la cual solicitaba se liberase el nombre de dominio en disputa que estaba bloqueado por el Registrador a efecto de poder transferirlo a Private Media Group, Inc., y el 5 de enero de 2010 el Centro comunicó la misma al Demandante para que se pronunciase al respecto a más tardar el 8 de enero de 2010. Ninguna de las partes presentó comunicación alguna. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de enero de 2010.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de enero de 2010, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fundamento en el párrafo 12 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Demandante a presentar, con copia para el Demandado, las manifestaciones y pruebas que considerase convenientes respecto a la relación que en su caso existiese (i) entre el Demandante y el nombre de dominio <private.com> (citado en la Demanda), y (ii) entre la empresa Private Media Group, Inc. (citada en la Demanda) y el Demandante y el nombre de dominio <private.com>, y dando asímismo oportunidad al Demandado de presentar las manifestaciones que considerase convenientes en relación a las manifestaciones y pruebas que en su caso presentase el Demandante, la cual fue notificada a las partes el 4 de febrero de 2010. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 18 de febrero de 2010 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Demandante a dicha Orden de Procedimiento el 8 de febrero del 2010. El Demandado no presentó respuesta alguna.
El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en idioma inglés, tal y como lo confirmó el Registrador. Sin embargo, la Demanda fue realizada en español. Además, el Demandante solicitó expresamente que el procedimiento se llevara a cabo en idioma español, a lo que no hubo objeción del Demandado. Por último, todas las comunicaciones del Centro a las partes han sido transmitidas en español y en inglés. Considerando lo anterior y que las partes en este procedimiento se ubican en países de habla hispana, atento a lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español1.
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Demandante es una persona moral domiciliada en Gibraltar, subsidiaria de Private Media Group, Inc., cuyas actividades se enfocan a la llamada industria de entretenimiento para adultos, en particular revistas, videos y fotografías de contenido sexual.
4.2 El Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios: (i) marca figurativa PRIVATE registrada en junio del 2000 en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el No. 873125, con fecha de solicitud julio 1998 y que ampara, entre otros, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de datos magnéticos; fotografías; servicios de publicación de libros, periódicos y revistas; esparcimiento; (ii) marca denominativa PRIVATE registrada en marzo del 2000 en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el No. 997916 con fecha de solicitud noviembre de 1998 y que ampara, entre otros, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; fotografías; telecomunicaciones; (iii) marca mixta PRIVATE registrada en julio de 2006 en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América bajo el No. 3121422, con fecha de solicitud agosto 2003 y que ampara, entre otros, dispositivos sexuales para adulto tales como vibradores, aparatos de masaje, imitaciones de órganos sexuales, auxiliares de estimulación sexual, condones; (iv) marca denominativa PRIVATE registrada en julio de 1975 en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América bajo el bajo el N° 1014957, adquirida por el Demandante en julio de 1993 y que ampara, entre otros, revistas, periódicos, libros y fotografías.
4.3 El Demandante es titular del nombre de dominio <private.com> creado el 27 de febrero de 1997.
4.4 El nombre de dominio objeto de la Demanda fue creado el 16 de julio de 2008.
4.5 El Demandado está domiciliado en Marbella, Panamá, de acuerdo a los datos proporcionados por el Registrador.
A.1 El Demandante es titular de numerosos registros de marca para distinguir productos y servicios relacionados con el sexo, cuyo elemento distintivo principal es el término PRIVATE y cuyo ámbito territorial de aplicación se extiende a 54 países diferentes, siendo el registro más antiguo de fecha 1973.
A.2 El elemento básico, principal y común a toda la familia de marcas perteneciente al Demandante está constituido por el elemento denominativo PRIVATE que se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio objeto de la Demanda.
A.3 Resulta peligroso tanto para la Demandante como para el público que de forma habitual accede a sus productos y servicios la extrema similitud tanto fonética como conceptual entre las marcas del Demandante y el nombre de dominio en disputa, sin que la partícula inicial ALL (todo en castellano), un vocablo de uso general y común, pueda suponer una diferenciación a tener presente en cuanto a su influencia en el público consumidor a efectos de determinar el origen empresarial correcto de la página web situada en el nombre de dominio ALLPRIVATE.NET ya que las expresiones PRIVATE y TODOPRIVATE aportan la misma idea de origen empresarial común que permite la confusión del público consumidor (cita el caso ACCOR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance v. Tigertail Partners Caso OMPI No. D2002-0625). Como regla general, cuando un nombre de dominio contiene la marca del Demandante y añade tan sólo una palabra genérica (como es ALL), esto es suficiente para establecer una similitud confundible para efectos de la Política.
A.4 Antes de que el Demandado haya recibido cualquier aviso de la controversia, no existen pruebas de que haya utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer al público de buena fe productos o servicios. Pareciera que el Demandado procedió a su registro en 13 de julio de 2008 precisamente para derivar tráfico de visitantes y obtener un beneficio económico aprovechando el renombre de las marcas PRIVATE ya que la página web a la cual resuelve el nombre de dominio en disputa conduce a un sitio de Internet en el cual se han incluido contenidos sexuales y se venden soportes grabados con dichos contenidos para adultos, tales como imágenes, películas, descripciones verbales (adjunta impresiones del contenido de dicho sitio).
A.5 El Demandado no tiene derechos de marca internacional ni de marca comunitaria inscritos ante los organismos correspondientes tal y como se prueba en los documentos anexos. Es más no consta que ostente ningún otro tipo de derecho sobre la denominación ALLPRIVATE. Tampoco figuran registros de marca ALLPRIVATE inscritos en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
A.6 De modo alguno puede deducirse que el Demandado sea conocido corrientemente por la generalidad del público a través del nombre de dominio en disputa.
A.7 Es evidente por tanto que el Demandado hace un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa con la única intención de desviar a los consumidores de manera equivocada aprovechándose de la notoriedad y renombre de las marcas PRIVATE pertenecientes al Demandante y atrayendo tráfico y compradores que obviamente se desvían del tráfico y clientela habituales que presenta la página web de la Demandante “www.private.com”. Basten estos datos para probar prima facie la carencia de derecho o interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
A.8 El Demandante comercializa los productos o servicios distinguidos bajo sus registros de marca a través de muy diferentes vías, siendo una de ellas la página web a la que resuelve el nombre de dominio <private.com> en uso desde el 16 de enero de 1998, con una afluencia media mensual de visitantes de 14.575 y procediendo dichos visitantes de hasta 38 países diferentes.
A.9 Las marcas PRIVATE pertenecientes al Demandante, debido tanto a su antigüedad como al ámbito territorial que abarcan y al volumen de clientes que acceden a los productos o servicios comercializados bajo dichas marcas tienen el carácter de notorias tal y como ha reconocido la OAMI en su resolución de fecha 22/11/2008 (adjunta copia de la misma).
A.10 El hecho más que evidente es que el titular del nombre de dominio en disputa ha reproducido en el sitio web al cual resuelve el mismo exacta y literalmente los mismos contenidos que se ofrecen al público desde hace años bajo las marcas PRIVATE y específicamente en el entorno de Internet a través del nombre de dominio <private.com> que resuelve a una página web con estructura, características y contenido idénticos a los reproducidos en el sitio que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, tal y como puede verificarse mediante una simple visita a los dos portales de Internet.
A.11 Resulta inimaginable que el registro en julio de 2008 (35 años después de la primera marca PRIVATE y 10 años después de iniciarse el uso de la web “www.private.com”) y uso del nombre de dominio en disputa para dirigir al público a una página web, no sólo con contenidos sexuales, sino con los mismos contenidos sexuales que se ofrecen bajo las marcas PRIVATE y en particular en la web “www.private.com” no forme parte de una actitud intencionada de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas y nombre de dominio de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado, aprovechando indebida y dolosamente el crédito de las marcas PRIVATE y generando un beneficio económico a costa de los años e intereses económicos que la Demandante ha invertido en la promoción, mantenimiento y defensa de sus marcas PRIVATE.
A.12 Finalmente y como prueba de la absoluta mala fe con la cual el Demandado registró y hace uso del nombre de dominio en disputa se acompaña copia del correo electrónico cruzado entre el Demandante y el Demandado (a través de la dirección []@cinipac.com) en cuyo contenido puede apreciarse como el Demandado ofrece la compra del nombre de dominio mencionando que el Demandante es una gran empresa. Es obvio que el interés del Demandado es lucrar a costa de las marcas PRIVATE.
El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. La única comunicación recibida del Demandado fue el correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2009, en el que éste, como ya se señaló, manifestaba su intención de transferir el nombre de dominio.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
(ii) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado da lugar a que este Experto resuelva la controversia basándose en la Demanda (Cfr. párrafo 5.e del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Demandante. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas2.
El Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca PRIVATE, la cual se encuentra registrada, entre otros, en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta ya explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” no influye ni se debe tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
En el caso que nos ocupa, dicha marca del Demandante y el nombre de dominio objeto de la disputa solamente se diferencian entre sí por el prefijo “all” en el nombre de dominio (que pudiera corresponder al término genérico “todo” en español, como alega el Demandante), siendo “Private” el elemento central en ambos y sin que dicho prefijo sea suficiente para establecer una clara distinción entre ambos3, por lo que de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca del Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a)i) de la Política.
Ha quedado acreditado que el Demandante es titular de la marca PRIVATE desde al menos julio de 1993, y del nombre de dominio <private.com> creado el 27 de febrero de 1997 y en operación, según manifiesta el Demandante, desde enero de 1998.
El Demandante además asevera que es titular de numerosos registros de marca para distinguir productos y servicios relacionados con el sexo, cuyo elemento distintivo principal es el término “Private” y cuyo ámbito territorial de aplicación se extiende a 54 países diferentes.
El Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandante asevera que el Demandado no es conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa, lo que el Demandado no refutó.
El Demandante alega que el Demandado hace un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa con la única intención de desviar a los consumidores de manera equivocada atrayendo tráfico y compradores que se desvían del tráfico y clientela habituales que presenta la página web del Demandante “www.private.com”, que tiene una afluencia media mensual de 14.575 visitantes procedentes de hasta 38 países diferentes.
El Demandante asevera que el Demandante ha reproducido en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa los mismos contenidos que se ofrecen al público desde hace años bajo las marcas PRIVATE y específicamente en el entorno de Internet a través del sitio “www.private.com” del Demandante.
El Demandado no dio contestación a la Demanda por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio en disputa.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Demandante y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4)c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En base a lo anterior, el Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado lo haya refutado4.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a)ii) de la Política.
Como se estableció líneas arriba, ha quedado acreditado que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca mencionada del Demandante, que el Demandante es titular de dicha marca al menos desde 1993, que el Demandante es titular del nombre de dominio <private.com> desde 1997, y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2008.
El sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa ofrece productos de contenido sexual, iguales o substancialmente similares a los productos ofrecidos bajo la marca PRIVATE del Demandante y el sitio web que opera el Demandante bajo el nombre de dominio <private.com>.
Considerando en su conjunto lo planteado por el Demandante y las constancias que obran en el expediente, para este Experto parecería lógico suponer que el Demandado debió haber sabido de la existencia de la marca del Demandante y su vinculación con éste al momento de obtener el nombre de dominio en disputa y ofrecer en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa el mismo tipo de productos de contenido sexual explícito a los ofrecidos por el Demandante, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente5.
Por lo anterior este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4.a)iii) de la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <allprivate.net> sea transferido al Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: Febrero 18, 2010