La Demandante es Facebook Inc., con domicilio en Palo Alto, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
La Demandada es Usta Cafer, con domicilio en Williamstown, Estados Unidos de América.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <facebook.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de febrero de 2009. El 5 de febrero de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de febrero de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de marzo de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de marzo de 2009.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 16 de marzo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
4.1. La Demandante, Facebook Inc., es titular de la marca comunitaria núm. 2.483.857, FACEBOOK, en clases 16, 35, 38 y 41, solicitada el 30 de noviembre de 2001, y concedida el 13 de junio de 2003.
Además, es titular de numerosos nombres de dominio, entre otros, <facebook.com >, <facebook.at>, <facebook.de>, <facebook.dk>, <facebook.eu>>, <facebook.fr>, etc. El primero de ellos fue registrado el 29 de marzo de 1997.
4.2 La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <facebook.es >, el cual fue registrado el día 9 de marzo de 2006.
La Demandada no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificada.
La Demandante basa su reclamación en los siguientes argumentos:
- La titularidad de la marca comunitaria FACEBOOK reseñada en los Antecedentes de Hecho.
- Los servicios de la Demandante bajo la marca FACEBOOK comenzaron a ofrecerse a partir del año 2004 como un sitio de redes en la Universidad de Harvard, incorporándose en el año 2005 otras 800 redes universitarias en rápida sucesión. En el año 2006 el acceso a los servicios que la Demandante ofrecía a través de la marca FACEBOOK fueron ampliados para que cualquier persona con dirección de correo electrónico pudiera registrarse como usuario, comenzándose así a ofrecerse los mismos en España, al menos, desde el 17 de septiembre de 2006.
- La Demandante es en la actualidad el principal proveedor mundial de servicios de redes sociales online, siendo utilizado en multitud de idiomas por millones de usuarios en todo el mundo.
- La Demandante es titular de numerosos registros de marcas por todo el mundo, así como de numerosos nombres de dominio, todos los cuales protegen y utilizan exclusivamente la marca FACEBOOK.
- La explosiva popularidad y reconocimiento de los consumidores de la denominación y sitio Web de Facebook han convertido a FACEBOOK en una de las marcas online más famosas mundialmente, como demuestra el hecho de que la página Web alojada en el nombre de dominio <facebook.com> es una de las cinco primeras páginas Web con más tráfico en el mundo.
- Tomando en consideración la naturaleza exclusivamente online del negocio de redes sociales de Facebook, sus nombres de dominio “facebook” no son solamente el núcleo de todo su negocio, sino también la única forma mediante la cual sus millones de usuarios pueden aprovechar sus servicios.
- La reputación valiosa de Facebook se basa en el fondo de comercio creado a partir de los millones de usuarios que visitan, envían mensajes e interactúan de cualquier forma diariamente en el sitio Facebook.
- El 2 de febrero de 2009 la Demandante remitió un correo electrónico certificado requiriendo al Demandado para que renunciase al nombre de dominio <facebook.es>, sin haberse recibido respuesta hasta el momento.
- El nombre de dominio registrado por el Demandado <facebook.es> es idéntico a la marca comunitaria número 2.483.857 FACEBOOK cuya titularidad ostenta. En este sentido señala que el nombre de dominio registrado por la Demandada incorpora completamente la marca FACEBOOK de la Demandante, proporcionando la misma impresión visual y fonética general, tratando así de capitalizar la valiosa marca de la Demandante e induciendo a error a los consumidores para hacerles creer que los nombres de dominio y/o la operadora de los mismos se encuentran afiliadas a Facebook o apoyadas por la misma. Por otro lado, señala también que el Demandado pretende prohibir a Facebook reflejar su marca correspondiente en el nombre de dominio.
- Respecto al derecho e interés legítimo, alega la Demandante que, a pesar de que la prueba de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado resulta prácticamente imposible, hay ciertos hechos que demuestran, prima facie, que el Demandado no goza de ningún derecho ni interés legítimo en el registro del nombre de dominio <facebook.es>. Así, el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre “facebook”, ni tiene protegida esta denominación por un derecho de marca ni tampoco realiza una oferta de bienes o servicios de buena fe. Además, el Demandado no es un operador, distribuidor o licenciatario autorizado de la titular legítima de la marca FACEBOOK.
- En cuanto al registro o utilización del nombre de dominio de mala fe, señala la Demandante que existen indicios muy fuertes de que, debido a la enorme popularidad, difusión y notoriedad de la marca FACEBOOK en EEUU, el Demandado conocía la existencia de la marca con anterioridad al registro que realizó del nombre de dominio <facebook.es>, indicio no desvirtuado por éste al no haber contestado al requerimiento previo ni a la propia Demanda.
- En cuanto a las reglas aplicables para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio, alega la Demandante que al tratarse de un nombre de dominio <.es> resultarán también de aplicación las leyes y principios del Derecho español, entre ellos la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal.
- La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio <facebook.es> sea transferido a la Demandante Facebook, Inc.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante, a pesar de que, de acuerdo a la documentación presentada en este procedimiento, se le diera notificación de la Demanda el día 9 de febrero de 2009.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”), para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos.
Se requiere en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España (“.ES”), “la Autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de la marca comunitaria 2.483.857 FACEBOOK, solicitada el 30 de noviembre de 2001, y registrada el 13 de junio de 2003, la cual actualmente se encuentra concedida y en vigor.
Resulta por tanto obvio que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.
Para determinar si existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión, debe compararse el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos, FACEBOOK, con el nombre de dominio registrado por la Demandada, <facebook.es>.
A la hora de realizar dicha comparación debe prescindirse de la extensión del nombre de dominio correspondiente al código de país, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que identifica al nombre de dominio. Asimismo, no resulta importante que el nombre de dominio reproduzca en letras minúsculas una marca que se encuentra registrada en letras mayúsculas, puesto que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden que estos puedan ser registrados en letras mayúsculas.
Aplicando estos criterios resulta innegable la identidad absoluta existente entre la marca de la Demandante, FACEBOOK, y el nombre de dominio <facebook.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusión, por lo que no son necesarios mayores razonamientos para determinar el cumplimiento del primer presupuesto establecido por el Reglamento.
En definitiva, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.
El segundo de los requisitos que debe concurrir para poder considerar que el registro del nombre de dominio <facebook.es> ha podido ser registrado con carácter especulativo o abusivo es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
La estimación por el Experto de la posible concurrencia de dicho requisito debe ser realizada atendiendo a las alegaciones y documentación aportadas en el procedimiento tanto por la parte Demandante como por la parte Demandada, con la particularidad de que en aquellos casos en los que la parte Demandada no conteste a la demanda -como sucede en el presente supuesto- la carga de dicha prueba será soportada por la Demandante.
Realmente, lo que sucede en estos supuestos es que se está imponiendo a la Demandante la prueba de un hecho negativo, lo cual resulta prácticamente imposible, tratándose de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica, motivo el cual debe considerarse suficiente que la Demandante, con los limitados medios de prueba que tiene a su alcance para probar dicho requisito, aporte indicios que demuestren prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.
Y precisamente así se estima en numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento, entre las cuales podemos citar, a mero título de ejemplo, el asunto EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017; Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI No. D2002-1037; Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-0001; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kuchora, Kal, Caso OMPI No. D2006-0033, etc.
Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por el Demandado, le correspondería a éste, en la contestación a la Demanda, desvirtuar dichos indicios y probar la existencia del derecho o interés legítimo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.b.v) del Reglamento.
En consonancia con lo anterior, el Experto ha examinado los diferentes indicios alegados por la Demandante en su escrito de Demanda, habiendo podido verificar que:
- el Demandado no ha realizado ninguna oferta de buena fe de productos o servicios, sino que por el contrario, ha vinculado el nombre de dominio a diversas páginas Web con el fin de desviar a ellas los millones de usuarios de Internet que, atraídos por la popularidad de la marca FACEBOOK y de los lícitos nombres de dominio que incorporan la misma, accedan a la página Web alojada en el nombre de dominio <facebook.es>.
- el Demandado no ha contestado ni a la presente Demanda, ni al requerimiento previo enviado por la Demandante, pese a haber sido notificada para ello en tiempo y forma, lo cual podría suponer un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <facebook.es>, porque si los tuviera, podría haber contestado para defenderlos.
- el Demandado no ha sido identificado ni es conocido por el nombre que ha registrado como nombre de dominio, sino que, al contrario, dicho nombre se encuentra vinculado internacionalmente al Demandante, sin que éste le haya autorizado en modo alguno a su registro y/o uso.
Por último debe indicarse que el hecho de que el Demandado sea el titular del nombre de dominio <facebook.es> no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una decisión favorable a los demandantes, como así ha sido ya establecido en la decisión Baccarat SA v. Web Domain Names, Caso OMPI No. D2006-0038.
Sobre la base de lo expuesto, y a la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
- Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
Como previamente indicamos, la Demandante alega en su escrito de Demanda que en el año 2004 comenzó a utilizar la marca FACEBOOK como un sitio de redes sociales en la Universidad de Harvard, incorporándose en el año 2005 otras 800 redes universitarias en rápida sucesión, permitiéndose en el año 2006 el acceso al servicio “Facebook” para cualquier persona con dirección de correo electrónico pudiera registrarse como usuario.
En este sentido, continua señalando que la explosiva popularidad y reconocimiento de los consumidores de la denominación y sitio “Facebook” han convertido a FACEBOOK en una de las marcas online más famosas mundialmente, de manera que es utilizada por millones de usuarios en numerosos países del mundo, motivo por el cual debe considerarse acreditada la notoriedad de la misma.
Pues bien, al hilo de las alegaciones y documentación aportada por la Demandante, debe señalarse que uno de los factores para apreciar la mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca, y que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento, es el conocimiento previo por parte del Demandado de la marca, lo cual es reconocido en la decisión anteriormente citada Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-001; así como en la decisión Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; y Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose, Caso OMPI No. D2003-0675.
Así las cosas, tras el examen realizado, el Experto considera que hay suficientes indicios para concluir que resulta indudable que el Demandado, con carácter previo al registro del nombre de dominio <facebook.es>, tenía conocimiento de la existencia de la marca FACEBOOK, debido a la amplia popularidad de la misma en su país de residencia (Estados Unidos), puesto que resultaría difícil de creer que el registro de dicho nombre de dominio resultó una mera coincidencia, máxime teniendo en cuenta el alto grado de distintividad intrínseca de la marca FACEBOOK, como ha sido reconocido en decisiones previas dictadas por el Centro, las cuales han considerado que la marca FACEBOOK es “intrínsecamente distintiva, por lo que el demandado no registró un simple nombre genérico” (Facebook Inc. v. Privacy Ltd. Disclosed Agent for YOLAPT, Caso OMPI No. D2007-1193); que “FACEBOOK es una palabra acuñada distintiva” (Facebook Inc. v. Talkbeans Media Limited, Caso OMPI No. DIE2007-0009); o que “el registrante no registró un simple nombre genérico” (Facebook Inc. v. Callverse Pty Ltd, Caso OMPI No. DAU2008-0007).
En efecto, el Experto considera que la marca FACEBOOK, en el momento del registro del nombre de dominio <facebook.es> había alcanzado en el país de residencia del Demandado un alto grado de conocimiento y notoriedad, por lo que el registro de dicho nombre de dominio debió realizarse con la intención de desviar a la página Web alojada en dicho nombre de dominio a los usuarios que pretendían acceder a los servicios ofrecidos por la Demandante, todo ello con la clara intención de obtener un beneficio económico, lo cual resulta ser una muestra inequívoca de la mala fe existente en el registro, como viene manteniéndose en numerosas decisiones emitidas por diferentes Expertos del Centro, como por ejemplo, eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo, Caso OMPI No. D2006-1307; Guinness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services, Caso OMPI No. D2001-1055; Russell Coutts v. Massimo Gallotta, Caso OMPI No. D2006-0008; Société AIR FRANCE v. Geiser Enterprises, Caso OMPI No. D2008-0024; Alma Media Corporation v. Almamedia.com/Jeong Seo Yong, Caso OMPI No. D2008-0022; etc.
Todos estos indicios no han sido en ningún caso desvirtuados por el Demandado, el cual eventualmente podría haber señalado en la contestación a la demanda los motivos por los que había elegido el término FACEBOOK para identificar el nombre de dominio que en su día registró.
Adicionalmente debe señalarse que este Experto toma en consideración el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, lo cual podría interpretarse bajo ciertas circumstancias como un indicio más de su mala fe, tal y como reconocen numerosas decisiones, como por ejemplo, entre otros, en la anteriormente citada Baccarat SA v. Web Domain Names, Caso OMPI No. D2006-0038; y en la decisión NFL Properties, Inc. et al. v. BBC Ab, Caso OMPI No. D2000-0147; y Galerías Vinçon, S.A. v. Ildefonso Gámez Rus, Caso OMPI No. D2004-0840.
En conclusión debe señalarse que existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <facebook.es> se realizó de mala fe.
Constada la mala fe en el registro del nombre de dominio, y a pesar de que resulta innecesario analizar la mala fe en el uso del mismo, el Experto quiere realizar alguna observación adicional sobre el posible uso de mala fe por la parte Demandada del nombre de dominio <facebook.es>.
Y en este sentido debe comenzar por señalar que el uso de un nombre de dominio por quien lo registra de mala fe, y sin derecho o interés legítimo alguno, debe reputarse igualmente como de mala fe, puesto que asumir una solución distinta resultaría absolutamente contradictorio, tal y como sostiene la anteriormente citada decisión Baccarat SA v. Web Domain Names, Caso OMPI No. D2006-0038; así como la decisión J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; y Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017.
Por otro lado, debe indicarse que a raíz de la actuación desleal de la Demandada se ha impedido al legítimo titular de la marca FACEBOOK el registro y utilización del nombre de dominio <facebook.es>, desviando además a los usuarios interesados en acceder a los servicios online que oferta la Demandante a través de la marca FACEBOOK a una página web cuyo contenido se limita actualmente a realizar anuncios click through, algunos de los cuales remiten a los visitantes a ciertas categorías que podrían considerarse como competidores de los servicios que oferta la Demandante (como por ejemplo, “Amigos”, “Fotos”, etc.), y otros a páginas cuyo contenido desprestigia el buen nombre de la marca de servicios a la cual se vincula FACEBOOK (como por ejemplo,“Putas.com”.).
En conclusión, el Experto considera que hay suficientes indicios para concluir que, al igual que el registro, el uso del nombre de dominio <facebook.es> se realiza de mala fe, impidiendo al Demandante registrar dicho nombre de dominio, además de aprovecharse, en beneficio propio, de la popularidad de la marca FACEBOOK, atrayendo a los usuarios de Internet a su página Web con un evidente ánimo de lucro.
Además la legislación española de marcas, de 7 de diciembre de 2001, concede al titular de una marca el derecho exclusivo -entre otros- de utilizar el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como prescribe el artículo 34.3.e). Igualmente, la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. No se juzga una intencionalidad en la buena o mala fe sino un estándar de conducta que debe ser observado por todos los que concurren en el mercado. La citada Ley sanciona como “actos de confusión” aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos (artículo 6) y como “explotación de la reputación ajena”, el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, siendo, particularmente ilícito, el empleo de signos distintivos ajenos (artículo 12).
Así, en el caso que nos ocupa el Demandado registró y utiliza del nombre de dominio en disputa de mala fe en el marco del Reglamento y además, el Demandado ha registrado como nombre de dominio, una denominación idéntica a la marca de la Demandante, lo que constituye una violación de su derecho exclusivo. Además, con esta conducta no ha observado la lealtad que debe presidir la concurrencia en el mercado y se ha aprovechado en beneficio propio del atractivo que puede tener para el internauta la consulta de una Web que consiste en la marca registrada por la Demandante, creando un total desconcierto en quien la consulta y un desprestigio para su reputación.
En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio <facebook.es>, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <facebook.es> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 30 de marzo de 2009