El Promovente es I+D México, S.A. de C.V., representada por Langlet, Carpio y Asociados, S.C., México, con domicilio en Huixquilucan, México.
El Titular es Chun Man Kam, con domicilio en Hong Kong, SAR de China.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <iave.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de octubre de 2009. El 8 de octubre de 2009 el Centro envió a Registry.MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio objeto de la Solicitud. El 9 de octubre de 2009 Registry.MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 24 de octubre de 2009. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento,, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de octubre de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de noviembre de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de noviembre de 2009.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de noviembre de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente es una sociedad mexicana constituida desde 1995 (antes denominada Información Para la Diversión, S.A. de C.V.), dedicada a la administración y operación del Sistema de Telepeaje y Medios Electrónicos de Pago (el “Sistema”) en las carreteras de cuota de México a cargo del organismo estatal Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (“CAPUFE”).
4.2 CAPUFE es titular de la marca mixta IAVE (y diseño) la cual tiene registrada en México (i) bajo el N° 522127 en clase 42 y con solicitud de fecha 14 de marzo de 1996, registro que fue renovado en diciembre de 2005; y (ii) bajo el N° 955866 en clase 39 y con solicitud de fecha 17 de febrero de 2006.
4.3 El Promovente opera el Sistema de acuerdo a cierto Contrato Abierto de Prestación de Servicios celebrado en mayo de 2003 entre el Promovente y CAPUFE, y a diversos oficios expedidos por CAPUFE.
4.4 En la operación del Sistema el Promovente hace uso autorizado de la marca IAVE (y diseño) de que es titular CAPUFE.
4.5 El nombre de dominio objeto de la Solicitud fue creado el 21 de agosto de 2009.
4.6 La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra estacionada con un tercero y muestra enlaces a sitios web de terceros no relacionados con el Promovente.
4.7 El Titular está domiciliado en Hong Kong, SAR de China, según información contenida en el WhoIs.
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
A.1 El Sistema es conocido comercialmente como “IAVE” y es ampliamente conocido en México ya que opera en las principales carreteras de cuota del país y tiene más de 630,000 suscriptores.
A.2 El Promovente utilizaba el nombre de dominio <iave.com.mx> desde hace varios años y hasta el 20 de agosto de 2009.
A.3 El nombre de dominio objeto de la Solicitud fue adquirido por el Titular el 21 de agosto de 2009, esto es, 13 años después del registro de la marca IAVE No. 522127.
A.4 El Titular no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio objeto de la Solicitud, el cual carece de contenido propio del Titular. El nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra estacionado en un sitio web de “parking” conocido como sedo.com. En el sitio de Internet vinculado al nombre de dominio objeto de la Solicitud aparecen diversos vínculos a sitios de terceros en los que se promocionan servicios de Internet y sitios que aparentan ser de entidades financieras, y sitios donde prodría existir contenido sexual y pornográfico.
A.5 En el periodo entre el 21 y el 25 de agosto de 2009 se intercambiaron diversos correos electrónicos con el Titular en los que se le hizo una oferta económica por la cesión del nombre de dominio objeto de la Solicitud, a lo que el Titular respondió que “no planeaba vender el nombre de dominio... pero que si se hacía una oferta podría cambiar de parecer” y posteriormente que “declinaba la oferta”.
A.6 El nombre de dominio objeto de la Solicitud resulta idéntico a la parte nominativa de la marca IAVE.
A.7 El Promovente tiene ciertos derechos respecto de la marca IAVE y diseño toda vez que, como ha quedado demostrado, cuanta con la autorización del titular del registro de la marca para explotarla, además que el Promovente fue el anterior titular del nombre de dominio objeto de la Solicitud y opera el portal de Internet bajo el nombre de dominio <iave.mx>.
A.8 El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio objeto de la Solicitud toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación IAVE, ni es conocido como IAVE, siendo que es una persona física que simplemente tiene estacionado con la empresa SEDO que se dedica a la práctica conocida como “parking”.
A.9 Del sitio de Internet <http://whois.domaintools.com/kamcm.com> se desprende, entre otra información, que (i) Chun Man Kam es dueño de aproximadamente 533 nombres de dominio, y (ii) que kamcm@hotmail.com aparece como un contacto de 1,181 nombres de dominio.
A.10 El Titular no puede demostrar que antes de la notificación de la controversia haya utilizado, o hecho preparativos para utilizar, el nombre de dominio objeto de la Solicitud en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, o que haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, ni que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.
A.11 Es evidente y ha quedado demostrado que la marca IAVE es reconocida en todo el territorio mexicano, por lo que no hay manera en que el Titular pudiera alegar que no conoce o que no conocía el servicio que presta el Promovente. El Titular registró el nombre de dominio objeto de la Solicitud a sabiendas de la existencia de la marca notoria IAVE con el objeto de impedir que el Promovente despliegue la marca IAVE, así como con el objeto de intentar obtener una ganancia indebida, ya sea a través de la publicidad generada por la práctica del “parking” o bien mediante la venta del nombre de dominio a través de la empresa SEDO.
A.12 La práctica conocida como “parking” que está realizando el Titular consiste en adquirir nombres de dominio idénticos o semejantes en grado de confusión a marcas conocidas logrando generar gran tráfico en dicha página, lo que representa ganancias indebidas por publicidad al titluar del nombre de dominio.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1.
El Promovente ha acreditado que la marca IAVE (y diseño) se encuentra registrada en México, y que el Promovente tiene derechos sobre la misma como usuario autorizado por el titular de los registros marcarios respectivos.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta ya muy explorado que los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Respecto al diseño que forma parte de la marca registrada IAVE, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada IAVE.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política.
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “iave” como nombre de dominio. El Promovente asevera que el Titular no posee registro alguno de marca o aviso comercial de la denominación “iave”, que tampoco es conocido por la misma y que no cuenta con autorización del legítimo titular de la marca IAVE para utilizarla en el nombre de dominio objeto de la Solicitud. El Promovente asevera que el Titular no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio objeto de la Solicitud, el cual carece de contenido propio del Titular.
El Promovente ha acreditado que IAVE (y diseño) es una marca registrada, que su registro en México se remonta a 1996, y que el Sistema que se identifica con la marca IAVE ha sido difundido comercialmente de manera profusa, siendo ampliamente conocido en México.
Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado2.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.
El Promovente alega que en <http://whois.domaintools.com/kamcm.com> se reporta que el nombre del Titular aparece como dueño de aproximadamente 533 nombres de dominio, y que su dirección de correo electrónico [ ----- ]@hotmail.com> aparece como un contacto de 1,181 nombres de dominio.
El Promovente acreditó que la marca IAVE (y diseño) fue registrada como marca 13 años antes que el Titular procediese al registro del nombre de dominio objeto de la Solicitud. El Promovente alega que la marca IAVE (y diseño) ha sido usada ampliamente por el Promovente y que es sumamente conocida en México.
El Promovente ha acreditado que la marca IAVE (y diseño) y el Sistema, identificado con dicha marca, han sido objeto de amplia difusión comercial en diversos medios de comunicación, tanto impresos como televisivos.
Por otra parte, es de llamar la atención que el Titular, teniendo su domicilio declarado en Hong Kong (de acuerdo a los datos del Whois del Registrador) registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México, país en el cual está registrada la marca IAVE (y diseño) y en donde es difundida comercialmente y utilizada por el Promovente en la operación del Sistema.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la existencia del Sistema y de la marca IAVE al momento de registrar el nombre de dominio objeto de la Solicitud, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente3.
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.
Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <iave.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto
Fecha: 14 de diciembre de 2009.
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given... Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant's assertion”.
3 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca... Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca”.