El Promovente es Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. con domicilio en Barbeton, Ohio, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, Distrito Federal, México.
El Titular es Fernando A. Martínez Flores con domicilio en Nuevo León, México, representado por Molina Salgado & de Alva Abogados, Distrito Federal, México.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominios <babcock.com.mx> y <babcock.mx>
El Registrador de los nombres de dominio antes referidos es Registry .MX
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de octubre de 2009. El 13 de octubre de 2009, el Centro envió a Registry .MX vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 15 de octubre de 2009 Registry .MX remitió al Centro por igual vía, su respuesta precisando el nombre de la persona que figura como registrante de ambos nombres de dominio y proporcionando a su vez los datos de contacto completos de los contactos administrativo, técnico y de pago, los cuales diferían mínimamente del nombre del Titular y los datos de contacto provistos en la Solicitud. El 19 de octubre de 2009, el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente, facilitando el nombre exacto del registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente atendió a la prevención que le formuló el Centro dentro del plazo de cinco días naturales que le fue concedido. El Centro verificó que la Solicitud, tal como fue subsanada, cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LRDP), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y anexos respectivos al Titular, dando así comienzo al procedimiento el 23 de octubre de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de noviembre de 2009. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado al Centro el 12 de noviembre de 2009.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de noviembre de 2009, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y previa confirmación de que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa para exponer su caso, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 30 de noviembre de 2009, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la resolución.
El 1 de diciembre de 2009, el Centro notificó a las partes que con fecha 26 de noviembre de 2009 había recibido por correo ordinario cierta documentación relacionada con la controversia. Al percatarse de que dicha documentación ya obraba entre los anexos que se acompañaron a la Contestación de la Solicitud, el Experto decidió no hacer pronunciamiento ni consideración alguna sobre la misma.
El Promovente es una empresa estadounidense fundada en 1867 que se especializa en el diseño, ingeniería, manufactura, servicio y construcción de equipos de generación de energía eléctrica y sistemas para reducir la contaminación industrial.
Para distinguir las calderas y generadores de vapor que fabrica, entre otros productos, así como los servicios que presta en relación con los mismos, el Promovente tiene registrada la marca BABCOCK & WILCOX en varios países, entre ellos México, donde se encuentra registrada desde 1996 en relación con las clases 37, 40 y 42 del nomenclátor internacional, según se acredita con copias certificadas de los títulos de registro y oficios de renovación respectivos que obran en el expediente.
El Promovente mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo <babcock.com> donde provee información sobre la compañía, así como respecto de los productos y servicios que ofrece en los mercados de Estados Unidos de América, República Popular de China, Canadá y Dinamarca.
El Titular por su parte labora en el área de sistemas de Cerrey, S.A. de C.V., empresa que forma parte del mismo grupo corporativo que Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V., una sociedad mercantil constituida en México en 1936 que se dedica primordialmente al mismo negocio que el Promovente y que es sub-licenciataria exclusiva de las marcas BABCOCK y BABCOCK & WILCOX, registradas en México desde 1987 a nombre de la empresa británica Babcock International PLC (hoy Babcock International Ltd.) con respecto a las clases 4, 6, 7, 9, 11, 17, entre otras, del nomenclador internacional, según se acredita con copias de los títulos de registro y de los oficios de renovación e inscripción de licencias que exhibe el Titular, quien se encarga de operar, administrar y dar soporte de redes y tecnologías de la información a Babcock & Wilcox de México, S.A de C.V., incluyendo el registro y uso de sus nombres de dominio de Internet, así como del mantenimiento del portal vinculado a estos.
El Titular refiere y documenta que el Promovente y la sociedad británica Babcock International PLC (hoy Babcock International Ltd.) formaban una asociación en participación hace más de 100 años y luego de separarse acordaron permitirse comercializar sus respectivos productos y servicios bajo las marcas y nombres comerciales BABCOCK, WILCOX y BABCOCK & WILCOX, procurando evitar la confusión al público consumidor respecto del origen comercial de dichos productos y servicios en los mercados nacionales en que cada compañía operase.
El nombre de dominio <babcock.com.mx> fue registrado por el Titular el 12 de mayo de 2005 y desde entonces el sitio Web vinculado al mismo se encuentra en construcción, haciendo referencia únicamente a “Babcock & Wilcox de México” con sus respectivos datos de contacto, mientras que el nombre de dominio <babcock.mx> se ha mantenido inactivo desde el 26 de junio de 2009, fecha en que fue registrado por el Titular.
Al estimar que con el registro de los nombres de dominio en litigio se vulneraron sus derechos al uso exclusivo de la marca registrada BABCOCK & WILCOX y sin mediar interpelación alguna al Titular, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al procedimiento sobre el que recae la presente Decisión.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) Los nombres de dominio controvertidos incorporan la palabra “Babcock” que consiste en un elemento de las marcas registradas propiedad del Promovente desde 1996;
(ii) De un análisis a primera vista se aprecia que los nombres de dominio en disputa son fonética y visualmente confundibles con respecto a las marcas BABCOCK & WILCOX del Promovente puesto que la manera de escribir y pronunciar la palabra “Babcock” es la misma, creando confusión al público consumidor;
(iii) La carencia de derechos o intereses legítimos por parte del Titular sobre los nombres de dominio en controversia se evidencia por la falta de registros de marca con la denominación “Babcock” a nombre de Fernando A. Martínez Flores;
(iv) La intención del Titular fue impedir que el Promovente tuviera acceso a los nombres de dominio registrados, lo que se comprueba por la falta de contenido de los portales de Internet bajo los nombres de dominio <babcock.com.mx> y <babcock.mx>;
(v) El Titular no cuenta con autorización para usar la marca registrada BABCOCK & WILCOX como nombre de dominio, ni es distribuidor o está vinculado de modo alguno con el Promovente, incurriendo así en una práctica desleal de comercio al no permitir que el Promovente registre y use los nombres de dominio en disputa;
(vi) El Titular pretende atraer al público consumidor bajo el engaño de que se trata de algún distribuidor autorizado de productos o servicios BABCOCK & WILCOX;
(vii) El Titular se dedica aparentemente a la comercialización de calderas, productos y servicios que son similares a aquellos respecto de los cuales el Promovente es identificado por el público consumidor a nivel internacional;
(viii) La detentación pasiva de los nombres de dominio en disputa constituye un indicio de la mala fe con que se condujo el Titular;
(ix) En vista de que la marca del Promovente fue registrada más de trece años antes que los nombres de dominio en contienda, es innegable que el Titular tuvo conocimiento de las marcas del Promovente y por tanto resulta inconcebible que hubiera registrado los nombres de dominio en cuestión para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente en beneficio de su propio sitio Web, actualizándose con ello el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b.iv de la Política;
(x) De todo lo anterior se concluye que los nombres de dominio en disputa se registraron fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente en México.
Las aseveraciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:
(i) Es falso que las marcas del Promovente sean semejantes en grado de confusión a los nombres de dominio en disputa ya que los tres registros marcarios en que se apoya la Solicitud tienen por objeto la denominación BABCOCK & WILCOX, con lo cual tanto el símbolo “&” llamado ampersand, como el término WILCOX representan elementos distintivos que son intrínsecos y parte esencial de la marca que tiene registrada el Promovente, sin los cuales dicha marca no tendría la misma naturaleza ni el mismo carácter distintivo;
(ii) De conformidad con criterios judiciales mexicanos, un análisis objetivo y correcto sobre la supuesta similitud entre ambos signos debería considerar la marca BABCOCK & WILCOX en su conjunto y no separarla indebidamente para su comparación con la denominación “babcock”;
(iii) El Promovente no ha demostrado que los nombres de dominio <babcock.com.mx> y <babcock.mx> hayan generado confusión entre los usuarios de Internet con respecto a su marca registrada BABCOCK & WILCOX;
(iv) Es importante señalar que si la palabra “babcock” por sí sola fuera semejante en grado de confusión respecto de la denominación BABCOCK & WILCOX, la autoridad marcaria mexicana no habría otorgado el registro ni permitido la co-existencia de las marcas BABCOCK, TLT-BABCOCK, BABCOCK BORSIG y BABCOCK & WILCOX en favor de titulares distintos al Promovente y en las mismas clases que la marca de este último;
(v) De igual forma la Oficina de Marcas de Estados Unidos ha concedido el registro para treinta marcas que incluyen la denominación “babcock”, encontrándose muchas de ellas en las mismas clases y a nombre de distintos titulares;
(vi) En el caso que nos ocupa no debe haber excepción y en todo caso debe considerarse el mismo criterio que las autoridades marcarias mexicana y estadounidense para concluir que no existe confusión entre la marca registrada del Promovente y los nombres de dominio en controversia;
(vii) El Titular posee un interés legítimo en los nombres de dominio en disputa derivado del contrato de prestación de servicios de administración de redes y tecnologías de la información que la empresa para la que labora tiene celebrado con la sub-licenciataria en México de la marca BABCOCK que lo autoriza para haber registrado y mantener nombres de dominio incorporando dicha marca, así como diseñar y administrar el Portal de Internet respectivo;
(viii) No solo el Promovente tiene presencia internacional sino también la empresa británica Babcock International, Ltd., a favor de quien se encuentra registrada la maca BABCOCK en México y que ha manifestado por escrito su conformidad en que sea el Titular quien administre los nombres de dominio en controversia;
(ix) Aunque el Promovente señala que goza de gran reputación a nivel mundial en el ramo de las calderas y equipos generadores de vapor, es evidente que en México no lo es, donde solo las empresas Babcock International Ltd., Doosan Babcock Energy Ltd. y Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V. tienen derechos exclusivos de uso sobre la denominación BABCOCK justamente en relación con calderas y equipos generadores de vapor;
(x) Es perfectamente válido a la luz de las Políticas de Nombre de Dominio de NIC México Registrar y común de acuerdo a los registros de múltiples nombres de dominio, que un tercero persona física figure como contacto registrante de un nombre de dominio que detenta y administra por cuenta de la persona moral que se beneficia directamente del portal de Internet correspondiente;
(xi) El contenido simple del sitio Web vinculado a <babcock.com.mx> obedece a que así fue solicitado al Titular por la empresa Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V. mientras se desarrolla y aprueba la versión final del portal;
(xii) El nombre de dominio <babcock.mx> no muestra contenido alguno en razón de que además de haber sido registrado semi-automáticamente apenas en junio de 2009, se pretende redireccionar el mismo al sitio “www.babcock.com.mx>”;
(xiii) Debido a que el sitio “www.babcock.com.mx” refiere los datos de la empresa Babcock & Wilcox de México, quien está inscrita como sub-licenciataria en México de las marcas BABCOCK y BABCOCK & WILCOX, sería ridículo pensar que el Titular, quien solamente ha actuado bajo instrucciones y la autorización expresa de dicha empresa, hubiere colocado el contenido de dicho sitio Web para auto atentar contra el prestigio de la empresa a la que le está administrando sus dominios y portales de Internet;
(xiv) Las propias Políticas de Nombres de Dominio de NIC México Registrar no precisan que un nombre de dominio deba estar asociado a un portal de Internet con determinado contenido o que deba usarse de una u otra forma, o incluso que no pueda usarse;
(xv) Algunos registros sobre la marca BABCOCK de que la empresa Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V. es sub-licenciataria, se han mantenido vigentes desde 1987, esto es diez años antes de la fecha legal de los registros marcarios del Promovente;
(xvi) La empresa Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V., beneficiaria de los nombres de dominio en disputa, ha tenido presencia en territorio mexicano desde hace 73 años;
(xvii) El Promovente no tiene derechos de propiedad intelectual sobre la marca BABCOCK en sí misma, por lo que sería éste quien estaría obteniendo los nombres de dominio en disputa de mala fe en caso de que le fueran transferidos;
(xviii) De acuerdo a sus títulos de registro de marca, al Promovente le corresponderían en todo caso los nombres de dominio <babcockandwilcox.com.mx> y/o <babcockandwilcox.com>, respecto de los cuales por cierto ya tiene el registro del primero;
(xix) La empresa Babcock & Wilcox de México ha hecho un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio <babcock.com.mx> mediante el empleo de dicho dominio en una de sus direcciones de correo electrónico general “postmaster@babcock.com.mx” y en todas las direcciones de correo electrónico de su personal directivo y administrativo.
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el portal vinculado a dichos nombres de dominio confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política ya que para el momento que los usuarios de Internet ingresan al portal, ellos han sido confundidos ya por la similitud entre el nombre de dominio y la marca en cuestión al pensar que se dirigían al sitio Web del Promovente).
En la especie, el Promovente funda su Solicitud en la marca nominativa registrada BABCOCK & WILCOX. Cabe apuntar que el origen y composición de la marca en comento se explica por los apellidos de los señores George Babcock y Stephen Wilcox, quienes fueran co-fundadores de la empresa que encabeza el grupo corporativo al que pertenece el Promovente1.
Ahora bien, de un análisis comparativo entre la marca registrada BABCOCK & WILCOX y “Babcock” que representa la fracción relevante de los nombres de dominio en disputa, se advierte la coincidencia de uno de los tres componentes de la marca en cuestión. Sin embargo, debido a que el Promovente no goza de exclusividad en el uso del término “Babcock” individualmente, no puede decirse que este último constituya la porción dominante de la marca base de la acción pues la denominación “Wilcox” es consubstancial e indivisible respecto del signo reservado por el Promovente. A mayor abundamiento se enfatiza que “Babcock” es un nombre de familia y no una palabra que tuviere una connotación esencialmente marcaria, cuya sola incorporación al nombre de dominio hubiera propiciado la confundibilidad que proscribe la Política. Ver LEGO Juris A/S v. Mohamed Ouattara / Integral Assets Ltd, Caso OMPI No. D2009-0564 (concluyendo similitud en grado de confusión del nombre de dominio <legoeducation.info> por incluir íntegramente una marca notoriamente conocida como LEGO) y V&S Vin&Sprit AB v. Coreswood Limited, Caso OMPI No. D2006-0594 (encontrando que el nombre de dominio <absolut-escort.com> causaba confusión con la marca famosa ABSOLUT, conformada por una palabra en idioma sueco).
Las siguientes circunstancias que acredita el Titular o se infieren por el Experto confirman la falta de similitud en grado de confusión entre la marca registrada del Promovente y los nombres de dominio sujetos a estudio:
- Los registros marcarios exhibidos por el Promovente amparan la denominación BABCOCK & WILCOX en su conjunto;
- La denominación BABCOCK no es asociada en el mercado mexicano con el Promovente en virtud de la coexistencia de varios registros marcarios que tienen por objeto dicho signo y cuyos titulares son personas distintas al Promovente;
- En términos del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Promovente está obligado en México a usar su marca BABCOCK & WILCOX tal como fue registrada, lo que impide la utilización del término BABCOCK en forma aislada;
- En el propio portal del Promovente bajo <babcock.com> figura la denominación completa BABCOCK & WILCOX o su abreviatura B&W pero nunca BABCOCK por sí sola;
- Sería por tanto arbitrario e injustificable extender el ámbito de protección de la marca BABCOCK & WILCOX en detrimento de terceros que tienen derechos exclusivos en México sobre la marca BABCOCK por sí sola o en combinación con otras denominaciones.
Atento a estas consideraciones se determina que el Promovente no acreditó el requisito sine qua non previsto en el artículo 1.a.i. de la Política.
En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los tres elementos de la Política bajo el artículo 1.a, deviene intrascendente entrar al estudio de las alegaciones de las Partes en relación con los temas de legitimidad y mala fe.
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Solicitud.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 7 de diciembre de 2009
1 Consultar sitio Web del Promovente bajo <babcock.com> en el apartado de historia de B&W.