Eiseres is Akzo Nobel Coatings International B.V. gevestigd te Arnhem, Nederland.
Verweerder is de heer E. Kroon, wonende te Alphen aan de Rijn, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <sikkensvoordelig.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 22 januari 2009 per e-mail en op 3 februari 2009 in hardcopy. Het Instituut heeft op 22 januari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 januari 2009 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 februari 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 23 februari 2009.
Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 13 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
Eiseres is onderdeel van het AkzoNobel concern, wereldwijde fabrikant van en marktleider op het gebied van coatings en verven.
Verweerder is wederverkoper van Sikkens verven, geproduceerd door en afkomstig van Eiseres.
Verweerder is de eerste houder van de Domeinnaam. De registratie dateert van 16 april 2007.
Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de volgende merken:
- De Benelux merkregistratie met nr. 51119, gedeponeerd op 6 augustus 1971, voor het woordmerk SIKKENS, waarvan de inschrijving voor waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 8, 17 en 19 (onder meer “chemicaliën voor schildersdoeleinden” en “verfwaren”) op 1 maart 1973 is gepubliceerd;
- De Benelux merkregistratie met nr. 798513, gedeponeerd op 13 april 2006, voor het woordmerk SIKKENS voor waren in de klassen 2, 3 en 17 (onder meer “verven”), geregistreerd op 18 april 2006.
Hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “de Merken”.
Daarnaast stelt Eiseres rechthebbende te zijn op de domeinnamen <sikkens.nl>, geregistreerd op 2 december 1996 en <sikkens.com>, geregistreerd op 11 november 2008.
Eiseres stelt dat de Merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Eiseres voert aan dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de Merken. De toevoeging “voordelig” is volgens Eiseres een generieke term, die bij de vergelijking tussen de Merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt en niet afdoet aan de onderscheidende aanduiding “sikkens” welke identiek is aan de Merken. Hierdoor is sprake van overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Deze overeenstemming is volgens Eiseres zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnaam bij het publiek de onjuiste indruk kan wekken van Eiseres te zijn of dat tussen Verweerder en Eiseres een economische band bestaat. Eiseres stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Redengevend daarvoor zou zijn dat Verweerder onder deze naam niet algemeen bekend is en evengoed een domeinnaam had kunnen kiezen waarin de Merken geen rol spelen.
Eiseres acht de kwade trouw van Verweerder aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, door de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken voor eigen commercieel gewin op onrechtmatige wijze tracht mee te liften op de bekendheid van de Merken. Verweerder zou zich ten tijde van de registratie bewust zijn geweest van de bekendheid van de Merken (althans: had zich daarvan bewust moeten zijn).
Verweerder erkent de merkrechten waarop Eiseres zich beroept.
Verweerder weerspreekt het gestelde gevaar voor verwarring door aan te voeren dat het bij het publiek bekende logo voor de Merken (‘SIKKENS') niet wordt gebruikt op de website gekoppeld aan de Domeinnaam. Daarnaast stelt Verweerder dat internetgebruikers die zoeken naar producten van het merk SIKKENS (de Geschillenbeslechter begrijpt: internetgebruikers die zoeken naar de merkhouder) in eerste instantie de domeinnamen van de merkhouder (<sikkens.nl> en <sikkens.com>) zullen bezoeken. De gestelde afwezigheid van belang bij de Domeinnaam weerspreekt Verweerder door aan te geven dat op de aan de Domeinnaam gekoppelde website uitsluitend originele SIKKENS-producten worden aangeboden tegen een voordelige prijs.
De Domeinnaam is volgens Verweerder niet geregistreerd om voor een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiseres of één van diens concurrenten noch om Eiseres te beletten deze te gebruiken, noch om de activiteiten van Eiseres te verstoren.
Verweerder geeft aan klant van Eiseres te zijn en originele SIKKENS verven te verkopen, geproduceerd door en afkomstig van Eiseres. Verweerder stelt dat het wettelijk is toegestaan te adverteren met de merknaam van de producten die verkocht worden, wanneer de merkhouder de producten aanbiedt op de Europese markt.
Vooraf wordt opgemerkt dat de Regeling niet in alle opzichten dezelfde bescherming biedt als het Benelux-merkenrecht, gemeenschapsmerkenrecht en/of handelsnaamrecht. Oorspronkelijk zijn de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en de daarop gebaseerde regelingen, zoals de Regeling, bedoeld als instrument om excessen, zoals het kapen van domeinnamen, tegen te gaan. Indien merkhouders wensen op te treden tegen andere vormen van merkinbreuk, zoals verwatering van het merk, zullen zij hiervoor de gewone rechter moeten inschakelen.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
a de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;
b de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
c de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.
De Merken waarop Eiseres zich beroept keren volledig terug in de Domeinnaam. Het element “SIKKENS” wordt daarin direct gevolgd door het woord “voordelig”. Naar Eiseres terecht heeft gesteld, is deze toevoeging een generieke term, die bij de vergelijking tussen de Merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam zodanig met de Merken overeen dat daarmee verwarring kan ontstaan. Hieraan doet niet af, zoals Verweerder heeft gesteld, dat het bij het publiek bekende logo voor de Merken niet wordt gebruikt op de betreffende website, nu de hier aan te leggen maatstaf van artikel 2.1 sub a van de Regeling is of de Merken en de Domeinnaam identiek zijn dan wel verwarringwekkend overeen stemmen. De inhoud van de website speelt bij deze specifieke toets geen rol. Dat internetgebruikers, zoals Verweerder heeft gesteld, wanneer zij zoeken naar de betreffende merkhouder in eerste instantie diens domeinnamen zullen bezoeken, doet niet af aan het potentieel verwarringwekkend overeenstemmende karakter van de Domeinnaam.
Eiseres stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Redengevend daarvoor zou zijn dat Verweerder onder deze naam niet algemeen bekend is en een andere domeinnaam had kunnen kiezen.
Verweerder heeft aangevoerd uitsluitend originele SIKKENS producten aan te bieden voor een voordelige prijs. Daarnaast heeft Verweerder aangevoerd het SIKKENS-logo op haar website niet te gebruiken. Ook is door Verweerder aangevoerd dat er twee andere domeinnamen zijn die eigendom zijn van Eiseres en die het merk SIKKENS bevatten. Voorts heeft Verweerder tegengeworpen dat het wettelijk toegestaan is te adverteren met de merknaam van de producten die worden verkocht. Tenslotte heeft Verweerder verwezen naar de zaak over de domeinnaam <yonexbadminton.nl>.1 De Geschillenbeslechter begrijpt deze argumenten aldus dat Verweerder daarmee betoogt een legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam.
Uit diverse andere beslissingen onder de UDRP blijkt dat een meerderheid van UDRP-geschillenbeslechters van mening is dat een domeinnaamhouder die te goeder trouw waren of diensten van een bepaald merk aanbiedt een legitiem belang kan hebben bij het gebruik van een domeinnaam waarvan die merknaam deel uit maakt. Voor het aannemen van een legitiem belang is nodig dat het gebruik van de domeinnaam voldoet aan een aantal voorwaarden:
1. de wederverkoper gebruikt de domeinnaam voor het daadwerkelijk aanbieden van waren of diensten onder het merk;
2 de betreffende website wordt slechts gebruikt voor het aanbieden van de waren of diensten onder het merk en er worden geen concurrerende waren of diensten aangeboden;
3. de website geeft accurate informatie aangaande de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder; en
4. de merkhouder wordt niet weerhouden van het gebruik van het merk als domeinnaam (bijvoorbeeld doordat de domeinnaamhouder een groot deel van de voor de hand liggende domeinnamen heeft geregistreerd).
Voor de aanbieder te goeder trouw van producten of diensten onder het merk zijn deze eisen onder andere geformuleerd in de uitspraken die zijn genoemd in het WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (“https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html”), punt 2.3 (“Can a reseller have a right or a legitimate interest in the disputed domain name?”), in het bijzonder de beslissingen die zijn gewezen in zaken waarin geen sprake was van een bijzondere contractuele relatie tussen domeinnaamhouder en merkhouder (DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds, WIPO Zaaknr. D2001-0160, Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO Zaaknr. D2002-0946 en Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, WIPO Zaaknr. D2004-0481).
De vereisten die in de hier aangehaalde belissingen onder de UDRP zijn verwoord komen overigens in wezen overeen met de beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, c.q. de omvang van het merkrecht volgens de artikelen 5, 6 en 7 van de Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Harmonisatierichtlijn)2, zoals nader uitgelegd in de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak BMW/Deenik3. In deze zaak heeft het Hof van Justitie onder andere voor recht verklaard:
“3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.”
De door het Hof van Justitie gegeven uitleg is ook van belang voor gevallen waarin het gaat om het merkgebruik van een wederverkoper voor het aanbieden van waren onder het merk en waarin sprake is van een aankondiging in de vorm van een domeinnaam waarvan het merk deel uitmaakt.
De Geschillenbeslechter verstaat het gevoerde verweer aldus dat Verweerder van mening is dat zijn gebruik van de Domeinnaam voldoet aan alle voorwaarden die volgens de gangbare beslissingspraktijk van geschillenbeslechters onder de UDRP aan het hebben van een legitiem belang worden gesteld. In dit verband weegt de Geschillenbeslechter mee dat de Eis bijzonder summier is waar het betreft het ontbreken van een legitiem belang bij Verweerder, terwijl van Verweerder, die de domeinnaam in kwestie prima facie te goeder trouw gebruikt, niet behoeft te worden verwacht dat hij tot in detail op de hoogte is van de eisen die onder de UDRP-regels aan bona fide gebruik worden gesteld en dat hij deze eisen in zijn verweer minutieus behandelt.
Uit eigen waarneming en na bezoek van de website van Verweerder heeft de Geschillenbeslechter met betrekking tot de voldoening aan de gangbare voorwaarden voor het aannemen van een legitiem belang het volgende kunnen vaststellen:
Ad 1)
Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor het daadwerkelijk aanbieden waren of diensten onder het merk;
Ad 2)
De website van Verweerder wordt slechts gebruikt voor het aanbieden van SIKKENS-producten en er worden geen producten van concurrerende merken aangeboden;
Ad 3)
Zoals Verweerder heeft aangegeven, worden op zijn website geen beeldmerken van SIKKENS gebruikt. Het element “voordelig” in de Domeinnaam en de vormgeving van de website van Verweerder wekken bij de bezoeker op geen enkele manier de indruk dat men bij een website van Eiseres of bij een officiële Sikkens-website terecht is gekomen. Evenmin wordt op de website op enige manier de indruk gewekt dat Verweerder een geautoriseerde dealer van SIKKENS-producten is. Veeleer is de eerste indruk van de bezoeker van de website van Verweerder dat men op de homepage van een ‘prijsvechter' terecht is gekomen.
Bij het aanklikken van de button “Wie zijn wij” is weliswaar niet heel helder aangegeven wie de exploitant van de website is, maar onder het KvK-nummer en BTW-nummer en achter het rekeningnummer van de Postbank is vermeld dat deze nummers betrekking hebben op DHZdiscount.
Verder valt op te merken dat de website niet met zoveel woorden een disclaimer bevat waarmee wordt duidelijk gemaakt dat Verweerder geen geautoriseerde dealer van SIKKENS-producten is, maar anderzijds kan van de website en de informatie die erop wordt verschaft niet worden gezegd dat een onjuiste suggestie wordt gewekt omtrent een (niet bestaande) commerciële band tussen Verweerder en Eiseres, of dat Verweerder tot het officiële SIKKENS-distributienetwerk behoort, of dat anderszins een bijzondere relatie met Eiseres bestaat. Dit één en ander in aanmerking genomen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de website voldoende accuraat is ten aanzien van de relatie tussen Verweerder en Eiseres.
Ad 4)
Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder meer domeinnamen heeft geregistreerd waarvan de Merken deel uitmaken, laat staan een groot aantal. Eiseres wordt derhalve op geen enkele manier weerhouden van het gebruik van de Merken als domeinnaam.
Op grond van het voorgaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Een beoordeling van de door Eiseres gestelde kwade trouw zou derhalve achterwege kunnen blijven. Het navolgende onder C. wordt dan ook slechts ten overvloede opgemerkt.
Eiseres heeft in dit verband onder andere gesteld dat Verweerder door de verwarringwekkende overeenstemming met de Merken op onrechtmatige wijze – voor eigen commercieel gewin – tracht mee te liften op de bekendheid daarvan.
Op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt, onder meer geleverd worden door te bewijzen dat deze wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen, door internetgebruikers naar een website te leiden, met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan met het merk. Kennelijk heeft Eiseres beoogd dit als opzet van Verweerder aan te voeren.
Artikel 3.2 sub d van de Regeling geeft verder aan dat de bovengenoemde verwarring bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder (of van producten of diensten op zijn website) dient te betreffen.
Kennelijk is met artikel 3.2 sub d van de Regeling beoogd slechts kwade trouw tegen te gaan voorzover die kwade trouw gericht is op het profiteren van directe of indirecte verwarring bij de internetgebruiker. Kwade trouw in die zin van de Regeling kan dan ook slechts komen vast te staan wanneer Eiseres aantoont dat Verweerder gebruik maakt van verwarring die door opname van de Merken in de Domeinnaam kan ontstaan bij de internetgebruiker die op zoek is naar SIKKENS verf. De inhoud van de website gekoppeld aan de Domeinnaam speelt hier (bij de toets van artikel 2.1 onder c. van de Regeling) mede gelet op de redactie van artikel 3.2 naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, anders dan bij de toets van artikel 2.1 onder a, wèl een rol.
Eiseres heeft aangevoerd dat in het onderhavige geval sprake is van zowel directe verwarring (de Domeinnaam lijkt van de merkhouder te zijn) als indirecte verwarring (er is een suggestie van een economische band tussen merkhouder en Domeinnaamhouder).
Zoals hiervoor in verband met het legitiem belang is aangegeven, is verwarring niet gegeven op grond van het enkele feit dat de Domeinnaam de naam Sikkens bevat. De stelling dat zich bij de internetgebruiker door het gebruik dat Verweerder maakt van de Domeinnaam ten aanzien van de herkomst van de betreffende verfproducten daadwerkelijk directe verwarring zal kunnen voordoen is door Eiseres niet, althans onvoldoende onderbouwd. De Geschillenbeslechter acht deze vorm van verwarring dan ook niet bewezen. Bovendien, indien wordt aangenomen dat de Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt om te goeder trouw producten of diensten onder het merk aan te bieden, staat dit per definitie in de weg aan het aannemen van kwade trouw zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Regeling.
Samengevat is de Geschillenbeslechter van oordeel dat bij Verweerder geen sprake is van kwade trouw als bedoeld in artikel 3.2 van de Regeling.
De Geschillenbeslechter wijst de vordering af.
Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 30 maart 2009
1 Verweerder heeft verwezen naar het vonnis van de Vzr Rb Breda van 23 juli 2007 (<www.rechtspraak.nl>, LJN BB0595) en een kopie van dit vonnis aan zijn verweerschrift gehecht. Dit vonnis is bekrachtigd door het Hof 's-Hertogenbosch bij arrest van 15 april 2008 (<www.rechtspraak.nl>, LJN BD1639).
2 Richtlijn 89/104 EEG Pb EG 1 februari 1989 L 40/1.
3 HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001/134, m.nt. JHS.