Eiseres is BVBA Alterego uit Angleur, België, vertegenwoordigd door Ramquet & Pricken, België.
Verweerder is TweeJ uit Heiloo, Nederland, vertegenwoordigd door J. Baart.
De onderhavige domeinnaam <alterego-design.nl> (hierna ook de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Denit Internet Services BV.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 15 mei 2009 per e-mail en op 28 mei 2009 en 10 juni 2009 in hard copy. Het Instituut heeft op 18 mei 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 mei 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 juni 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift op 1 juli 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 30 juni 2009.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 1 juli 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
Eiseres verkoopt eigentijds meubilair op het internet. Zij is houdster van de domeinnamen <alterego-design.be> en <alterego-design.eu>, beide geregistreerd op 26 september 2006.
Eiseres adverteert via Google Nederland en is sinds 23 januari 2008 onder de naam Alterego-design aangemeld op “www.marktplaats.nl”.
Verweerder is houder van de domeinnaam <afgeprijsd.nl>, via welke website eveneens eigentijds meubilair wordt verkocht.
Op 6 mei 2008 heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd.
Op 11 juni 2008 heeft Eiseres een Benelux merkaanvraag voor het woord ALTEREGO gedaan. Het merk is op 5 september 2008 ingeschreven, onder andere voor meubilair.
Tot in ieder geval 14 mei 2009, één dag voor de indiening van de Eis op 15 mei 2009, leidde de Domeinnaam naar een website met een standaard kader voor een nog in te vullen bedrijfsprofiel. In ieder geval sinds de indiening van het Verweerschrift op 30 juni 2009 is het bedrijfsprofiel als volgt ingevuld:
“After a long months of development, we are proud to present our new site. Our core IT Services are:
- Web-design
- Web-development
- Web-consultancy
We are specialised in webdesign. We want to create other websites then you expect. Thats why we called our internet brand ‘Alterego Design' ”.
Onder deze tekst wordt nog verwezen naar de uitleg van de term ‘Alter Ego' op Wikipedia.
Eiseres stelt dat zij onder de naam Alterego-design actief is op de Nederlandse markt. Eiseres beroept zich op haar Beneluxmerk ALTEREGO en haar handelsnaam Alterego-design waaronder zij al sinds 2005 actief is in Nederland. Verweerder oefent dezelfde activiteit uit als Eiseres en heeft een domeinnaam geregistreerd die de naam en het merk van Eiseres volledig reproduceert.
Volgens Eiseres heeft Verweerder geen recht op de Domeinnaam, geen legitiem belang bij de registratie of het gebruik van de Domeinnaam en is Verweerder evenmin bekend onder de naam ‘Alterego' en/of ‘Alterego-design' omdat Verweerder zich TweeJ noemt en handel drijft onder de naam “Afgeprijsd”.
Eiseres stelt dat de kwade trouw voortvloeit uit het feit dat Verweerder Eiseres door de registratie van de Domeinnaam verhindert haar activiteiten via een website onder de Domeinnaam te ontwikkelen. Verweerder zou onbetwistbaar op de hoogte zijn van het feit dat Eiseres handel drijft onder de naam Alterego-design, omdat zij rechtstreekse concurrenten zijn op de Nederlandse markt. Voorts heeft Verweerder – impliciet – aangegeven de Domeinnaam eventueel tegen betaling te willen overdragen. Dat is naar de mening van Eiseres eveneens een erkenning van wantrouw.
Verweerder stelt dat de website onder de Domeinnaam enige tijd in ontwikkeling was, maar nu wordt gebruikt voor webdesign en IT werkzaamheden. De naam Alterego-design is naar de mening van Verweerder een zuivere beschrijving van de diensten die worden aangeboden.
Verweerder voert onder verwijzing naar andere alterego-domeinnamen en de grote hoeveelheid zoekresultaten voor ‘alterego' op “www.google.nl” aan dat het onderscheidend vermogen van de term ‘alterego' uiterst gering is. Daarom kan volgens Verweerder geen sprake zijn van inbreuk op de handelsnaamrechten van Eiseres, dat zou immers betekenen dat woorden gemonopoliseerd kunnen worden, in die zin dat anderen daar ter aanduiding van hun onderneming geen gebruik meer van zouden kunnen maken. In dit geval is volgens Verweerder verwarring bij het publiek niet aan de orde, omdat Verweerder de Domeinnaam niet voor soortgelijke waren maar voor IT diensten gebruikt.
Voorts is volgens Verweerder geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Eiseres omdat het merk van later datum is dan de Domeinnaam.
Verweerder erkent dezelfde activiteit als Eiseres uit te voeren en ontkent niet bekend te zijn geweest met Eiseres ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Verweerder acht dit echter niet van belang omdat deze de Domeinnaam had geregistreerd met het oog op een nog op te zetten IT onderneming. Verweerder heeft voor de naam Alterego gekozen omdat deze met een ‘A' begint en daarom bovenaan sponsorlijsten, telefoonboek etc. komt te staan. Bovendien voert Verweerder aan dat Alterego weinig onderscheidend vermogen heeft, vooral in combinatie met (web)design.
Verweerder betwist dat het feit dat hij bereid was de Domeinnaam aan Eiseres te verkopen een teken van kwade trouw is. Verweerder was eventueel tot verkoop bereid om gerechtelijke procedures te voorkomen.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken.
Eiseres is houdster van het Benelux woordmerk ALTEREGO met registratienummer 845451. Voorts heeft zij voldoende aangetoond dat zij in Nederland handel drijft en daardoor enige bekendheid geniet onder de naam Alterego-design, waardoor deze naam onder de Handelsnaamwet in Nederland bescherming geniet. Haar merk en handelsnaam zijn dan ook naar Nederlands recht beschermd in de zin van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.
Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen met merk en/of handelsnaam moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD., WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam <alterego-design.nl> identiek is aan de handelsnaam Alterego-design van Eiseres. Voorts oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Beneluxwoordmerk ALTEREGO van Eiseres, nu de toevoeging van ‘design' beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven waardoor de overeenstemming enkel wordt vergroot.
Het verweer van Verweerder dat ALTEREGO op zichzelf weinig onderscheidend vermogen heeft, omdat het een veel gebruikte term is, gaat om de volgende reden niet op. Zowel in het handelsnaamrecht als in het merkenrecht moet het onderscheidend vermogen van de handelsnaam/het merk worden beoordeeld ten opzichte van de activiteiten van de onderneming/de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een naam is onderscheidend als het niet beschrijvend is voor een van de karakteristieken van de activiteiten/waren of diensten. In het geval van de handelsnaam en het merk van Eiseres gaat om het gebruik voor de verkoop van (eigentijds) meubilair. De naam Alterego-design of het merk ALTEREGO is daarvoor niet beschrijvend en heeft dus wel degelijk onderscheidend vermogen voor meubilair.
De opmerking van Verweerder dat “toekenning van de door eiser gevraagde bescherming [ertoe] leidt dat woorden gemonopoliseerd zouden worden, in die zin dat anderen woorden niet meer zouden kunnen gebruiken ter aanduiding van hun onderneming” raakt de kern van het handelsnaamrecht, dat inderdaad de bedoeling heeft exclusiviteit te verstrekken op de naam van een onderneming.
Aan de eerste eis is derhalve voldaan.
Eiseres geeft gemotiveerd aan dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Verweerder voert daarentegen aan dat hij de Domeinnaam heeft geregistreerd, omdat ‘alterego-design' beschrijvend zou zijn voor de IT diensten die Verweerder stelt aan te bieden, namelijk “design van je andere persoonlijkheid”.
Hoewel ‘design' in de Domeinnaam nog beschrijvend kan worden geacht voor de op de website onder de Domeinnaam in het vooruitzicht gestelde IT diensten, geldt dit naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet voor het bestanddeel ‘alterego'. Het vermeende beschrijvende karakter van de Domeinnaam verstrekt Verweerder dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam.
Er doet zich evenmin een situatie voor zoals neergelegd in artikel 3 sub a, b of c van de Regeling. Er is geen sprake van gebruik voor niet-commerciële doeleinden en ook is niet gebleken dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Bovendien heeft Verweerder de website onder de Domeinnaam pas een IT dienstverleningsprofiel gegeven nadat de Eis aanhangig was gemaakt en heeft Verweerder geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat voor die tijd al enige voorbereidingshandelingen waren getroffen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Verweerder daarom niet voldoende aangetoond recht op of een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam te hebben.
Aan de tweede eis is derhalve eveneens voldaan.
Op grond van 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres verder te stellen en te bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Verweerder heeft erkend dat deze een directe concurrent van Eiseres is en heeft niet ontkend ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend te zijn geweest met de naam Alterego-design van Eiseres. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Er bestond geen enkele noodzaak of reden voor Verweerder om specifiek deze Domeinnaam, gelijk aan de naam van een directe concurrent, te registreren. Voorts heeft Verweerder de Domeinnaam, sinds de registratie op 6 mei 2008, een jaar lang niet gebruikt en deze pas na het aanhangig maken van de Eis een IT-bedrijfsprofiel gegeven. Of nu werkelijk of enkel fictief IT diensten worden aangeboden kan naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in het midden blijven. De overige omstandigheden geven er namelijk naar het oordeel van de Geschillenbeslechter reeds voldoende blijk van dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.
Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter nog dat niet van belang is dat het Beneluxmerk ALTEREGO van Eiseres van later datum is dan de Domeinnaam, nu Verweerder niet heeft ontkend dat Verweerder er toen deze de Domeinnaam registreerde mee bekend was dat Eiseres de naam Alterego-design ter onderscheiding van haar waren en diensten gebruikte.
Om deze redenen is ook aan het derde vereiste voldaan.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <alterego-design.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 14 juli 2009