La Demandante es Osunasport S.L. con domicilio en Granada, España, representada por Manuel Garrido Osuna, España.
El Demandado es WhoIsguard Protected con domicilio en Panama, Panama / Pedro L. González Silva con dirección en Dakar, Senegal, representado por sí mismo.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <masmusculofalsificaciones.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es eNom.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de marzo de 2014. El 10 de marzo de 2014 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 12 de marzo de 2014 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 14 de marzo de 2014.
El 14 de marzo de 2014 el Centro recibió una comunicación informal por parte de “Pedro G”, aparentemente el registrante del nombre de dominio en disputa.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de abril de 2014. El 17 de marzo de 2014 el Centro recibió una comunicación informal por parte de “Pedro G”, aparentemente el registrante del nombre de dominio en disputa. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de abril de 2014 por “Pedro G”, aparentemente el registrante del nombre de dominio en disputa.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por las razones indicadas en la sección 6.A.a. el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:
Marca Comunitaria MAS MUSCULO TU TIENDA DE NUTRICION DEPORTIVA MADE IN USA, Registro Nº 007576614, registrada el 12 de enero de 2010, cubriendo productos farmacéuticos, etc. en la clase internacional 5; publicidad y negocios, etc., en la clase internacional 35; servicios informáticos de consultoría técnica para el establecimiento de servicios de venta al por menor en línea, etc., en la clase internacional 42.
Estados Unidos de América: Marca MASMUSCULO TU TIENDA DE NUTRCIÓN DEPORTIVA MADE IN USA, Reg. Nº 4473723, registrada el 28 de enero de 2014, solicitada el 10 de diciembre de 2012, cubriendo publicidad, servicios de tienda minorista de suplementos dietarios para nutrición deportiva, etc., en la clase internacional 35.
Estados Unidos de América: Marca MASMUSCULO, Registro Nº 4473724, registrada el 28 de enero de 2014, solicitada el 10 de diciembre de 2012, cubriendo publicidad, servicios de tienda minorista de suplementaos dietarios para nutrición deportiva, etc., en la clase internacional 35.
El nombre de dominio en disputa se registró el 7 de enero de 2014.
Bajo el nombre de dominio en disputa funciona un sitio web que contiene una página inicial titulada “Mas musculo … Falsificadores sin límites!”, que imita el estilo de la página inicial del sitio web de la Demandante “www.masmusculo.com”, cuya carátula está encabezada por la leyenda “Mas Musculo … Breaking your limits!”. En el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, mayormente en un estilo burlón y sarcástico, se atribuyen distintas conductas ilícitas o anti-éticas a la Demandante, entre ellas la falsificación de productos.
En su Demanda modificada la Demandante sostiene lo siguiente:
El contenido del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa es difamatorio, acosador, y se vulneran los derechos de autor de la marca de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos. El nombre de dominio en disputa está constituido por la marca MASMUSCULO de la Demandante más la palabra “falsificaciones”, siendo ello un claro ataque a la imagen de la Demandante intentando crear duda entre sus clientes sobre la procedencia de los productos de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no existe ningún registro ni empresa que se corresponda con dicho nombre de dominio.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, con contenido falso e injurioso para el prestigio de ésta. El nombre de dominio en disputa se ha registrado para desprestigiar la marca y la actividad comercial de la Demandante, haciendo acusaciones falsas, con contenidos falsos, injuriosos y tergiversados, además de acoso, amenazas, usurpación de identidad y revelación de datos privados de miembros de la empresa Demandante.
En su Contestación a la Demanda, el Demandado alega lo que sigue:
En el marco del presente procedimiento UDRP no cabe evaluar si el contenido albergado en el sitio web bajo el nombre de dominio en conflicto, es difamatorio u de otra índole. El uso justo de la crítica, incluso si es calumniosa, no constituye un menoscabo y no está prohibido por la UDRP. Tampoco debe ser objeto de la demanda acusar falsamente, y difamar al demandado y titular del nombre de dominio con falsas acusaciones tales como suplantación de identidad sin fundamento. Tampoco es argumento o prueba para un procedimiento de esta índole, evaluar o discutir el contenido vertido libremente por terceros en redes sociales (Twitter, Facebook, etc.) o Internet en alusión a quejas o repulsa a las actividades presuntamente delictivas que la Demandante realiza por medio de su marca-empresa. La Demandante no aporta ninguna prueba fehaciente o pericial de que las cuentas o perfiles en esas redes sociales que expone tengan relación con el Demandado, y recurre a sus conjeturas y argumentos de mala fe en el presente procedimiento con la intencionalidad de desacreditar al Demandado.
El servicio “WhoisGuard”, o protector de privacidad es un servicio que el registrador del nombre de dominio ofrece gratuitamente, y que se escoge puesto que la privacidad es un derecho fundamental según la decimocuarta enmienda constitucional de los Estados Unidos de América, de donde es el registrador, y es un servicio admitido en la normas de ICANN, por lo que su uso por el Demandado es legal y no tiene que ver con mala fe como la Demandante intenta hacer ver. La Demandante conoce los datos del Demandado ya que al responder a sus reclamaciones DMCA estos le son notificados a la vez que a terceras partes e independientes como es la organización ChillingEffects.org.
El nombre de dominio en disputa no es idéntico a la presunta marca que la Demandante dice poseer, por contener otras letras o caracteres del diccionario que le difieren y por ello y por su contenido del sitio no causan confusión al usuario, con su marca.
La Demandante no aporta ningún elemento que justifique y pruebe esa alegación. Tampoco indica taxativamente que el nombre de dominio en cuestión cause confusión con su marca sino con la creación de duda con la procedencia de sus productos. Puesto que en el sitio se demuestran evidentes datos de productos comercializados por la empresa/marca de la Demandante con datos falsos, detrás de “empresas fantasma”, denuncias ante las autoridades por terceros por delitos a la salud pública por adulteraciones, pruebas de fraude por adulteración de productos certificadas ante notario contra la empresa OsunaSport S.L., son en conjunto indicios innegables que ponen en duda la procedencia y legalidad de sus productos. Por lo que no se está faltando a la verdad o difamando ni se está atacando sino mostrando unos hechos con veracidad y rigor en ese aspecto.
La marca de la Demandante no está registrada internacionalmente por lo que es una marca sólo protegida dentro del área geográfica donde se utiliza y se estableció su reputación. Un nombre de dominio con la extensión “.com” se considera internacional al ser de primer nivel (generic Top Level Domain o gTLD).
El Demandado viene haciendo uso del nombre de dominio con contenido crítico lo que puede verse en la Wayback Machine, o en publicaciones por terceros en Facebook fechadas en 2012 hacía el sitio con idénticas url a las existentes.
El Demandado dejó expirar el registro de su nombre de dominio por descuido en el pago y lo registró nuevamente con un nuevo y actual registrador de su conveniencia en cuanto quedó libre el 7 de enero de 2014, exponiéndose a que pudiese ser registrado por la Demandante, pero este no lo hizo.
La Demandante ha registrado su marca con Registro Nº 4473723 recientemente en los Estados Unidos de América (USPTO) el 28 de enero de 2014 para intentar censurar el sitio sobre el que se usa el nombre de dominio en disputa, enviando falsos reclamos de DMCA a los ISP y en fecha por tanto posterior a la de registro-cambio de registrador del nombre de dominio en disputa.
La marca de la Demandante en lengua española está formada por dos palabras existentes en el diccionario, el adverbio de cantidad “más” y el nombre común “músculo” por lo que la adición de la palabra o sufijo “falsificación” no confiere propiedad para apoderarse de cualquier otra palabra y alegar que es confusamente similar. Estaríamos ante un caso semejante de nombre de dominio más la adición del término negativo, ampliamente conocidos casos en otras controversias de nombres de dominio por el término despectivo anglosajón “suck”, salvo que en este caso el término sería justificado debido a las pruebas en relación a falsificaciones y otros aspectos negativos en las que está involucrada la Demandante con su marca-empresa.
Los expertos en decisiones de la OMPI en anteriores casos han reconocido que la incorporación de una marca en su totalidad en un nombre de dominio es suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca registrada del demandante a los efectos de la Política, a excepción de los sitios de protesta verdadera, como es el caso del nombre de dominio en controversia, ya que las resoluciones dictaminan que “la adición de otros términos en el nombre de dominio, aunque sean despectivos, no afecta a la conclusión de que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca de la demandante a los efectos de la política” como la Demandante acusa.
En la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0") se reconoce que la inclusión de una palabra subsidiaria a la característica dominante de la marca de que se trata por lo general no sirve para evitar la confusión con el propósito de primer requisito elemento umbral de la Política, y / o que puede haber un riesgo particular de confusión entre los usuarios de Internet cuyo primer idioma no es el idioma del nombre de dominio.
La Demandante no dice en su Demanda pero emplea en igualdad y tiene registrado el nombre idéntico en inglés, MOREMUSCLE, OHIM – E62885108 para los respectivos nombres de dominio (<moremuscle.com>, …), por lo que el término peyorativo “falsificaciones” asociado a su marca en español MASMUCULO no afectaría, a los usuarios de Internet de habla inglesa por lo que por otra parte no se podría hablar de una confusión plena y universal de todos los internautas con el término, por lo tanto al no ser general tampoco sería confusamente similar.
Por otra parte, para determinar el problema de confusión similar del término se recurre el párrafo 1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, en el que la prueba de la identidad o similitud confusa, es relevante en el contenido de un sitio web para un nombre de dominio a ser considerado como confusamente similar a la marca de la Demandante, tiene que haber un riesgo de que los usuarios de Internet pueden realmente creer que haya una conexión real entre el nombre de dominio y el demandante y/o sus bienes y servicios. Dichos criterios se suelen evaluar teniendo en cuenta factores tales como la impresión de conjunto producida por el nombre de dominio, el valor distintivo (si los hay) de los términos, letras o números en el nombre de dominio adicionales para usuario hacia la marca, y si un usuario de Internet no están familiarizados con cualquier significado del nombre de dominio en disputa en busca de bienes o servicios de la organización querellante en la web en todo el mundo sería necesariamente capaz de comprender ese valor distintivo con un simple vis-a-vis de la marca correspondiente.
El número de usuarios de Internet que no aprecien la importancia del sufijo “falsificaciones” debe ser tan pequeño como para ser de mínimo y no es digno de consideración y por lo tanto, los usuarios de Internet serán conscientes de que un nombre de dominio con el sufijo 'falsificaciones' no tiene la aprobación del titular de la marca correspondiente, por lo tanto por esta parte no podría ser considerado “confusamente similar” el nombre de dominio. Ver caso Asda Group Limited v. Mr. Paul Kilgour, Caso OMPI No. D2002-0857.
Sobre los derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa la Demandante argumenta que el Demandado carece de algún registro o empresa que se corresponda con el nombre de dominio en disputa. Esta argumentación carece de valor puesto que para poder usar un nombre de dominio o darle uso bajo un blog no es necesario tener el registro de dicho blog registrado en la oficina de marcas y patentes o registro censal de empresas (siempre que no realice actividad económica a través del mismo).
La Demandante tampoco demuestra una “intención de uso” ni finalidad de su marca sobre el nombre de dominio en disputa, ni que el Demandado utiliza la marca registrada por la Demandante en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa de una manera que cause confusión, error o engaño.
El uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es a modo de crítica y parodia hacía las actividades delictivas e insalubres que la Demandante realiza por medio de su marca, no reclamando en ningún momento ser o hablar por la marca y/o empresa asociada a la que representa. Por ello el Demandado tiene añadido a pie de página y bien visible un aviso legal que disipa cualquier duda al respecto en el blog sobre el que se usa el nombre de dominio en disputa.
La ley de marcas reconoce una defensa de “uso justo” que evita que el dueño de una marca registrada se apropie de un término descriptivo para su uso exclusivo y evite que otros de buena fe, como es el caso del Demandado, pudiéndose quejar, y hablar con precisión de las características de la marca siempre y cuando su uso no engañe o confunda a los consumidores.
El Demandado viene haciendo uso del nombre de dominio con el idéntico contenido en esencia desde octubre de 2012, según se ve en la Wayback Machine.
El Demandado en calidad de particular está utilizando el nombre de dominio en disputa como un sitio de crítica genuina, y por consiguiente eso le otorga derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver caso Bakers Delight Holdings Ltd v. Andrew Austin, Caso OMPI No. D2008-0006. Estamos ante un caso de uso nominativo del dominio en cuestión, legalmente reconocido como "uso justo nominativo" o “uso justo legal”, y por lo tanto se encuentra fuera de las restricciones del derecho de marcas no cometiendo ninguna infracción a la marca de la Demandante.
El sitio web que utiliza el nombre de dominio en disputa es un blog que se dedica a la crítica genuina, con vínculos no comerciales pertinentes sin publicidad y sin comercializar ningún producto por lo tanto sin ánimo de lucro o “uso no comercial” del nombre de dominio, no pudiendo interactuar económicamente con la marca de la Demandante. El Demandado no está haciendo ningún ánimo de lucro, de los visitantes o publicidad o cualquier otro, y al parecer no está tratando de desviar a los usuarios que buscan el sitio de la Demandante. En el blog se combina la crítica con la parodia hacía la empresa y marca de la Demandante, recogiendo datos oficiales y de medios de prensa sobre las pifias y delitos relacionados con la falsificación y adulteración de productos que la Demandante realiza por medio de su marca. Al no ofrecer el sitio bajo el nombre de dominio objeto de esta disputa ningún bien o servicio, mercancías, ni beneficio con enlaces de pago, aparte de lo expuesto en el punto anterior, no debe de dar lugar a confusión con el nombre del titular de la marca.
Respecto al hecho que algunos usuarios de Internet pueden confundirse al visitar el nombre de dominio en disputa bajo la creencia equivocada de que está de alguna manera relacionado con la Demandante, no beneficia a la Demandante esta parte de la Política, ya que el Demandado ha proporcionado evidencia de que su renuncia es clara y está posicionada de forma destacada en su página web. Dichos usuarios, que es probable que sean pocos y distantes entre sí, se darán cuenta de inmediato que no se encuentran en un sitio web relacionado con la Demandante y tal confusión es inmediatamente disipada.
Con relación a la mala fe, el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Demandante, en calidad de supuesto titular de la marca de productos o de servicios, o a un competidor de la Demandante, por un cierto valor que supera los costos diversos del Demandado que están relacionados directamente con el nombre de dominio.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado a fin de impedir que la Demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el cual el Demandado no haya desarrollado una conducta de esa índole; puesto que la Demandante ya tiene su/s nombre/s de dominio asignado/s asociados a su marca (<masmusculo.com>, <masmusculo.net>, <masmusculo.info>, <masmusculo.tv>, <masmusculo.fr>, etc.). Además, el Demandado no ha registrado el nombre de dominio en disputa en otras extensiones (“.es”, “.com.es”, “.eu”, “.info”, “.net”, etc.) de tal modo que impidiera a la Demandante usar su marca, aunque el nombre no sea su marca. Por otra parte la Demandante sí ha registrado (después que el Demandado) todo el resto de extensiones para el nombre del dominio en controversia para crear confusión al navegante con contenido dispar y no se pueda informar de las críticas, quejas y parodias que en el nombre de dominio en disputa se realizan.
Si la Demandante se queja en su Demanda de que el Demandado utiliza el término peyorativo “falsificaciones”, no debería quejarse ni contribuir a darle más auge al término entre los resultados de búsqueda de Internet.
La Demandante y el Demandado no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante; y ello es evidente puesto que el sitio no tiene ánimo de lucro, simplemente es un blog a título informativo y crítico que se hace eco de las quejas de otros afectados, que son localizados por Internet, redes sociales o hacen llegar al blog sus críticas en los comentarios (“http://masmusculofalsificaciones.com/clientes-estafados-con-lasfalsificaciones-de-masmusculo/”). También recoge las denuncias que son interpuestas ante las autoridades (policía y guardia civil) por delitos contra la salud pública en relación a los productos adulterados y/o falsificados que comercializa la empresa OsunaSport S.L. por medio de su marca MASMUSCULO (“http://masmusculofalsificaciones.com/denuncias-a-masmusculo/”). Con ello se pretende demostrar la veracidad de tales testimonios y desvirtuar las insinuaciones de difamación e injurias que alega la Demandante, siendo ambigua y sin concretarlas.
El único que perturba su actividad comercial es la Demandante a si mismo comercializando productos adulterados y estar implicado en operaciones policiales por tales hechos, saliendo en medios de prensa y comunicación.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en línea. Este no es el caso puesto que el blog es simplemente informativo, crítico y de denuncia social, por lo que no existe ánimo comercial o de lucro. De hecho es algo común y existe con diversidad de empresas/marcas. Ver “http://ryanaircampaign.org/” (web centrada en críticas sobre la aerolínea RYANAIR) “http://www.paypalsucks.com/” (web centrada en repulsas y quejas sobre el medio de pago). Otros nombres de dominio de crítica a empresas/marcas: “http://royaldutchshellplc.com/2006/04/26/cybergriping-com/”.
Por las alegaciones de la Demandante que utiliza argumentos de mala fe no fundados sobre la Política, estaríamos ante un caso de ciberpiratería inversa de nombre de dominio (“reverse domain name hijacking”, en sus siglas en inglés) al intentar apropiarse de un nombre de dominio que es usado bajo la doctrina de uso justo nominativo, sin ánimo de lucro ni carácter comercial con el único propósito de censurar las críticas y denuncias que desde el sitio que usa el nombre de dominio objeto de la controversia hace contra la Demandante por los delitos y fechorías que comenten tras su marca. Se solicita al Experto que localice por medio del buscador Google en español que el representante de la Demandante, D. Manuel Garrido Osuna, resulta tener historial y hábito de practicar la ciberpiratería inversa de nombres de dominio, ya sea por medio de la empresa que realiza esta Demanda o de otras que administra, puesto que el Demandado localiza que aparece su nombre en los resultados de búsqueda de los buscadores y es así calificado por el experto en la resolución de otro dominio ccTLD (“.es”) (“http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_dominios/dom0050.pdf”) (“http://www.red.es/media/2012-04/1333981353417.pdf”).
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar la Demanda:
(i) Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se use de mala fe.
El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés. La Demanda se ha presentado en español y el Demandante ha pedido que el procedimiento se tramite en este idioma básicamente porque el contenido del sitio web del nombre de dominio en disputa está en español. Por su parte, el Demandado acepta que se tramite en español o en inglés “para complacer al Demandante” y por conocer ambos idiomas. Dado ese acuerdo de las Partes, el Experto decide que el idioma del procedimiento sea el español de acuerdo al párrafo 11(a) del Reglamento.
En el capítulo X de la Demanda, la Demandante manifiesta lo siguiente:
“Se han presentado diversas denuncias por DMCA (Anexo 1) a varios alojamientos de dominios en los que se ha alojado anteriormente el sitio web. Los procedimientos judiciales vigentes son los siguientes:
- Granada Juzgado de Instrucción 7, Spain Diligencias 618/2014
- Granada Juzgado de Instruccion 3, Spain Diligencias 1241/2014,
- Denuncia en Estados Unidos al FBI Complain ID: I1211191143409791
- Juzgado de Primera Instancia 39 de Madrid, Diligencias 222/2014, además de una decena de Denuncias en la Policía Española por más de 9 distintos delitos penales.”
En fecha 13 de marzo de 2014, vía correo electrónico, el Centro solicitó a las Partes que “mantengan al Centro debida y puntualmente informado de cualquier avance o novedad en cualquier procedimiento judicial pendiente o en curso, los cuales son (o pueden resultar) de relevancia para la presente disputa bajo la UDRP.”
El Experto observa que las Partes no han proporcionado al Centro otra información o detalles sobre dichos procedimientos, de lo que cabe inferir que ni una ni otra Parte considera que los mismos sean de relevancia para el presente procedimiento. En consecuencia, el Experto no ve motivo para no dictar una decisión sobre el mérito.
En su Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado expresa:
“Por política de privacidad deseo expresamente que se respete mi nombre usando iniciales y dirección a la hora de publicar la resolución de la demanda, puesto que para algo tengo aplicada la privacidad en el dominio”.
El Experto observa que el párrafo 4(j) de la Política establece: “Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución” y que el párrafo 16(b) del Reglamento dice: “Salvo que el grupo de expertos determine lo contrario (véase el párrafo 4.j) de la Política), el proveedor publicará la resolución íntegra y la fecha de su ejecución en un sitio Web de acceso público. En cualquier caso, se publicará la parte de cualquier resolución por la que se determine que una demanda ha sido presentada de mala fe (véase el párrafo 15.e) del presente Reglamento).”
El Experto nota que fue el Demandado mismo quien reveló en su escrito de contestación (carátula y sección “II. Información necesaria para ponerse en contacto con el demandado”) que su nombre es Pedro L. González Silva.
En opinión del Experto, la “privacidad en el dominio” que menciona el Demandado aludiendo al servicio de proxy que le permite no figurar como registrante en la base de datos WhoIs del registrador no le da derecho a que se reserve su identidad en la decisión, cuando es él mismo quien libremente la ha revelado. Por ello, el Experto no considera que exista algún motivo excepcional como para editar, tachar o eliminar en la publicación (“redact” en el original en inglés de la UDRP)1 alguna porción de la decisión, tal como el nombre de una de las Partes.
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que tiene derechos sobre la marca MASMUSCULO. Ver sección 4 supra.
El Experto observa que el nombre de dominio en disputa contiene la marca MASMUSCULO en su integridad, a la que se adiciona el término común “falsificaciones” y el dominio genérico del nivel superior (gTLD) “.com”. Existe amplio consenso entre los expertos que aplican la UDRP que ese tipo de agregados no son aptos para distinguir un nombre de dominio de la marca en ellos incorporada. En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión con la marca de la Demandante.
Como única alegación bajo este elemento de la Política, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no existe ningún registro ni empresa que se corresponda con dicho nombre de dominio.
Por su parte, el Demandado sostiene que está utilizando el nombre de dominio en disputa en un sitio de crítica genuina, lo que le otorga derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, siendo un caso de uso nominativo del nombre de dominio en disputa, legalmente reconocido como "uso justo nominativo" o “uso justo legal”, que se encuentra fuera de las restricciones del derecho de marcas y no constituye infracción a la marca de la Demandante.
De la visita que en fecha de 23 de abril de 2014 realizó el Experto al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa resulta que el sitio efectivamente contiene duras críticas y burlas a la Demandante, a su marca, a la empresa propietaria, al personal y a su director o propietario, utilizando un estilo burlón, que va de lo satírico a lo mordaz, y donde se hacen imputaciones de que los productos que comercializa la Demandante son falsificados, o que no cumplen con normas vigentes de carácter sanitario, o que tienen serias deficiencias, etc.
Por cierto, si bien estos procedimientos administrativos bajo la UDRP no son el foro apropiado para apreciar la justicia, veracidad o falsedad de esas críticas e imputaciones, este Experto considera que los contenidos del mencionado sitio web están comprendidos en el ejercicio de la libre expresión, la que debe ser protegida. Por otra parte, algunos de dichos contenidos se corresponden claramente con el significado del nombre de dominio en cuestión, en cuanto se agrega a la marca de la Demandante la palabra “falsificaciones”, el cargo que en forma repetida se le hace a productos de la Demandante en el sitio web citado.
Asimismo, este Experto, guiándose por lo reclamado en la Demanda, considera que el Demandado aparentemente ha registrado un solo nombre de dominio que contiene la marca de la Demandante, sin intentar “acorralarla” mediante registros múltiples, para privarla de una oportunidad razonable de reflejar su marca en un nombre de dominio (lo que podría ser un registro y uso de mala fe de un nombre de dominio).
El Experto nota que el uso que el Demandado da al nombre de dominio en disputa es tan manifiestamente burlón y crítico de la Demandante, sus productos, personal, directivos y política de atención a clientes, que es muy improbable que algún usuario razonable de Internet pueda atribuir el origen de esos contenidos, y en consecuencia, la propiedad del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, a la Demandante. Por otra parte, el Experto constata que al pie de la página web del sitio web referido figura – si bien en un tipo de letra pequeño – un “Aviso Legal” que dice: “El sitio web es (SIC) no tiene relación alguna con la marca MASMUSCULO o sus respectivos propietarios”, lo que contribuye a disminuir el riesgo de confusión.
Finalmente, el Experto no advierte que en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa el Demandado haga oferta alguna de bienes o servicios, sean ellos propios, de la Demandante, o de terceros, ni que contenga vínculos que remitan a sitios web comerciales. Ver Sermo, Inc. v. CatalystMD, LLC, Caso OMPI No. D2008-0647 (“Porque se trataba de un sitio de obvia crítica, y no de un sitio engañosamente diseñado para atraer a usuarios de Internet atribuyéndose falsamente ser el sitio del Demandante, cf. Planned Parenthood Fed’n of Am. v. Bucci, 1997 U.S. Dist. LEXIS 3338 (S.D.N.Y. March 19, 1997), el Experto determina que no era probable que el sitio confundiera a los consumidores. Más aún, es claro que el sitio no tiene una intención de ganancia comercial; por cierto, no parece haber comercio alguno en el sitio del Demandado, ni el Demandante ha alegado la existencia de tal comercio. Por las razones precedentes, el Panel decide que la Demandante no ha conseguido cumplir con su carga de probar que el Demandado carece de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio”.) 2
Por lo expuesto, el Experto considera que la Demandante no ha probado el segundo elemento de la Política.
No habiendo conseguido la Demandante probar el segundo elemento, no resulta necesario examinar el requisito de registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe. Ver Marco Rafael Sanfilippo v. Estudio Indigo, Caso OMPI No. D2012-1064 (“Dado que el Demandante fracasó en demostrar la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, el Panel no necesita ocuparse del elemento de mala fe). Ver Bidmania Co. v. Dale Cumming / Euro PC, Caso OMPI No. D2012-0632 (“Dadas las conclusiones del Panel en relación al segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política UDRP, no es necesario considerar el tercer elemento ya que los elementos son conjuntos”.)3
En opinión del Experto, la imputación de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa que hace el Demandado a la Demandante en el Escrito de Contestación a la Demanda no pasa de ser una alegación imprecisa y sin apoyo de evidencia.
Debe tenerse en cuenta que en este procedimiento no se ha entrado a analizar la veracidad o falsedad intrínseca de los contenidos del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, por lo que en principio no parece reprochable que el propietario de la marca íntegramente incorporada en el nombre de dominio en disputa, confusamente similar a la marca, marca que es aludida ex profeso en el sitio web correspondiente, el que tiene contenidos potencialmente lesivos para la marca, haya intentado recuperar el nombre de dominio en disputa recurriendo a este procedimiento.
El Experto tiene además en cuenta que la Demandante aparentemente está actuando sin asesoramiento legal en la compleja cuestión de los sitios web que se ejerce crítica a la marca incorporada en el nombre de dominio, en la que, como se ve en la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0,, párrafo 2.4, existen diversas interpretaciones entre los expertos. Por ello, parece razonable que un demandante, no representado por un abogado, y que considera que está siendo víctima de imputaciones falsas o injuriosas (lo que no corresponde analizar en este procedimiento), crea apropiado iniciar un procedimiento UDRP.
Por lo tanto, el Experto no considera que la Demandante haya abusado de mala fe de este procedimiento para apropiarse del nombre de dominio en disputa y desestima el pedido de declaración de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 28 de abril de 2014
1 Ver “http://www.merriam-webster.com/dictionary/redact”
2 Traducción no oficial del Experto.
3 Traducción no oficial del Experto.