La Demandante es Pepsico, Inc., representada por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., de los Estados Unidos Mexicanos (“México”), con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América (“EE.UU”).
La Demandada es Camimex Ventas, con domicilio en Torreón, México.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pepsico-mexico.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de febrero de 2015. El 6 de febrero de 2015 el Centro envió a Network Solutions, LLC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de febrero de 2015 Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante y proporcionando los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de febrero de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de marzo de 2015. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de marzo de 2015.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Se relatan los hechos tal cual han sido expuestos en la Demanda. Pepsico, Inc., es una empresa multinacional estadounidense dedicada a alimentos y bebidas. La Demantante es titular de numersosas marcas a través de sus unidades de negocio principales – Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay y Pepsi-Cola.
La marca PEPSICO se encuentra registrada en diversas jurisdicciones en el mundo, y es una marca de amplia difusión.
El 5 de enero de 2015, el nombre de dominio en disputa contenía referencias a la marca PEPSICO y la Fundación Pepsico pretendiendo ser un sitio de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de diciembre de 2014.
La Demandante es titular de la marca PEPSICO registrada en México y en numerosas jurisdicciones. En México, la marca PEPSICO se encuentra registrada en clases 29, 30, 32 y 41. En total, la Demandante alega ser titular de más de 300 marcas y avisos comerciales en esa jurisdicción. La Demandante alega que sus marcas son famosas en todo el mundo, incluyendo México, siendo que desde hace décadas es de las empresas más importantes en la fabricación y venta de refrescos de cola, entre muchos otros productos.
La Demandante alega que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe el 10 de diciembre de 2014. Alega que conocía la existencia de las marcas propiedad de la Demandante. Sostiene que la Demandada está usando el nombre de dominio en disputa para realizar un fraude, haciéndose pasar por una fundación que forma parte del grupo PEPSICO, induciendo al público al error.
Alega asimismo que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PEPSICO de la Demandante al punto de crear confusión, ya que la marca de la Demandante se encuentra completamente comprendida en el nombre de dominio en disputa. Agrega que la palabra “México” es simplemente una referencia al país en donde se encuentra operando la Demandada. Por lo que no es un término que cree distintividad y por lo tanto el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante.
La Demanda sostiene que la Demandada está usando la marca PEPSICO sin su autorización creando confusión al consumidor con ánimo de lucro, y que se aprovecha de la fama y del renombre de la marca PEPSICO para obtener un lucro.
La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. En tal sentido señala que no hay indicios que muestren que la Demandada ha usado el nombre de dominio en disputa de buena fe. Por el contrario señala que lo ha usado para hacerse pasar por Pepsico, lo cual muestra que la Demandada ha usado el nombre de dominio en disputa con el fin de perjudicar a la Demandante y con ello obtener un lucro realizando un fraude al público consumidor.
Agrega que la Demandante no ha sido conocida comúnmente con el nombre de dominio en disputa porque los derechos exclusivos de la marca registrada PEPSICO están en cabeza de la Demandante. Agrega que no existe relación comercial alguna entre PEPSICO, Inc., y la Demandante. Concluye que nunca se le ha otorgado ninguna licencia de uso de marca que le permita usar el nombre de la marca PEPSICO.
Respecto a la mala fe, explica que la Demandada conocía la existencia de las marcas propiedad de la Demandante, dada su fama a nivel mundial.
Asimismo, la Demandante adjunta a la Demanda una constatación realizada ante Notario Público donde se muestra el contenido del nombre de dominio en disputa al 8 de enero de 2015 (identificada en Anexo G). La Demandante alega que en dicha constatación es posible apreciar que la Demandada se hizo pasar por la Fundación Pepsico México, haciendo creer al consumidor que, a través de un depósito en una cuenta, se le va a entregar un automóvil “en remate”, situación que la Demandante alega es falsa.
Sostiene la Demandante que la persona que entra al nombre de dominio en disputa se encuentra con imágenes copiadas de la página legítima de Pepsico México, y además un cuadro en donde se ofrecen automóviles en venta, los cuales supuestamente están “en remate”. Una vez en la sección de autos en venta, se explica que el vehículo será entregado en la fábrica de Pepsico ubicada en la localidad mexicana de Vallejo. La Demandante sostiene en su Demanda haber presentado una querella ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 9 de enero de 2015 por medio de la cual solicita se investiguen los hechos relacionados con el nombre de dominio en disputa.
La Demandante concluye que la Demandada intentó de manera intencionada atraer al público consumidor al nombre de dominio en disputa, con ánimo de lucro y ha creado confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el nombre de dominio en disputa.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
La Demandante declara que, el idioma del acuerdo de registro es el inglés pero que la Demanda se ha presentado en español. La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español ya que la Demandada reside en México y además la información que aparece en la página web del nombre de dominio en disputa se encuentra en español. También sostiene que se está realizando un fraude en México con el nombre de dominio en disputa. Por todo lo anterior, la Demandante solicitó en la Demanda que el idioma del procedimiento sea ser español.
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En el presente caso la Demanda se presentó en español y la Demandante ha solicitado que el procedimiento se tramite en español. Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, la Demandada guardó silencio.
Teniendo en cuenta el idioma en el cual fue redactada la Demanda, el idioma del contenido del nombre de dominio en disputa, y que en el presente caso, la Demandante ha elegido someterse a la jurisdicción de los tribunales del domicilio de la Demandada según se denuncia en el WhoIs – esto es México –, respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar este último contra una decisión por la que se transfiera o cancele el nombre de dominio, el Experto decide que la decisión se dicte en español.
De acuerdo con lo establecido en el párrafo 18.a) de la Política y en consonancia con lo dispuesto en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme ("Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0"), párrafo 4.14, en caso de darse otro(s) procedimiento(s) legal(es) instituido(s) con anterioridad o durante un procedimiento administrativo con respecto a una disputa sobre un nombre de dominio que es el objeto de la demanda, el experto tendrá a su discreción decidir si suspende o pone termino al procedimiento administrativo, o si procede a emitir una decisión.
En este sentido el Experto toma nota de la querella interpuesta por la Demandante ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en México con fecha 9 de enero de 2015, por medio de la cual se solicita la investigación de los hechos relacionados con el nombre de dominio en disputa (esto es, el aparente fraude realizado por la Demandada al consumidor publico haciéndose pasar por la Demandante).
Independiente de la querella, este Experto considera apropiado dictar una resolución en este procedimiento.
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular en México y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre su marca PEPSICO y el nombre de dominio en disputa <pepsico-mexico.com>.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos. El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <pepsico-mexico.com> y la marca PEPSICO de la Demandante.
Dado que el nombre de dominio en disputa contiene la marca de la Demandante en su totalidad con la adición del termino geográfico “México” (separado con un guión “-”) y la extensión “.com” es dable esperar que el público consumidor considere que se trata del nombre de dominio correspondiente a la sucursal mexicana de la Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política.
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
La Demandante negó que estén presentes algunos de estos supuestos. Con esta afirmación, la carga de la prueba de alguno de estos supuestos recae sobre la Demandada, que no se ha presentado a refutar las afirmaciones de la Demandante.
Por lo demás, ninguno de los supuestos arriba mencionados se encuentran presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta ni se ha acreditado que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
- La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en el nombre de dominio en disputa. Ello es así pues a la fecha de presentación de la Demanda, el contenido del nombre de dominio en disputa, según afirmaciones de la Demandante que no fueron negadas por la Demandada, era el de un sitio aparentando ser de la Fundación Pepsico, con supuestos automóviles de remate. La Demandante alega que estos sería un fraude y por ello presentó una querella penal ante la Fiscalía competente. En opinión de este Panelista, tal situación junto a la inversión de la carga de la prueba ya mencionada, alcanza para considerar que en el nombre de dominio en disputa no ha existido una oferta de bienes o servicios de buena fe.
- La Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es “Camimex Ventas”.
Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.1
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que la Demandada conocía la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identificaba pues:
(a) La marca PEPSICO es ampliamente conocida en numerosos países (PepsiCo, Inc. v. Paul J. Swider, Caso OMPI No. D2002-0561, entre otros).
(b) El registro de la marca PEPSICO en México precede en varios años al registro del nombre de dominio en disputa. Por ende el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca PEPSICO junto con el término “México” no es ninguna coincidencia, por el contrario es una clara evidencia de la mala fe en el registro.
c) Al momento de presentar la Demanda, la Demandante aseveró que el nombre de dominio en disputa contenía numerosas referencias a la marca PEPSICO, a la Fundación Pepsico y ofrecía autos de remate. Estas afirmaciones no fueron negadas por la Demandada. Esta actividad motivó la presentación de una querella penal por parte de la Demandante. Las referencias a la marca PEPSICO en el contenido del nombre de dominio en disputa, a juicio de este Experto, prueban que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer al público consumidor al nombre de dominio en disputa con ánimo de lucro y crear confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea. Esto también implica un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa de conformidad con la Política, párrafo 4(b)(iv).
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <pepsico-mexico.com> sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 24 de Abril de 2015
1 El Experto considera que si bien la Política no lo define, puede sostenerse que la mala fe es la constatación de un hecho concreto: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado (cfr. Isabel García de Cortazar Fajardo, La mala fe en el procedimiento de la ICANN, Actas del Derecho Industrial n. 28, Marcial Pons, Madrid, España, 2007, pág. 233).