El Promovente es Jose Enrique Islas Varela y Abraham Martinez Ruiz con domicilio en México DF, México representado por Langlet, Abogados, S.C., México.
El Titular es Andres Martínez con domicilio en México DF, México.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <insemer.com.mx> e <insemer.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México ("Registry MX"). El agente registrador de los nombres de dominio en disputa es Neubox Internet SA de CV.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de marzo de 2016. El 3 de marzo de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 4 de marzo de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de marzo de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de abril de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud dentro del plazo. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de abril de 2016. El Titular envió un correo electrónico al Centro el 14 de abril de 2016 comunicando la no recepción de la Solicitud y solicitando información de la Solicitud. El Centro envió al Titular por correo electrónico el 14 de abril de 2016 una comunicación adjuntando una copia de la notificación de la Solicitud e inicio del procedimiento administrativo (junto con la Solicitud y sus anexos correspondientes) informando al Titular que la fecha límite para la presentación de su escrito de Contestación a la Solicitud era el 7 de abril de 2016, que dada la ausencia de respuesta, el Centro ha comenzado con el procedimiento de nombramiento de un grupo de expertos compuesto por un único miembro para la decisión del procedimiento, y que si desea presentar un Escrito de Contestación a la Solicitud de manera extemporánea el Centro procederá a remitir a la atención del Experto (una vez nombrado) su escrito de contestación, quedando a la sola discreción del Experto su consideración. Salvo, por una comunicación del Titular solicitando la lista de documentación remitida al Experto, el Titular no se volvió a comunicar con el Centro.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de abril de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es legítimo titular de la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, con número 1121214, en clase 44, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 17 de septiembre de 2009.
El Promovente otorgó a la empresa mexicana "GRUPO MEDICO MGI, S.C." una licencia de uso de marca respecto de la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño.
La empresa "GRUPO MEDICO MGI, S.C." aplica la marca 1121214 INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño para distinguir servicios médicos enfocados a tratamientos para la infertilidad, marca número 1121214.
La empresa "GRUPO MEDICO MGI, S.C." utiliza la página Web "www.insemer.com" para promocionar en Internet los servicios que presta.
El nombre de dominio <insemer.com> fue registrado el 31 de julio de 2009.
El Titular registró los nombres de dominio en disputa <insemer.com.mx> e <insemer.mx> el 18 de abril de 2011.
El Titular utiliza los nombres de dominio en disputa <insemer.com.mx> e <insemer.mx> para re-direccionar al público de Internet al sitio Web "www.ingenes.com".
Que en el sitio Web "www.ingenes.com" al que redirigen los nombres de dominio en disputa se promocionan servicios de tratamiento de infertilidad de un competidor del GRUPO MEDICO MGI, S.C (empresa licenciataria de la marca del Promovente) bajo la denominación "Instituto ingenes fertilidad y genética".
El Promovente es socio fundador de la sociedad civil "GRUPO MEDICO MGI", la cual presta el servicio de procesos médicos para la infertilidad.
El Promovente es legítimo titular del registro de marca 1121214 INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, mismo que ampara servicios médicos en materia de infertilidad registrada para los servicios de la clase 44. Mismo que se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales.
El Promovente otorgó a la empresa mexicana "GRUPO MEDICO MGI, S.C.", una licencia de uso de la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, marca número 1121214, en lo sucesivo "la Licenciataria".
La Licenciataria presta servicios médicos de infertilidad, distinguiéndolos con la marca 1121214 INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño.
Que José Enrique Varela, es socio de la Licenciataria, y es el titular del nombre de dominio <insemer.com> a través del cual la Licenciataria promociona los servicios de salud que presta.
Que el Titular utiliza los nombres de dominio<insemer.com.mx> e <insemer.mx> para re-direccionar al público de Internet al sitio Web "www.ingenes.com" donde se promocionan servicios de tratamiento de infertilidad de un competidor.
Que el Promovente envió un comunicado al Titular por correo electrónico en el que se le requirió que suspendiera el uso indebido de la marca del Promovente y que cediera inmediatamente la titularidad de los nombres de dominio en disputa, toda vez que los mismos causaban un daño al Promovente. A la fecha de presentación de la Solicitud, el Promovente no había recibido respuesta por parte del Titular.
Que el Titular adquirió los nombres de dominio en disputa casi dos años después del registro de la marca en México INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño.
Que de la búsqueda realizada de la denominación "Insemer" en el buscador "www.google.com", se desprende como principal resultado la página Web "www.insemer.com", página en la que promueve sus servicios la Licenciataria.
Que el Titular lleva a cabo actos desleales en el comercio, pues re-direcciona los nombres de dominio en disputa a la página electrónica "www.ingenes.com", en la que se promueven servicios que compiten directamente con los servicios prestados por la Licenciataria al amparo de la marca del Promovente, aprovechándose del renombre de los servicios prestados bajo la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante la "Política Uniforme"), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
Asimismo, tal y como se establece en el párrafo 4.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), la ausencia de presentación de un escrito de contestación a la Solicitud por el Titular no es suficiente para dictar una resolución en favor del Promovente. Es necesario que el experto constate el cumplimiento de los tres elementos que exige el párrafo 4(a) de la "Política Uniforme"1 previo a ordenar la cancelación o transferencia de los nombres de dominio en disputa. No obstante lo anterior, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente, ya que estos no han sido rebatidos por el Titular (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000‑0009).
El Promovente alega que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, marca que ha usado, al menos, desde el año 2009.
Del párrafo 1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, se desprende que el estudio para determinar el cumplimiento del presupuesto de identidad o similitud en grado de confusión entre un nombre de dominio en disputa y una marca, implica realizar un análisis comparativo entre la marca y los nombres de dominio en disputa con miras a determinar la posibilidad de confusión para un usuario de Internet. Al realizar el estudio, debe constatarse que la parte relevante de la marca forme parte de los nombres de dominio en disputa, soslayando los elementos genéricos y descriptivos, que, atendiendo a su naturaleza, no sean considerados suficientes para evitar la confusión que se genere entre los nombres de dominio en disputa y la marca objeto de estudio.
Una vez examinados todos los antecedentes y alegaciones del Promovente, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa, <insemer.com.mx> e <insemer.mx>, son similares en grado de confusión a la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño titularidad del Promovente. Lo anterior, ya que los nombres de dominio en disputa reproducen la denominación "Insemer", parte relevante que caracteriza a la marca del Promovente.
Tal y como se aprecia del diseño de la marca del Promovente, la parte denominativa que mayor distintividad aporta a la marca recae en la denominación "Insemer", (que aparece en la marca en mayúsculas) ya que la frase "instituto especializado en infertilidad y medicina reproductiva" que aparece bajo el término "Insemer" cumple la función de describir los servicios a los que se aplica la marca, a saber, un instituto que se especializa en dar tratamientos médicos para la infertilidad. Asimismo, el hecho que la frase "instituto especializado en infertilidad y medicina" tenga una tipografía de menor tamaño que la denominación "Insemer" y se ubique abajo de ésta, fortalece el mensaje de que la principal función distintiva dentro de la parte denominativa del signo distintivo visto en su totalidad recae en el término "Insemer".
Se destaca que el hecho de que la marca registrada del Promovente se acompañe de un diseño resulta indistinto para el caso de estudio, toda vez que los nombres de dominio, por su propia naturaleza, están compuestos solo de denominaciones.
Adicionalmente, los dominios correspondientes a código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".com.mx" y "mx" son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio.
Considerando lo anterior, este Experto considera que los nombres de dominio en disputa, <insemer.com.mx> e <insemer.mx>, son similares en grado de confusión a la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, acreditándose el cumplimiento del primer requisito de la Política.
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto de los nombres de dominio en disputa recae sobre el Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política Uniforme en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que el Promovente establezca al menos prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. (ver The Vanguard Group, Inc.v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, el Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido por los nombres de dominio en disputa. Asimismo manifiesta que el Titular no es conocido por una razón social que incluya la denominación "Insemer".
Por su parte, el Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, con 20 meses de anticipación a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la parte más distintiva de la marca del Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como "Insemer".
El Experto realizó una búsqueda de antecedentes registrales en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y constató que el Titular no cuenta con ningún registro de marca sobre la denominación "Insemer".
Asimismo, de la evidencia aportada por la Promovente se desprende que los nombres de dominio en disputa re-direccionan al sitio Web "www.ingenes.com", donde se promocionan los servicios de un competidor. Lo anterior difícilmente se puede considerar, en opinión de este Experto como un uso de buena fe del que se puedan desprender derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
No habiéndose probado existencia de derecho o interés legítimo del Titular sobre los nombres de dominio en disputa, hay que concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 1.a.ii) de la Política.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por el Promovente, este Experto considera acreditado lo siguiente:
(i) Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con el Promovente.
(ii) Que el Promovente ha probado ser titular de la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, la cual fue registrada en México con veinte meses de anticipación a la fecha en la que el Titular registró los nombres de dominio en disputa.
(iii) Que el Promovente ha concedido una licencia de uso a la Licenciataria, la cual tiene amplia presencia a nivel nacional en el mercado relevante de tratamientos para la infertilidad, tal como surge de las evidencias del caso.
(iv) Que los nombres de dominio en disputa consisten íntegramente en el término "Insemer" que se corresponde con la parte denominativa más distintiva de la marca del Promovente.
(v) Que el Titular utiliza los nombres de dominio en disputa para re-direccionar al sitio Web "www.ingenes.com" donde se informa sobre servicios de medicina reproductiva y fertilidad de un competidor.
Consecuentemente, el Experto considera que el Titular conocía la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado en el momento de registrar los nombres de dominio en disputa.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró los nombres de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Licenciataria de la marca del Promovente a la página Web "www.ingenes.com", la cual compite con servicios médicos para tratamientos para infertilidad prestados en México. Es decir, el uso de los nombres de dominio en disputa por el Titular genera un tráfico indebido que favorece a los competidores de la empresa Licenciataria de la marca del Promovente, cuyos servicios se ofertan en la página de Internet "www.ingenes.com", capitalizando indebidamente el reconocimiento y prestigio que goza la marca del Promovente en el mercado relevante de tratamientos para infertilidad.
Por ello, entiende este Experto que el registro de los nombres de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca INSEMER INSTITUTO ESPECIALIZADO EN INFERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA y diseño, con el ánimo de atraer indebidamente a la clientela potencial de la Licenciataria de la marca del Promovente.
Por todo lo anterior, este Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello considera cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <insemer.com.mx> e <insemer.mx>, sean transferidos al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 8 de Mayo de 2016
1 Analógicamente, y a los efectos del presente procedimiento, el Experto analizará el cumplimiento de los tres elementos que exige el artículo 1.a. de la Política.