El Promovente es Bureau Veritas con domicilio en Neuilly Sur Seine, Francia, representado por Nameshield, Francia.
El Titular es Registration Private con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de America / Jose Rodriguez con domicilio en Veracruz, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bureauveritas.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de febrero de 2018. El 20 de febrero de 2018 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de febrero de 2018 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 6 de marzo de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 7 de marzo de 2018. El Centro recibió la Solicitud enmendada en papel en fecha 6 de abril de 2018. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplieran con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 11 de abril de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de mayo de 2018. El Titular no contestó la Solicitud, limitándose a enviar al Centro dos correos electrónicos que se describen en el apartado 5B infra.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de mayo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se substancia en idioma español, de acuerdo con la regla general del artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
El Promovente es una de las dos compañías que lideran la industria de servicios de ensayo en laboratorio, inspección y certificación en el mundo.1 El Promovente, que fue creado en 1828, ofrece servicios y soluciones en 140 países para asegurar que los activos, productos, infraestructura y procesos de sus clientes cumplan con normas y estándares en materia de calidad, salud, seguridad, protección medioambiental y responsabilidad social.
El Promovente es titular, entre muchos otros registros marcarios, de los registros internacionales Nos. 311819 y 763643 de la marca BUREAU VERITAS, otorgados el 12 de abril de 1966 y el 29 de marzo de 2001, respectivamente, con relación a productos y servicios comprendidos en diecinueve distintas clases del nomenclador internacional.
El Promovente tiene también registrada la marca BUREAU VERITAS en México (Reg. No. 1030131) desde el 14 de marzo de 2008, para amparar productos comprendidos en la clase 38 internacional.
Los registros marcarios del Promovente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos jurídicos frente a terceros.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 30 de mayo de 2017 y desde entonces lo ha tenido estacionado, valiéndose del servicio de “parking” gratuito que ofrece GoDaddy.
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada del Promovente;
ii. El código de país “.mx”, al ser un elemento necesario para registrar un nombre de dominio correspondiente a México, no desvirtúa la impresión general de que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada del Promovente;
iii. El Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ya que no realiza ninguna actividad para el Promovente ni está afiliado a este;
iv. El Titular “Jose Rodríguez” no es conocido como BUREAU VERITAS;
v. Desde que registró el nombre de dominio en disputa hace casi 9 meses, el Titular no lo ha usado ni ha hecho preparativos demostrables para usarlo;
vi. El Titular era conocedor del Promovente y de su marca BUREAU VERITAS al momento del registro del nombre de dominio en disputa, como se infiere del hecho de que el nombre de dominio en disputa contiene la marca BUREAU VERITAS en su integridad;
vii. Desde su registro, el nombre de dominio en disputa muestra la página de aparcamiento del Registrador;
viii. No hay información de ningún uso del nombre de dominio en disputa, lo que hace suponer la mala fe del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en disputa;
ix. El Titular registró y ha mantenido el nombre de dominio en disputa para evitar que el Promovente registre su marca BUREAU VERITAS como nombre de dominio con extensión “.mx”, por lo tanto desviando el tráfico de Internet del Promovente.
El Titular omitió contestar la Solicitud. No obstante, el 6 de marzo de 2018, el Titular envió un correo electrónico al Centro, señalando que “[el] dominio ya fue removido de mi sitio web por parte de Godaddy revísenlo con ellos”, y otro correo electrónico con la impresión del sitio web.
En virtud de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, así como a la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos elementos en el caso concreto.
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma los nombres de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.
El Promovente funda su Solicitud en dos registros marcarios internacionales y uno mexicano que tienen por objeto la denominación BUREAU VERITAS. El registro de marca internacional más antiguo está vigente desde 1966, mientras que el registro marcario mexicano lo está desde 2008. Cualquiera de los registros marcarios de mérito preexiste al nombre de dominio en disputa.
Sentado lo anterior, al confrontar la marca registrada BUREAU VERITAS con el término “bureauveritas” que integra la porción relevante del nombre de dominio en disputa para efectos del requisito en estudio, salta a la vista la coincidencia textual entre los signos en pugna.
De ahí que para el Experto el nombre de dominio en disputa resulte idéntico a la marca registrada del Promovente.
En consecuencia se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, en vista de que a) el Titular no realiza ninguna actividad para el Promovente ni está afiliado a este; b) el Titular “Jose Rodríguez” no es conocido como BUREAU VERITAS, y c) el Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa ni ha hecho preparativos demostrables para usarlo, a partir de que lo registró
hace casi 9 meses.
Estas alegaciones no fueron refutadas por el Titular, y al mismo tiempo resultan creíbles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. En consecuencia, es de inferirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
El reconocimiento internacional que se ha forjado la marca BUREAU VERITAS, por un lado (ver apartado 6.E infra), y el mero “aparcamiento” en que ha permanecido el nombre de dominio en disputa desde su registro, por otro, corroboran la falta de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
De entrada, el Experto subraya que, a diferencia de la UDRP, la Política solo exige que los nombres de dominio en disputa se hayan registrado o se utilicen de mala fe.
El Experto advierte que la marca BUREAU VERITAS es ampliamente conocida en la industria de la verificación, inspección y certificación (mejor conocida como TIC por sus siglas en inglés,2, con la cual se asocia desde 1966. Dicha marca se explota comercialmente en 140 países, incluido México.3
El alcance geográfico de la marca del Promovente que se extiende a los cinco continentes y la longevidad de su uso por más de medio siglo, permiten inferir al Experto que el término BUREAU VERITAS se explica únicamente como marca del Promovente.
La incorporación de una marca con fuerte capacidad distintiva como BUREAU VERITAS, en un nombre de dominio, sin autorización del titular de dicha marca, es indicativa de mala fe para efectos de la Política. Ver Lotería de Concepción c. Christian Altimari, Caso OMPI No. D2016-1128 (la marca TELEKINO tiene una acepción esencialmente marcaria, y consecuentemente, el registro y uso del nombre de dominio <telekino-sorteo.com> no puede entenderse de otra forma que como un intento del Demandado de aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca TELEKINO para captar visitantes y anunciantes a su portal).
En este orden de ideas, el Experto estima que el registro del nombre de dominio en disputa, el cual es idéntico a la marca BUREAU VERITAS, comporta un aprovechamiento indebido del reconocimiento que goza la marca del Promovente en la industria global de TIC.
El uso del servicio de aparcamiento de GoDaddy desde la fecha de registro del nombre de dominio en disputa confirma, a juicio del Experto, la intención del Titular de impedir al Promovente reflejar su marca BUREAU VERITAS en un nombre de dominio equivalente con extensión “.mx”.
Atento a todo lo cual, el Experto concluye que, en términos de la Política, el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe, el nombre de dominio en disputa.
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bureauveritas.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 15 de junio de 2018
1 Testing Inspection and Certification (TIC) Market Research Report- Global Forecast to 2023, disponible en: www.marketresearchfuture.com/reports/testing-inspection-certification-market-1947
2 Testing, Inspection and Certification.
3 “www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/Worldwide-Locations/All_locations/”