El Promovente es ArcelorMittal (SA), con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representado por Nameshield, Francia.
El Titular es Juan Carlos Vaca Garcia, con domicilio en Ciudad de México, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <arcelormittalmexico.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de mayo de 2018. El 16 de mayo de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de mayo de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud enmendada el 29 de mayo de 2018. El Centro recibió la Solicitud en papel el 5 de junio de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de junio de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de junio de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de junio de 2018.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de julio de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se conduce en español atendiendo a la regla general prevista en el artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
El Promovente, que nació en 2006 mediante la fusión de Mittal Steel y Arcelor, es la empresa siderúrgica más grande del mundo. El Promovente opera en 60 países y en el 2017 tuvo ventas por USD 68,679 millones1.
El Promovente es titular, entre muchos otros registros marcarios, del registro internacional No. 947686 de la marca ARCELORMITTAL, otorgado el 3 de agosto de 2007, con relación a productos y servicios comprendidos en las clases 6, 7, 9, 12, 19, 21, 39, 40, 41 y 42 del nomenclador internacional.
El Promovente tiene también registrada en México la marca ARCELORMITTAL para amparar productos comprendidos en la clase 6 (registro No. 1103534, otorgado el 4 de junio de 2009), 12 (registro No. 1057993, concedido el 29 de agosto de 2008) y 40 (registro No. 1103535, otorgado el 4 de junio de 2009) del nomenclador internacional.
Los registros marcarios del Promovente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos jurídicos frente a terceros.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 1 de mayo de 2018. El sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa se hace pasar por el sitio Web auténtico del Promovente en México.
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es similar a la marca ARCELORMITTAL del Promovente, la cual es notoriamente conocida y distintiva;
ii. La adición del término geográfico “México” no constituye un elemento suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca del Promovente;
iii. El código de país “.mx” refuerza la impresión de que el nombre de dominio en disputa está relacionado con el Promovente;
iv. El Promovente afirma que el Titular no está afiliado a él ni ha sido autorizado por él en modo alguno;
v. El Titular “Juan Carlos Vaca Garcia” no es conocido corrientemente por el nombre “arcelormittalmexico”;
vi. El nombre de dominio en disputa muestra contenido relacionado con el Promovente, lo cual tiene la intención de confundir a los clientes del Promovente;
vii. El nombre de dominio en disputa contiene la marca ARCELORMITTAL en su integridad, de donde se infiere que el Titular era conocedor del Promovente y de su marca comercial al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;
viii. El uso del nombre de dominio en disputa se refiere claramente al Promovente;
ix. El Promovente concluye que el nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido utilizado para desviar tráfico del sitio Web del Promovente, con el fin de obtener un lucro a expensas de la reputación que tiene la marca ARCELORMITTAL en México.
El Titular no contestó la Solicitud, dejando así de comparecer a este procedimiento para defenderse de las alegaciones que en su contra formuló el Promovente.
En razón de las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, así como a la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para acoger la pretensión del Promovente, este debe acreditar los tres elementos de la acción siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.
El Promovente funda su Solicitud en un registro marcario internacional y tres registros de marca mexicanos que amparan la denominación ARCELORMITTAL. Estos registros marcarios preexisten al nombre de dominio en disputa.
Al confrontar la marca registrada ARCELORMITTAL con el término “arcelormittalmexico” que conforma el segmento relevante del nombre de dominio en disputa para efectos del elemento en estudio, se advierte que la marca del Promovente está contenida íntegramente en el nombre de dominio del Titular.
La reproducción total de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa acarrea la semejanza en grado de confusión que condena el artículo 1.a).i) de la Política. Ver sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (cuando un nombre de dominio incorpora una marca en su totalidad, o cuando al menos el rasgo dominante de esa marca es reconocible en el nombre de dominio, este último normalmente será considerado semejante en grado de confusión con respecto a dicha marca para efectos del primer elemento de la acción UDRP).
En cuanto al término geográfico “mexico”, cuando la marca correspondiente es reconocible en el nombre de dominio en disputa, la inclusión de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sinsentido, u otros) no impedirían una determinación de semejanza en grado de confusión bajo el primer elemento. La naturaleza de estos términos puede sin embargo tener relevancia bajo los otros dos elementos. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por ende, el Experto determina que se ha superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, en vista de que a) el Titular no está afiliado al Promovente ni ha sido autorizado por este último de ningún modo; b) el Titular “Juan Carlos Vaca Garcia” no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, y c) el nombre de dominio en disputa muestra contenido relacionado con el Promovente, lo cual tiene la intención de confundir a los clientes del Promovente.
Estas alegaciones no fueron refutadas por el Titular, y al mismo tiempo resultan creíbles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. En consecuencia, es de inferirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
El hecho verificado por el Experto, de que el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa se haga pasar por el sitio Web oficial del Promovente, confirma la falta de derechos e intereses legítimos del Titular para efectos del elemento en estudio.
De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a).ii) de la Política.
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
El Experto observa, de entrada, que la marca ARCELORMITTAL del Promovente es notoriamente conocida en la industria metalúrgica global. Ver ArcelorMittal (SA) v. BMW.XX, Caso OMPI No. D2017-2321 (el demandante y su marca ARCELORMITTAL gozan de una fuerte reputación en todo el mundo, siendo que además, la marca ARCELORMITTAL es distintiva al ser un término inventado).
La apropiación de una marca distintiva y notoria como ARCELORMITTAL para registrarse como nombre de dominio, sin autorización del titular de dicha marca, es indicativa de mala fe para efectos de la Política. Ver ArcelorMittal SA v. Tina Campbell, Caso OMPI No. DCO2018-0005 (la marca ARCELORMITTAL es tan reconocida internacionalmente en el sector de metales y producción de acero que resulta inconcebible que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa sin tener conocimiento de dicha marca).
La adición del término geográfico “mexico” no hace sino reforzar la asociación del nombre de dominio en disputa con las actividades del Promovente en México. Ver Société des Produits Nestlé S.A. v. Perfect Privacy, LLC / Manuel Camacho, Caso OMPI No. D2016-2557.
En estas condiciones, el Experto juzga que el registro del nombre de dominio en disputa comporta un aprovechamiento indebido de la reputación internacional de la marca del Promovente.
Por otro lado, el uso del nombre de dominio en disputa con relación a un sitio Web que usurpa la identidad del Promovente no deja ninguna duda de la mala fe del Titular a la luz del artículo 1.b).iv) de la Política.
Atento a todo lo cual, el Experto concluye que, en términos de la Política, el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe, el nombre de dominio en disputa.
De esta forma se colma el supuesto del artículo 1.a).iii) de la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <arcelormittalmexico.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 23 de julio de 2018
1 Información disponible en “www.corporate.arcelormittal.com”