La Demandante es Ints It Is Not The Same, Gmbh, con domicilio en Zug, Suiza, representada por UBILIBET, España.
La Demandado es Carlos Gil Belmonte, con domicilio en Murcia, España, representado mediante apoderado, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <desigualcorner.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de marzo de 2010. El 25 de marzo de 2010 el Centro envió a 1&1 Internet AG via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de marzo de 2010, 1&1 Internet AG envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativos, técnicos y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de abril de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de abril de 2010. No obstante, tras la petición de extensión realizada por el Demandado, el Centro acordó extender el plazo de contestación hasta el día veintiocho de abril de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro en tal fecha. El 5 de mayo de 2010, en atención a una confusión producida por la existencia de otro procedimiento de resolución de conflictos entre las mismas partes, el Centro otorgó al Demandado un plazo de cinco días para adaptar el Escrito de Contestación. El 6 de mayo de 2010, el Demandado presento su Escrito de Contestación adaptado.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Demandante, que tiene por objeto social la protección y distribución de ropa, calzado, y accesorios, es propietario de las siguientes marcas en las que aparece sola, o acompañada el término “desigual”:
Ámbito Número Marca Clase/S Fecha de Solicitud Comunitario 107797 9,14,18 y 25 01/04/96 Comunitario 3805652 DESIGUAL 18, 25 y 39 29/04/04 Comunitario 5887021 DESIGUAL 3, 9, 14, 16, 24, 38,41 y 42 09/05/07 Internacional (CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI y SK) 828890 25, 39 y 42 23/03/04 Internacional (AL, DZ.AM, AZ,BT, BY, BA, KP, HR, CU, EG, RU, IR, KZ, KE, KG, LS, LR, LI, MK, MA, MD, MC, MN, ME, MZ, NA, SM, RS, SL, SY, SD, CH, SZ, TJ, UA, UZ y VN) 954684 DESIGUAL 3, 9, 18 y 25 03/09/07 Internacional (AL, DZ.AM, AZ,BT, BY, BA, KP, HR, CU, EG, RU, IR, KZ, KE, KG, LS, LR, LI, MK, MA, MD, MC, MN, ME, MZ, NA, SM, RS, SL, SY, SD, CH, SZ, TJ, UA, UZ y VN) 956198 DESIGUAL 3, 9, 18 y 25 04/09/07 Nacional (USA) 2088319 25 23/01/96 Nacional (Japón) 40223550 25 28/12/05 Nacional (ES) 1174004 DESIGUAL NO ES LO MISMO 35 23/12/86 Nacional (ES) 2842159 DESIGUAL 3,14,18,24 y 28 30/01/87 Nacional (ES) 1767872 25 18/06/93 Nacional (ES) 1940743 6 12/01/95 Nacional (ES) 1988885 9 05/10/95 Nacional (ES) 2809508
39 y 42 09/05/97 Nacional (ES) 2824997 16 y 41 23/10/97 Nacional (ES) 2769640 3,6,9,12,14,16,18,24 ,25,28,35,38,39,41 y 42 27/04/07 Nacional (ES) 2769646 DESIGUAL 3,6,9,12,14,16,18,24 ,25,28,35,38,39,41 y 42 27/04/07 Queda probado en el expediente el carácter notorio de la marca DESIGUAL en España. Así y por lo que se refiere a España tal calificación viene reconocida en la sentencia de 27 de junio de 2005 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Así pues en el Fundamento de Derecho Tercero de la misma se dice: “...a la vista de la documentación incorporada a los autos, debe considerarse que la marca prioritaria ostenta una indudable notoriedad, lo que obliga a reforzar la protección de la misma...”. El Demandado registró el Nombre de Dominio en disputa el 11 de septiembre de 2008. Respecto al primero de los requisitos de la Política entiende que el nombre de dominio objeto de esta disputa <desigualcorner.com > es muy similar a los signos distintivos de ámbito nacional, comunitario e internacional de su titularidad. La mayor parte de las marcas cuyo registro ostenta la Demandante coinciden, a excepción del término genérico “corner”, con el nombre de dominio titularidad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusión que ello crea entre los consumidores y usuarios. Por lo que se refiere al segundo requisito, manifiesta que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente Demanda. El Demandado no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Desigual” o “Desigualcorner” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además manifiesta que el Demandado nunca fue conocido por “Desigualcorner” ni por “Desigual” antes de registrar el nombre de dominio <desigualcorner.com>. Considera la Demandante que al acceder a <desigualcorner.com> la web que se despliega consiste en una tienda de venta de productos de la marca Desigual on line. Dicha página web reproduce tanto en su pantalla inicial como en el encabezamiento la marca DESIGUAL utilizando una tipografía muy similar a la empleada por el Grupo Desigual, confundiendo a los internautas que asocian esta web con la Demandante, induciendo a los usuarios a la errónea creencia de que se trata de un nombre de dominio identificativo de la Demandante En cuanto al último de los requisitos manifiesta la Demandante que el Demandado registró en nombre de dominio en disputa siendo conocedor de su notoriedad pues es imposible que desconociera su existencia. Además, considera que el Demandado aprovecha el nombre de dominio <desigualcorner.com> únicamente para generar tráfico, obviamente con ánimo de lucro, a favor de su sitio web. Es decir, quien por desconocimiento teclee en su navegador <www.desigualcorner.com> acabará en una web ajena al Grupo Desigual. Siendo por tanto reconocido el carácter notorio de la marca DESIGUAL para identificar los productos del Grupo Desigual, confirma la tesis de que el registro del nombre de dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. En primer lugar, el Demandado manifiesta que el nombre de dominio en disputa no es idéntico con la marca de la Demandante ya que el término “Desigual” (con la “s” invertida o no), no es idéntico a <desigualcorner.com>. Además, considera que el nombre no es similar hasta el punto de crear confusión con la marca “Desigual” por lo siguiente: a) a través de Google y con la utilización del término “desigual” no se puede llegar al nombre de dominio <desigualcorner.com> y b) la web establece claramente que los productos allí vendidos son de la marca DESIGUAL, adquiridos por “Viannchi” en virtud de pedido a la distribuidora en España de la Demandante y c) considera que el término “desigual” es un término no exclusivo de carácter genérico y que la marca de la Demandante carece de carácter notorio, salvo en España. Por lo que se refiere al segundo de los requisitos considera que el interés legítimo que sustenta su titularidad se basa en el hecho de que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa <desigualcorner.com> y así sus clientes lo identifican con la empresa que gestiona el Demandado. En apoyo de cuanto antecede aporta diversos correos electrónicos en los que se relaciona al Demandado y a la tienda “Viannchi” con el nombre de dominio en disputa. En este sentido, el Demandado realiza la siguiente aclaración de las personas y entidades en juego: “Discolmed, S.L.” entidad mercantil de la que el Demandado es Administrador y que no mantiene relación alguna con la Demandante o su distribuidora en España; “Viannchi”, tienda multimarca; Rosa Moreno, esposa del Demandado y titular de la tienda “Viannchi” quien comercializa productos de la marca DESIGUAL y finalmente, el propio Demandado, señor Gil Belmonte, titular del nombre de dominio en disputa. Por otra parte, declara que hasta julio de 2009 en los pedidos que realizaba “Viannchi” no existía una prohibición expresa de la venta on line por lo que la venta en su web no es más que la venta on line de la venta que hace “Viannchi” off line de los productos adquiridos a la Demandante como tienda oficial. En todo caso, considera el Demandado que el nombre de dominio <desigualcorner.com> es un nombre de fantasía que no conduce a confusión a los internautas. Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos entiende el Demandado que la marca de la Demandante goza de notoriedad “relativa” por existir en México y en Argentina la marca “Desigual” a favor de terceros. Además, considera inmoral que se le impute “ánimo de lucro” cuando la Demandante es beneficiaria de la venta de los pedidos servidos al Demandado. Niega que el nombre de dominio haya sido adquirido con la intención de venderlo o cederlo a un tercero; que no se ha pretendido impedir a la Demandante que refleje en un nombre de dominio su marca o que exista intención de perturbar la actividad de la Demandante ni tampoco ha sido registrado con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado. Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos cuya carga corresponde a la Demandante (i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. La Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosas marcas cuyo elemento principal o único es el término “desigual”, así como de efectuar un consolidado uso de las mismas en su ámbito de actuación desde el año 1986. De la misma, cabe reconocer la indudable similitud entre la marca DESIGUAL con el nombre de dominio en disputa <desigualcorner.com> hasta el punto de causar confusión pues, quedando reproducida íntegramente la marca de la Demandante, se cumple con este primer requisito. Además la adición de un término genérico o descriptivo como “corner” no aporta un valor distintivo suficiente (Sanofi-Aventis v. US-Meds.com,
Caso OMPI No. D2004-0809). Por tanto, queda cumplido el primero de los requisitos de la Política en los términos del párrafo 4.a).i). Para que se cumpla el segundo requisito de la Política el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. En el presente caso no existe disputa sobre la existencia de una web del Demandado en la que se venden productos de la Demandante así como que el Demandado, según el mismo admite no es un distribuidor autorizado. No obstante, y, como mantiene el Demandado, a pesar de no ser un distribuidor autorizado, este alega ser conocido en el mercado por el nombre “Desigualcorner”. Así manifiesta que “Rechazamos la afirmación de que el Demandado no sea conocido por el nombre desigualcorner ya que sus clientes identifican perfectamente desigualcorner con la empresa del Sr. Gil Belmonte”. Es decir es titular del nombre de dominio en disputa y, además, administrador de la mercantil “Discolmed, S.L.” que según parece se encarga de la explotación de la web. Por tanto, con cuanto antecede debemos analizar si existen indicios que permitan reconocer al Demandado derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por ser comúnmente conocido como “Desigualcorner”? Pues bien, en apoyo a la pretensión de ser comúnmente conocido por el nombre de dominio el Demandado aporta una serie de correos electrónicos dirigidos desde y al nombre dominio <desigualcorner.com> por la empresa del Demandado o por clientes suyos. Sin embargo, de la lectura de dicha documental no podemos aceptar este argumento. Ninguno de los correos remitidos o recibidos permite concluir que el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Es decir, del texto de dichos correos electrónicos no existen indicios que permitan calificar el nombre de dominio en disputa <desigualcorner.com> como “nombre comercial”, “apellido”, “seudónimo” o “mote” del Demandado que avalen tal identificación. Finalmente debe añadirse que no existe “disclaimer” o aviso legal que revele la relación o vinculación entre las partes cuando el internauta accede inicialmente a la web. A este respecto, existen numerosas resoluciones que se han planteado la cuestión sobre si un revendedor de productos bajo protección marcaria puede tener o no, derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio que incluye tales derechos. Del conjunto de estas resoluciones podríamos encontrar opiniones divergentes. No obstante, lo cierto es que la resolución más influyente y, determinante de la corriente mayoritaria a nivel internacional, es Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0902. En esta resolución se analizan, aunque a propósito de un distribuidor autorizado, sí el Demandado se encuentra realizando una oferta de buena fe de bienes y servicios en caso de uso del nombre de dominio <okidataparts.com> por el revendedor que incorpora en su integridad la marca del demandante, la mercantil Oki Data. De los diferentes requisitos que en dicha resolución se fijan no parece, en opinión de este Experto, que el Demandado haya cumplido con la obligación de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca sin que baste para tal efecto la confusa manifestación que realiza a propósito de las condiciones de uso. Por lo expuesto, en opinión de este Experto, este conjunto de indicios abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del párrafo 4.a).ii) de la Política. La Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores al menos en España. A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. Por ello, cabe apreciar un registro de mala fe basado en el conocimiento previo que de la marca DESIGUAL tenía el Demandado. Por lo demás, entiende este Experto que la utilización del Demandado de la marca DESIGUAL de titularidad de la Demandante, sin contar con la pertinente autorización, así como la utilización por el Demandado del nombre de dominio en conflicto <desigualcorner.com> para promover su propia actividad comercial atrayendo, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, se crea la posibilidad de confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web. Por ello, entendemos que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca DESIGUAL, de manera que el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <desigualcorner.com> se produjo de mala fe por el Demandado. De esta manera se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro, como en la utilización del nombre de dominio, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el párrafo 4.a).iii) de la Política. Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 de la Política, el Experto ordena que el nombre de dominio <desigualcorner.com> sea transferido al Demandante. Manuel Moreno-Torres Fecha: 10 de mayo de 2010
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante en su Demanda afirma que:
B. Demandado
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
B. Derechos o intereses legítimos
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
7. Decisión
Experto Único