Le Requérant est la société nationale des télécommunications: Tunisie Telecom, Tunis, Tunisie représenté par le Cabinet Faleh & Laribi-Avocats, Tunisie.
Le Défendeur est Openote, Taieb Felfel domicilié à Bagneux, France.
Le litige concerne le nom de domaine <tunisietelecom.biz>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.
Une plainte a été déposée par la société nationale des télécommunications Tunisie Telecom auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 septembre 2010.
En date du 24 septembre 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 septembre 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 septembre 2010, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 30 septembre 2010.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 1 octobre 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 octobre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 21 octobre 2010.
En date du 9 novembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant est la société nationale des télécommunications, Société Anonyme de droit tunisien et est identifié par son nom commercial « Tunisie Télécom » depuis au moins le 17 avril 1995. Comme son nom commercial l’indique, le Requérant est actif dans le secteur des télécommunications en Tunisie.
Le Requérant est le titulaire de la marque suivante :
- TUNISIE TELECOM, marque figurative, déposée auprès de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle en Tunisie sous le numéro ET060386 en date du 18 avril 2006 et enregistrée le 11 août 2007 dans la classe 38.
Le 21 mai 2007, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <tunisietelecom.biz> auprès de l’unité d’enregistrement, OVH. Le Défendeur a admis qu’il ne fait pas d’usage actif du nom de domaine et que le nom de domaine renvoie à un site parking.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine d’une façon légitime ou équitable, mais qu’il le renvoi par contre à un site parking qui renvoie à des liens commerciaux vers des services d’une unité d’enregistrement sans qu’il y ait un début préparatif sérieux depuis l’enregistrement du nom de domaine en mai 2007. Finalement, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Défendeur soutient que la demande du Requérant à récupérer le nom de domaine litigieux est illégitime en arguant que la récupération du nom de domaine par le Requérant créerait une situation antiréglementaire ne garantissant pas le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Le Défendeur soutient également avoir parqué le nom de domaine en attendant l’évolution réglementaire et l’ouverture du marché en Tunisie pour la commercialisation des produits télécoms. Finalement le Défendeur soutient de ne pas être de mauvaise foi, puisque autrement il aurait utilisé le nom de domaine litigieux pour promouvoir ses propres produits « en profitant de la confusion de nom ».
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions UDRP, que le Requérant doit prouver tous les trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs pour pouvoir établir que le nom de domaine peut être transféré. Puisqu’il s’agit de procédures civiles le critère de la preuve est la balance des probabilités.
Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver dans le sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
1. le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
2. le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquence, la Commission examinera ces critères séparément.
Premièrement, le Requérant doit établir qu’il existe des droits de marques ou de services dont il est titulaire. Comme le Requérant est le titulaire de la marque figurative tunisienne comprenant les mots tunisie telecom, qui est le nom commercial du Requérant et que le Requérant utilise la marque afin de distinguer ses services de télécommunication, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques ou de services dont il est titulaire. La marque tunisienne dont le Requérant a fait preuve d’être le titulaire a été déposée le 18 avril 2006, bien avant la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, c’est à dire le 21 mai 2007. Dès lors, la Commission constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant datent d’avant la registration du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à l’élément verbale de la marque figurative TUNISIE TELECOM, ainsi qu’au nom commercial du Requérant. Conformément à une jurisprudence constante des commissions administratives de l’OMPI, les suffixes des noms de domaine litigieux doivent être ignorés afin d’apprécier la similarité entre ceux-ci et les marques invoquées.
Puisque le nom de domaine litigieux est identique à l’élément verbal et prépondérant de la marque dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque dont le Requérant est le titulaire peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a de ni de droits ni d’intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine.
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni de droits ni d’intérêts légitimes dans le nom de domaine pour mettre la charge de la preuve chez le Défendeur. (Voir: Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094 (<championinnovation.com>); Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455 (<croatiaairlines.com>); Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110 (<belupo.com>).)
La Commission administrative remarque que le Défendeur, qui est une personne physique, n’est pas connu par le nom de domaine litigieux et n’exerce aucun commerce ou entreprise sous ces termes. Pareillement, le Défendeur n’a pas obtenu de droit de marque ou de service dans ces mots. Le Défendeur n’a pas non plus reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant, pour enregistrer le nom de domaine litigieux. De même, il n’existe aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.
La Commission constate que le Défendeur a admis que le nom de domaine renvoyait à un site parking, expliquant que ceci serait en attendant l’évolution réglementaire et l’ouverture du marché en Tunisie pour la commercialisation des produits télécom. Le Défendeur poursuit néanmoins en arguant qu’il commercialise déjà des produits de téléphonie vers la Tunisie et admet donc être un concurrent direct du Requérant.
En tout état de cause, le Défendeur n’est pas connu sous le nom « Tunisie Telecom » et admet de ne faire aucun usage actif du nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur n’a pas su démontrer qu’il a pris de préparatifs sérieux en vue de l’usage du nom de domaine litigieux en relation à une offre de bonne foi de biens ou de services avant la notification du litige et ne montre pas d’avoir un intérêt légitime.
Dès lors, le critère du paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est rempli.
Le Requérant doit prouver sur la balance des probabilités que le nom de domaine était enregistré et utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas dans lequel les faits démontrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine.
La liste comprend également le cas dans lequel le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et lorsqu’il est coutumier d’une telle pratique.
La Commission administrative note que le Défendeur ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été parfaitement conscient de l’existence du nom commerciale utilisé par le Requérant et du dépôt par le Requérant de la marque figurative TUNISIE TELECOM avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux <tunisietelecom.biz>.
En effet, le Défendeur, admet être active dans la commercialisation de produits de téléphonie vers la Tunisie et laisse apparaître avoir une connaissance particulière dans le secteur des télécommunications en Tunisie. Le Défendeur ne peut dès lors sérieusement prétendre ne pas avoir connu le Requérant, son nom commercial et le fait qu’il a déposé la marque figurative TUNISIE TELECOM.
La Commission considère que le Défendeur a été ou aurait dû être au courant de l’existence du dépôt la marque par le Requérant au moment de l’enregistrement. Par conséquent, il en ressort que, dans les circonstances de cette affaire, l’enregistrement du nom de domaine litigieux s’est fait de mauvaise foi (Voir Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
Dans le cas présent, le Défendeur a admis de ne faire aucun usage actif du nom de domaine litigieux et de renvoyer les internautes à un site parking. La préservation passive d’un nom de domaine peut être de mauvaise foi et ceci est notamment le cas lorsqu’il y a d’autres facteurs comme par exemple un défendeur qui fait obstacle à un titulaire de droits de marque ou de service de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant, l’absence de réponse du défendeur à la complainte, le camouflage de l’identité, etc. (Voir p.ex. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 (skatteetaten.com); Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh, Litige OMPI No. D2001-0763 (myeronline.com)).
Comme le Défendeur admet être un concurrent direct du Requérant et qu’il ne fait pas usage du nom de domaine litigieux, il fait obstacle au Requérant de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant.
Ces circonstances supportent la conclusion que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission Administrative décide que le nom de domaine <tunisietelecom.biz> doit être transféré au Requérant.
Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 23 novembre 2010