신청인: Intel Corporation, 산타 클라라, 캘리포니아, 미국 (Santa Clara, California, United States of America)
신청인의 대리인: Cho & Partners, 대한민국
피신청인: COTS SYSTEMS, 성남, 대한민국 (Seongnam-si, Republic of Korea)
이 사건 분쟁도메인이름은 <intel-cs.com>이고(이하 “분쟁도메인이름”이라 함), 분쟁도메인이름은 YesNIC에 등록되어 있다.
신청인은 분쟁해결신청서를 2010년 9월 27일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였으며 센터는 2010년 9월 27일 YesNIC에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2010년 9월 28일YesNIC은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2010년 9월 29일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2010년 10월 19일이었다. 피신청인은 답변을 제출하지 않았고 이에 따라 센터는 2010년 10월 21일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지하였다.
2010년 11월 4일 센터는 이대희 교수를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.
신청인은 마이크로프로세서와 각종 집적회로를 설계, 제작하는 다국적 기업으로서, 1968년 설립 이후 이 사건 분쟁의 원인이 되는 INTEL 표장을 40여년 동안 상호 및 상표로서 사용해오고 있으며, 피신청인 및 분쟁도메인이름 등록대행자의 주소지인 대한민국에서 INTEL과 관련하여 또는 INTEL만으로 많은 상표를 등록 하고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 2009년 4월 6일 등록하였으나 분쟁도메임이름을 이용한 웹사이트를 운영하고 있지 않아 실질적으로 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있다.
신청인은 규정이 적용되기 위한 첫 번째 요건인 ‘피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하여야 한다’는 것과 관련하여, 첫째, 신청인이 INTEL 표장에 대하여 권리를 가지고 있다고 주장한다. 곧 신청인은 마이크로프로세서와 각종 집적회로를 설계 제작하는 다국적 기업으로서, 1968년 설립 이후 분쟁도메인이름인 <intel-cs.com>을 구성하는 INTEL을 40여년 동안 상호 및 상표로서 사용해오고 있다는 것, 피신청인 및 분쟁도메인이름 등록대행자의 주소지인 대한민국에서만 INTEL과 관련하여 60여개의 상표를 등록하고 있으며 INTEL만으로 상표등록된 숫자가 19개에 이른다는 것, 분쟁도메인이름이 등록된 해의 직전 연도인 2008년에 신청인은 세계 반도체 시장에서 매출액 및 점유율 1위를 17년 연속으로 차지하였다는 것, 신청인의 자회사인 인텔코리아가 한국에1989년 설립된 이후 상당한 영업수익을 올리고 있다는 것, INTEL은 컴퓨터 및 관련 기술분야에서 신청인의 상징으로써 대한민국 등 전세계적으로 저명한 표장이라는 것 등을 주장한다.
둘째, 신청인은 분쟁도메인이름과 신청인의 표장이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 곧 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름의 ‘intel-cs’는 신청인의 INTEL 표장 전체에 식별력이 없거나 현저하게 약한 ‘cs’를 연결시킨 것에 불과하다는 것, ‘cs’는 ‘computer system’의 약자로서 식별력이 없다는 것,분쟁도메인이름이 등록될 때인 2009년 4월 6일 당시 피신청인이 신청인의 INTEL 표장을 잘 알고 있었고 ‘cs’는 ‘computer system’을 하므로 결국 분쟁도메인이름은 ‘intel-computer system’을 의미한다고 주장하고 있다.
신청인은 규정이 적용되기 위한 두 번째 요건인 ‘피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않아야 한다’는 것과 관련하여, 자신이 피신청인에게 분쟁원인이 된 INTEL 표장을 사용하거나 도메인이름으로 등록할 권한을 부여하지 않았다는 것, 피신청인이 어떠한 자격에서도 분쟁도메인이름으로 알려져 있지 않다는 것, INTEL은 저명한 표장으로서 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용할 정당한 이익이 없다는 것 등을 주장하면서, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다.
신청인은 규정이 적용되기 위한 세 번째 요건인 ‘분쟁도메인이름이 피신청인에 의해 악의로 등록되고 사용되어야 한다’는 것과 관련하여, 신청인이 INTEL 표장을 40여년간 사용하였고 전세계적으로 저명한 표장이므로 피신청인이 INTEL 표장을 실제로 인지하였거나 인지하고 있었다는 것이 추정된다고 하면서, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있다고 주장하고 있다.
피신청인은 신청인의 위와 같은 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.
절차규칙 제11조(a)항은 “당사자가 달리 합의하거나 등록계약에 달리 규정되어 있지 않다면, 행정절차의 언어는 등록계약에서 사용된 언어이며, 다만 패널은 행정절차의 상황을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다”고 규정하고 있다. 분쟁도메인이름의 등록계약에 사용된 언어는 한국어이므로, 본 패널은 본 행정절차상의 언어가 한국어라고 판단하며 이에 따라 결정문도 한국어로 작성하기로 한다.
절차규칙 제14조(a)항에 의하면, 예외적인 사정이 존재하지 않는 한, 당사자가 절차규칙이나 패널이 정한 기한을 준수하지 않는 경우에도, 패널은 분쟁해결 절차를 진행하고 결정을 내려야 한다. 또한 절차규칙 제14조(b)항에 의하면, 당사자가 예외적인 사정이 없음에도 불구하고 절차규칙의 규정이나 패널의 요청을 준수하지 않은 경우, 패널은 그러한 사실로부터 적절하다고 판단하는 추론을 하여야 한다. 물론 피신청인이 답변서를 제출하지 않았다는 이유만으로 신청인에게 유리하게 결정할 수 있는 것은 아니며 모든 사실관계 및 규정, 절차규칙 및 보충규칙을 적용하여 적절한 추론을 하여야 한다.
규정 제4조(a)항은 신청인이 분쟁도메인이름과 관련하여 입증하여야 할 요건을 다음과 같이 규정하고 있다.
(i) 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하여야 한다(상표와 분쟁도메인이름의 동일·유사성).
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않아야 한다(피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재).
(iii) 분쟁도메인이름이 악의로 등록되고 사용되어야 한다(피신청인의 부정한 목적에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용).
이러한 규정의 요건에 따라 신청인의 주장사항을 판단하기로 한다.
피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부는 다음의 두 가지 측면에서 판단할 수 있다.
첫째, 신청인은 분쟁의 원인이 되는 INTEL 표장에 대하여 권리를 가지고 있어야 한다. 신청인은 INTEL 표장을 40여년 동안 상호 및 상표로서 사용해 왔고 피신청인 및 분쟁도메인이름 등록대행자의 주소지인 대한민국에서만 INTEL과 관련하여 60여개의 상표를 등록하고 있고 INTEL만으로 19개의 상표를 등록하고 있다. 또한 INTEL 표장은 국제적으로 저명한 표장이라는 것도 인정할 수 있다. 따라서 본 행정패널은 신청인이 분쟁해결의 원인이 되는 INTEL 표장에 대하여 권리를 가지고 있는 것으로 판단한다.
둘째, 분쟁도메인이름은 <intel-cs.com>이고 신청인이 권리를 가지는 표장은 INTEL이므로 <intel-cs.com>과 INTEL이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하여야 한다. 우선 최상위도메인인 ‘.com’이 추가됨으로써 양자간에 동일 또는 유사성을 인정할 수 있는가 여부이다. 이와 관련하여 여러 UDRP 패널 결정에 의하여 확립된 입장은, 도메인이름이 기능을 하기 위해서는 최상위도메인을 반드시 포함할 수밖에 없으므로, 최상위도메인의 부가는 동일 또는 유사성을 판단하는데 있어 무시될 수 있고 양자간의 동일성이나 유사성을 변경시키는 성격을 가지지 않으며 동일성이나 유사성을 판단하기 위한 비교에서 고려대상이 될 수 없으며, 최상위도메인은 인터넷주소의 일부이지 출처를 표시하는 의미가 없다는 것이다 (Levantur, S.A. v. Media Insight, WIPO Case No. D2009-0608, L’Oréal v. Avraham Mattan, Vichycare Customer Service, WIPO Case No. D2007-0122, Sidestep, Inc. v. Anna Valdieri/Marco Ferro, WIPO Case No. D2007-0212, Sanderling Pty Ltd, trading as Thimblelady v. Roxanne International, WIPO Case No. D2007-0385, Orlandi Valuta, Inc. v. WWK, Yvonne Klemm, WIPO Case No. D2006-1485, Grisoft, s.r.o. v. Original Web Ventures Inc., WIPO Case No. D2006-1381 참조).
‘.com’과 같은 최상위도메인이 부가되는 것이 동일성이나 유사성을 판단하는데 아무런 영향을 주지 않는다면, 그 다음 판단하여야 하는 쟁점은 분쟁도메인이름인 <intel-cs>와 신청인의 INTEL 표장이 동일 또는 유사한가 여부이다. 분쟁도메인이름은 INTEL에 하이픈(-)과 ‘cs’를 추가한 것이므로 <Intel-cs>와 INTEL은 동일하지 않은 것처럼 보인다. 그러나 <intel-cs>에 있어서 요부는 ‘intel’이고 분쟁도메인이름에 있어서 가장 식별력이 있는 부분이며 ‘intel’이 분쟁도메인이름에서 먼저 나온 뒤 ‘-cs’가 연결된 것이고, 따라서 전체적인 인상은 분쟁도메인이름이 INTEL 표장의 소유자와 일정한 관계를 가지고 있다는 것을 나타내고 있다. 따라서 본 행정패널은 INTEL 표장에 ‘-cs’를 부가한 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 가진 INTEL 표장이 서로 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것으로 판단한다. 상표에 식별력이 없는 일반명칭이나 기술적 표장을 부가하더라도 혼동을 불러일으킬 정도로 유사하다고 판단할 수 있고 따라서 규정 제4조(a)(i)항을 충족한다는 것이 UDRP 패널들의 확립된 원칙이다 (TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, WIPO Case No. D2009-0361, Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez, WIPO Case No. D2009-0434, Société AIR FRANCE v. Angelika Freitag, Angelika Freitag Company, WIPO Case No. D2008-1219, Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia, WIPO Case No. D2008-0923, Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey, WIPO Case No. D2007-0555, Nikon Inc. and Nikon Corporation v. Photocom Korea, WIPO Case No. D2000-1338, Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., WIPO Case No. D2000-0464, Scholastic Inc. v. 366 Publications, WIPO Case No. D2000-1627, Bayerische Motoren Werke AG v DLR, WIPO Case No. D2001-1231, Jordan Grand Prix Limited v. Gerry Sweeney, WIPO Case No. D2000-0233 참조). 분쟁도메인이름이 <intel-cs.com>이어서 분쟁의 원인이 되었던 INTEL 표장에 ‘.com’과 ‘-cs’가 부가되었지만, 본 행정패널은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 표장인 INTEL과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것으로 판단한다.
따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(i)항의 요건을 증명한 것으로 판단한다.
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명하여야 한다. UDRP 행정절차에서 신청인은, 자신이 표장에 대하여 권리를 가지고 있다는 것, 신청인이 인지하고 있는 한 피신청인이 표장에 대하여 아무런 권리를 가지고 있지 않다는 것, 피신청인이 신청인의 표장을 사용하거나 도메인이름으로 사용하는 것을 허락하지 않았다는 것, 신청인과 피신청인이 아무런 관계가 없다는 것, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려져 있지 않다는 것, 분쟁도메인이름이 피신청인의 사이트로 고객을 끌어들이기 위한 미끼에 불과하며 상품이나 서비스를 성실하게 제공하기 위한 것이 아니라는 것 등에 의하여, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명할 수 있다. 이 사건에서 신청인은 피신청인에게 분쟁의 원인이 된 표장인 INTEL을 사용하도록 하거나 분쟁도메인이름을 등록할 권한을 부여하지 않았다고 주장하고 있다.
신청인이 자신의 표장에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 것을 일응 증명한 경우, 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 것을 증명할 책임이 있다. 피신청인이 이러한 증명을 하지 못하면, 신청인은 규정 제4조(a)(ii)항을 충족한다는 것이 UDRP 패널 결정의 일치된 견해이다 (402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie, WIPO Case No. D2000-1223, Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, WIPO Case No. D2002-0635, Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset, WIPO Case No. D2002-1058, Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903 참조).
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 일응 증명하였고 피신청인은 이러한 주장에 대하여 아무런 반론을 제시하지 않았다. 따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(ii)항의 요건을 증명한 것으로 판단한다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 개설하여 운영하고 있지 않으며 이를 신청인에게 판매하려고 하지도 않았다는 등, 피신청인은 분쟁도메인이름을 수동적으로 보유 내지 사용하고 있다. 분쟁도메인이름이 적극적으로 사용되지 않는 경우나 분쟁도메인이름의 소유자가 이를 상표권자에게 판매 기타 접촉하려고도 하지 않은 경우 악의의 존재를 인정할 수 있는가 여부와 관련하여, UDRP 패널 결정의 일치된 견해는 분쟁도메인이름을 적극적으로 사용하지 않았더라도 피신청인의 악의가 배제되지 않으며 모든 정황을 고려하여 악의를 판단하여야 한다는 것이다 (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Case No. D2002-0131 참조).
분쟁도메인이름이 등록된 시점인 2009년 4월 6일 분쟁의 원인이 된 INTEL은 저명한 표장으로서 피신청인이 이를 잘 알고 있었을 것이라는 것, 피신청인이 INTEL에 사실상 아무런 의미가 없거나 신청인의 영업과 관련이 있는 computer system을 의미할 수 있는 ‘-cs’만을 부가하여 등록하였다는 것, 피신청인이 신청인으로부터INTEL 표장이 포함되어 있는 도메인이름을 등록하는 것에 대하여 아무런 이용허락을 받지 않았다는 것, 신청인의 표장과 분쟁도메인이름이 혼동을 야기할 정도로 유사함에도 불구하고 피신청인이 이를 등록하고 보유하고 있다는 것, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트 등을 운영한다면 일반 수요자들이 신청인과 피신청인간에 일정한 후원 또는 연관관계가 있는 것으로 혼동할 가능성이 있다는 것 등을 종합하여, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다고 판단한다.
따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(iii)항의 요건을 증명한 것으로 판단한다.
지금까지 상세하게 논의한 바와 같이, 본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하며, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않으며, (iii) 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다고 판단한다. 따라서 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <intel-cs.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
이대희
단독패널위원
일자: 2010년 11월 21일