El Demandante es Agregador de Contenidos Caloryfrio, S.A., con domicilio en Vizcaya, España, representada por Iurismatica Abogados, S.L.P., España.
El Demandado es Fernando Arenas Álvarez, con domicilio en Madrid, España representado por Sagardoy Abogados, España.
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <calorifrio.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2011. El 25 de enero de 2011 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 26 de enero de 2011 10dencehispahard, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de enero de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de febrero de 2011.
Con fecha de 21 de febrero de 2011, el Demandante presentó vía correo electrónico un documento adicional con el que pretendía rebatir la eficacia probatoria de otro documento presentado con el Escrito de Contestación a la Demanda. A aquel correo electrónico contestó a su vez el Demandado por medio de otro de misma fecha en el que solicitaba, en esencia, que no se tuviera en cuenta dicho documento, ni las manifestaciones vertidas por el Demandante.
En fecha de 25 de marzo de 2011 el Centro envió a las partes una Orden de procedimiento No. 1 en la que el Experto solicitaba al Demandado determinada documentación adicional, así como que presentara su contestación al documento adicional presentado por el Demandante, según lo referido en el párrafo anterior. El Experto estableció que esta Orden de procedimiento debía cumplirse no más tarde del 30 de marzo de 2011.
El Demandado presentó la documentación adicional en cuestión, así como contestó el documento adicional referido en plazo.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de febrero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Son antecedentes de hecho en el caso que nos ocupa los siguientes:
El Demandante se constituyó como sociedad el 16 de junio de 2000.
El Nombre de Dominio fue registrado el 22 de marzo de 2006.
La sociedad Calorifrío en Línea, S.L.U., de la que el Demandado es administrador único, fue constituida en fecha 9 de septiembre de 2010.
El Demandante es una empresa dedicada a prestar servicios relacionados con Internet y el comercio electrónico, y proporciona servicios integrales a todas aquellas empresas vinculadas con las instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción, y aire acondicionado, así como la venta y distribución de equipos y programas informáticos, y su aplicación a sectores industriales y comerciales del agua caliente, calefacción y aire acondicionado.
Los servicios del Demandante consisten básicamente en facilitar al profesional del sector y al consumidor en general información sobre el sector y los profesionales relacionados con el mismo.
El Demandante es una empresa que acredita ser conocida en Internet y tener difusión en periódicos de tirada regional (“El Correo” o “Diario Vasco”) y nacional (“El País”).
El Demandante tiene registrados a su favor las siguientes marcas nacionales: CALORYFRIO.COM (números de expediente 2.324.380 a 2.324.382), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de julio de 2001 (con fecha de solicitud de 13 de junio de 2000); CALORYFRIO.COM (números de expediente 2.336.677 a 2.336.679), marca denominativa concedida el 1 de julio de 2002 (con fecha de solicitud de 31 de julio de 2000); CALORYFRIO.ES (números de expediente 2.490.937 a 2.490.939), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de marzo de 2003 (con fecha de solicitud de 19 de julio de 2002); CALORIFRIO.COM (número de expediente 2.854.833), marca denominativa con gráfico, concedida el 4 de mayo de 2009 (con fecha de solicitud de 1 de diciembre de 2008). El Demandante ostenta también la titularidad del nombre comercial CALORYFRIO.COM (número de registro 235.383), de tipo denominativo con gráfico, concedido el 16 de junio de 2004 (con fecha de solicitud de 19 de julio de 2002).
Además, el Demandante tiene registrado a su nombre el nombre de dominio <caloryfrio.es>, registrado el 15 de noviembre de 2005.
El Demandado, por su parte, es titular de la marca nacional (mixta) con denominación CF CALOR FRÍO, concedida el 28 de mayo de 2008, bajo el expediente M 2.805.984 (con fecha de solicitud en 21 de diciembre de 2007).
No consta que el Demandado sea o haya sido distribuidor, licenciatario o de ninguna otra forma se halle autorizado a utilizar los derechos de propiedad industrial arriba referenciados del Demandante.
El Demandante opera un volumen de tráfico por Internet elevado, pudiéndose cifrar en aproximadamente 14.000 usuarios registrados.
El Demandante es una empresa con notoriedad en su sector industrial y comercial.
En la página web del Nombre de Dominio se ofertan productos relacionados con estufas, calefacción, aire acondicionado, climatización, etc. Concretamente, se posibilita la compra de productos a través de dicha página web. También se ofrece la prestación de servicios de climatización.
El Demandado ocupó con anterioridad al registro del Nombre de Dominio (y en todo caso, desde octubre de 2005 hasta fecha por determinar de 2006) el cargo de apoderado de la entidad Climacity, S.L., cuya práctica comercial coincide con la del Demandante. No consta en el Registro Mercantil que los poderes otorgados hayan sido revocados.
El Demandado ha aportado dos facturas, fechadas el 5 de octubre de 2006, el 23 de marzo de 2007 y el 31 de marzo de 2007 en las que aparece la marca registrada a favor del Demandado nº M 2.805.984 antes citada. Asimismo, presenta otras tres facturas, fechadas el 5 de julio de 2007, el 8 de febrero de 2007 y el 31 de marzo de 2007 en las que aparece, respectivamente, la mención “invoice to CALORiFRIO”, “Email: www.caloifrio.com” y “Email: info@calorifrio.com”.
El Demandado fue requerido para el cese del uso del Nombre de Dominio en fecha de 25 de febrero de 2010.
Según el Demandante:
Es una sociedad que tiene por objeto prestar servicios integrales a todas aquellas compañías vinculadas con instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado, así como la venta y distribución de equipos informáticos y su aplicación a sectores industriales y comerciales del agua caliente, calefacción y aire acondicionado.
Tiene registrados a su nombre un conjunto de marcas, un nombre de dominio y un nombre comercial, para cuya referencia exacta nos remitimos a los Antecedentes de Hecho. La parte denominativa fundamental de dichos signos distintivos es el término “caloryfrio.com” o bien “calorifrio.es“.
Ha hecho un uso real y efectivo de las citadas marcas, nombres de dominio y nombre comercial, lo que ha generado a su favor repercusión, influencia y conocimiento de sus servicios.
Ha estado en los certámenes más representativos del sector, y tiene notoriedad en el sector del aire acondicionado, calefacción, sanitarios y ventilación.
Sus nombres de dominio generan un tráfico elevado de visitas.
Existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio. Un consumidor medio y profesional puede verse confundido sobre la verdadera titularidad del Nombre de Dominio. La confusión se ve acentuada por la composición morfológica y semántica de las combinaciones “calor i frío“ del Demandado y “calor y frío” del Demandante, siendo la única diferencia la letra “i”.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio, puesto que la marca CF CALOR FRIO del Demandado fue registrada en 2008 (luego no es previa a los derechos de marca del Demandante) y no coincide exactamente con el Nombre de Dominio.
Alega el Demandante, asimismo, que no ha licenciado, ni cedido al Demandado cualquiera de las marcas de su propiedad, ni el Demandado ha sido distribuidor, comisionista, representante o agente comercial del Demandante.
Además, desde el 21 de octubre de 2005 dice el Demandante que el Demandado viene actuando como apoderado de la sociedad Climacity, S.L., dedicada igualmente al sector de la calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado. Dada su condición de apoderado, el Demandado debía conocer de la existencia del Demandante en el mismo sector industrial o comercial en el que ambas sociedades operaban.
El Nombre de Dominio es usado de forma comercial por el Demandado.
El Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que el Demandado conocía profesionalmente los signos registrados del Demandante. Señala, asimismo, que es criterio bajo la Política que la prestación de servicios profesionales permite presumir que el prestador de los mismos conoce las marcas y signos distintivos de otros prestadores profesionales.
Otra prueba de mala fe en el registro viene constituida por la decisión que resolvió una disputa relativa al nombre de dominio <caloryfrio.es>, resuelta ante la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo. Esta controversia se inició por el Demandante frente a la entidad Climacity, S.L., y se resolvió en el sentido de que esta entidad había registrado y estaba usando el citado nombre de dominio de mala fe.
El Demandado ha estado usando el Nombre de Dominio con el fin de perturbar, mediando confusión de los signos registrados por el Demandante, su actividad comercial, atrayendo con ánimo de lucro otros usuarios de Internet en la confusión de que los servicios del Demandado se correspondían con los del Demandante cuando no era así. Esto se observa en la página web del Nombre de Dominio, donde se ofrecen los servicios profesionales del Demandado, dándose la circunstancia de que el Nombre de Dominio coincide fundamentalmente con las marcas del Demandante.
Según el Demandado:
Impugna expresamente la existencia de un derecho previo del Demandante sobre el Nombre de Dominio. En concreto, en relación con la marca nº 2.854.833 CALORIFRIO.COM, registrada el 4 de mayo de 2009, señala el Demandado que en esa fecha el Demandante conocía perfectamente al Demandado al que intentaba captar como cliente, tal y como se observa en un correo electrónico enviado al Demandado por el Demandante en 2009. De este documento se deduce, dice el Demandado, que el Demandante y el Demandado no eran competidores sino potenciales clientes.
El Demandante no es titular de la marca CALORIFRIO.ES (con nº de expediente 2.490.937, 2.490.938 y 2.490.239. Antes bien, el Demandante es titular de la marca CALORYFRIO.ES (con y griega).
El Demandante no tiene derechos previos sobre el Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio no crea confusión alguna con las marcas del Demandante. Que el motivo por el que registró en su momento el Nombre de Dominio fue porque “Por un lado, resulta obvio que la palabra calor puede relacionarse con todos los aparatos calefactores, mientras que la palabra frío con todos los de aire acondicionado o refrigeración, sin embargo, ambos términos son muy genéricos, pudiendo referirse a muy diferentes sectores: sanidad, meteorología…simplemente escribiendo en Google las palabras “calor y
frío” nos encontramos con todas estas acepciones, también con la de climatización (aparece la web de la demandante, otra empresa chilena denominada frioycalor.com, incluso un enlace a la web de Carrefour/Argentina…)”. Por ello el Demandado optó por un elemento diferencial que distinguiese su empresa y que al mismo tiempo vinculase los términos “calor” y “frío”. Según el Demandado, la letra “i” introduce tal elemento diferenciador y aglutinador.
No existe ningún interés del Demandado en querer ser vinculado o identificado con el Demandante.
El Demandado es el único titular de derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio. Ello se basa en que el Demandado solicitó el 16 de mayo de 2008 el registro de la marca CF CALORIFRIO y no “CF CALOR FRÍO”, tal y como afirma el Demandante.
En relación con el requisito de la mala fe, el Demandado sostiene que desde 2005 el Demandado no guarda relación alguna con la entidad Climacity, S.L., y que desconocía al Demandante hasta que ésta intentó captarlo como cliente, desconociendo, además, cualquier procedimiento previo entre Climacity, S.L. y la Demandante. Añade el Demandado que si aparece como apoderado de Climacity, S.L. en el Registro Mercantil es porque esta sociedad tiene por costumbre otorgar un poder general para pleitos a todos sus comerciales, y el Demandado lo era.
El Nombre de Dominio no fue registrado con el fin de perturbar la actividad del Demandante, sino que aquél se corresponde con la marca de la que es titular el Demandado y con la denominación social de la empresa a la que representa (Calorifrio en Línea, S.L.U.).
El Demandante y el Demandado no compiten entre sí, puesto que tienen objetos sociales dispares. Así, el del Demandante es la publicidad, las noticias referidas al sector del calor y del frío y la intermediación, mientras que el del Demandado es la venta e instalación de productos de climatización.
El Demandante ha intentado captar en varias ocasiones al Demandado como cliente, ofreciéndole la inclusión de un banner publicitario en la página web “www.caloryfrio.com”.
El Nombre de Dominio no fue registrado con ánimo de atraer usuarios de Internet, y que cualquier confusión iría en contra del Demandado.
A la hora de resolver este caso el Experto ha tenido en cuenta no solamente la Política, sino también la legislación española y comunitaria en materia de marcas y competencia desleal.
El primero de los requisitos establecidos en la Política es que el Nombre de Dominio deba ser idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con respecto de las marcas de productos o servicios sobre las que el Demandante ostente derechos.
El Experto considera que el Demandante es titular de diversos registros marcarios que incorporan como parte denominativa los términos “caloryfrio.com”, “caloryfrio.es” y “calorifrio.com”. A fin de conocer exactamente los números de registro concernidos, el Experto se remite a los Antecedentes de Hecho de esta Decisión.
Por otra parte, el Nombre de Dominio está formado por el término “calorifrio”.
Antes de continuar, el Experto quiere aclarar expresamente que, debido a la especial controversia existente entre el Demandante y el Demandado sobre la cuestión, ha sido personalmente el Experto quien ha comprobado en la base de datos oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (disponible en Internet) la vigencia y existencia de las marcas concernidas, tanto a favor del Demandante, como del Demandado, y cuáles eran exactamente los términos registrados y, por tanto, protegidos.
En este sentido, el Experto encuentra que existe una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas sobre las que el Demandante ostenta derechos. Es evidente con sólo comparar los términos de las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio que existe una sustancial identidad fonética y terminológica entre ambos. El hecho de que en el Nombre de Dominio la conjunción copulativa aparezca como “i” y no como “y” no es relevante a efectos de concluir de otra manera.
Así pues, el Experto encuentra que existen sustanciales similitudes fonéticas y terminológicas entre el Nombre de Dominio y las marcas del Demandante.
Por consiguiente, el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en la Política.
El segundo de los requisitos establecidos en la Política es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.
Son numerosas las decisiones bajo la Política que establecen que si el demandante aporta pruebas de que prima facie el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio, corresponde al demandado la carga de demostrar de que ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Así, véase Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455 o Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Caso OMPI No. D2004-0110.
En el presente caso, el Demandante ha probado que tiene derechos previos al momento de registro del Nombre de Dominio sobre la denominación “caloryfrio.com”. En concreto, ha probado tener tales derechos sobre las siguientes marcas: a) CALORYFRIO.COM, (expedientes nº 2.324.380 a 2.324.382), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de julio de 2001 (con fecha de solicitud de 13 de junio de 2000); b) CALORYFRIO.COM (expedientes 2.336.677 a 2.336.679), marca denominativa concedida el 1 de julio de 2002 (con fecha de solicitud de 31.7.2000); c) CALORYFRIO.ES (números de expediente 2.490.937 a 2.490.939), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de marzo de 2003 (con fecha de solicitud de 19 de julio de 2002).
Por su parte, el Demandado ha probado tener derechos de marca sobre la denominación CF CALOR FRÍO con gráfico, concedida el 28 de mayo de 2008, bajo el expediente M 2.805.984 (con fecha de solicitud en 21 de diciembre de 2007). A este respecto, y en relación con lo expuesto por el Demandado, el Experto ha comprobado que la denominación exacta registrada en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (a la que ha accedido en línea) es la transcrita, y no “CALORIFRIO”, pese a que, en efecto, el gráfico sí incluye la conjunción copulativa “i” entre la palabra “calor” y la palabra “frío”. Sin embargo, hemos de insistir, la denominación protegida es “CALOR FRIO” sin ninguna otra letra o conjunción entre ambas palabras, y es esta denominación la que debe tenerse en cuenta en opinión del Experto basada en la opinión generalizada de los tribunales españoles. En efecto, según expone reiteradamente nuestra Jurisprudencia, en el caso de comparación entre la parte denominativa de una marca mixta y otras marcas denominativas prevalecen los elementos fonéticos sobre los gráficos. Y esta primacía de los elementos fonéticos sobre los de carácter gráfico cuando en la comparación interviene un signo de carácter mixto (gráfico-denominativo) es, esencialmente, porque es de forma oral como se solicita el producto o servicio por el consumidor. Así lo establecen entre otras muchas, las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1976 (RJ 1976, 2525), de 7 de marzo de 1983 (RAJ 1518), de 8 de octubre de 1986 (RAJ 5305), de 23 de julio de 1990 (RAJ 6771), de 29 de abril de 1993 (RAJ 2709), de 10 de julio de 1994 (RAJ 6523), de 25 de octubre de 1994 (RAJ 9162), de 19 de noviembre de 1994 (RJ 1994, 8536) o de 30 de enero de 1997 (RJ 102) que establece expresamente:
"Como ya dijo esta Sala en Sentencia de 30 abril 1990 (RJ 1990\2920), entre otras, constituye regla general en materia registral, que cuando se enfrenten marcas denominativas y una de ellas es mixta, debe darse primacía al elemento denominativo, en caso de identidad de denominaciones o gran parecido entre ellas, puesto que dicho elemento predomina sobre todo cuando se trata de solicitarlos verbalmente, dado que no es posible destacar el elemento gráfico y en el caso presente, no le ofrece duda a la Sala que existe identidad absoluta denominativa entre la marca aspirante y su oponente de oficio "SAN FERNANDO" y ello es suficiente para no poder diferenciarlas en el mercado, sobre todo si se trata de publicidad radiofónica o petición de palabra en la que no se especifica nada sobre el dibujo, con lo cual puede llevar al consumidor el riesgo de confusión de los productos de las dos marcas, aunque se trate de productos de diferente clase de Nomenclátor, pueden hacer creer al consumidor que se trata de productos de una misma casa comercial (...")”.
Así, pues, el Experto se atiene a la parte denominativa literalmente inscrita que es la que resulta protegida de acuerdo con la Ley de Marcas (cfr. artículo 34.1 de la Ley de Marcas). En otras palabras, “CF CALOR FRIO” y no “CF CALORIFRIO”, so pena de dar validez a marcas solicitadas a modo de cobertura (según denominación de la doctrina).
Siguiendo con la cuestión que es objeto de análisis, en lo que se refiere a este segundo requisito establecido por la Política, lo relevante es que el Demandado pruebe alguna de las circunstancias, entre otras, descritas en el párrafo 4.c) de la Política.
Al respecto, el Experto ha valorado tres elementos denominativos con diferente reflejo jurídico, como se verá, en relación con los cuales habrá de analizarse si se dan alguna/s de las circunstancias señaladas en el párrafo 4.c) de la Política. En concreto, tales elementos, aludidos por el Demandado son los siguientes: su marca nº M 2.805.984; la denominación social de la que el Demandado es administrador único; y las facturas presentadas por medio de la contestación a la Orden de procedimiento No. 1.
Analicemos cada uno de ellos por separado.
En relación con la marca nº M 2.805.984, ya se ha visto que, conforme al criterio jurisprudencial español predominante, y dado el tipo de denominaciones enfrentadas, el único derecho o interés legítimo que puede acreditar el Demandado es sobre la denominación “CF CALOR FRIO”. No se puede hacer, por lo tanto, una interpretación extensiva o por aproximación fonética con otras denominaciones que no sean exactamente la que fue objeto de registro marcario. Por consiguiente, el Experto encuentra que el Demandado no puede acreditar la existencia de un derecho previo sobre la denominación “CF CALORIFRIO”. Incluso aunque se tomara esta denominación como protegida, lo cual no es posible jurídicamente, habría que tener en cuenta que es el Demandante quien tiene un derecho más previo aún sobre la denominación “CALORYFRIO”, sustancialmente similar en cuanto a su pronunciación fonética con la denominación del Nombre de Dominio. Quiere dejarse claro que el Experto no cuestiona la validez del registro marcario a favor del Demandado, sino que éste no sólo no coincide con el Nombre de Dominio, sino que tampoco puede tener la característica de “previo” a los derechos de marca del Demandante.
El solo hecho del registro válido de la marca nº 2.805.984 no permite probar por sí solo que se hubiese efectuado un uso efectivo y real del término con anterioridad a su registro por parte del Demandado, menos aún que el Demandado haya sido conocido por el Nombre de Dominio desde la fecha de registro válido de la citada marca. El Demandado, hemos de insistir, no ha presentado prueba alguna de que fuera a utilizar el Nombre de Dominio o tuvieran intención seria de utilizarlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido un aviso de la controversia (burofax enviado por el Demandante al Demandado en fecha de 25 de febrero de 2010). En este sentido, véase, por ejemplo, la Decisión adoptada en Video Images, LLC v. Stoebner, Jeff, Caso OMPI No. D2004-0887.
Sin embargo, el Demandante ha probado que ha utilizado la denominación CALOR Y FRÍO con anterioridad al registro del Nombre de Dominio. Véase a estos efectos la noticia aparecida en el diario “El Correo” en febrero de 2005; o la publicada en el “El País” de 29 de octubre de 2004, ésta última claramente discernible, o la noticia aparecida en una revista fechada en julio de 2004 bajo el rótulo “El subcomité CTN 100/SC1 …”. En todas estas noticias, no sólo se observa el uso de un nombre de dominio sustancialmente coincidente con el Nombre de Dominio (la única diferencia es la antes mencionada de “y” en vez de “i”), sino que se alude a las actividades y prestaciones desarrolladas por el Demandante. Al contrario de lo que ocurre con el Demandado, el Demandante no sólo ha demostrado ser titular de diversas marcas que incorporan el término “caloryfrio”, las cuales datan de tiempo muy anterior al registro marcario del Demandado, sino que, además, ha aportado pruebas acerca de su uso efectivo y real.
En relación con la denominación social de la que el Demandado es administrador único, una vez examinada por el Experto la escritura de constitución, es evidente que la misma data de 9 de septiembre de 2010, es decir, muy posterior a la fecha de 25 de febrero de 2010 en la que el Demandado fue requerido por el Demandante en relación con el Nombre de Dominio.
Por último, respecto de las facturas presentadas por el Demandado a solicitud de la Orden de procedimiento No. 1, las mismas no prueban un uso efectivo real y extensivo del Nombre de Dominio. En las facturas fechadas el 5 de octubre de 2006 y 23 de marzo de 2007 no aparece el Nombre de Dominio, sino la marca nº M 2.805.984, sobre cuya real eficacia en el tipo de conflicto sobre el que versa la Política ya hemos dicho unas palabras más arriba. Por lo tanto, no se pueden tener en cuenta dichas facturas. Por su parte, en las facturas de fecha 8 de febrero, 31 de marzo y 5 de julio de 2007, sí aparece la mención “www.caloifrio.com” (sic) o “Email: info@calorifrio.com”. Sin embargo, no entiende el Experto que esas tres facturas sean demostrativas de que el Demandado haya sido conocido “corrientemente” por el Nombre de Dominio (en palabras de la Política). De hecho, si se observa bien, las facturas presentadas por el Demandado de fecha 8 de febrero, 31 de marzo y 5 de julio de 2007 no son facturas propiamente del Demandado expedidas por sus servicios, sino facturas que se le presentan al Demandado como “cliente”, es decir, justo lo contrario de lo que se quiere probar: no demuestran tales facturas los servicios prestados por el Demandado, sino que el Demandado ha adquirido material como cliente de otros proveedores que son los que le facturan.
Asimismo, hay que poner de manifiesto que en dichas facturas el nombre que aparece en grafía más predominante no es “CALOR FRIO” o “CALOR I FRIO”, sino más bien “FRANCISCO ARENAS ÁLVAREZ”. Es decir, el nombre o denominación que aparece en dichos documentos no es la del Nombre de Dominio, sino la de la persona física que actúa en el tráfico que pone como dirección de contacto la del Nombre de Dominio, cuestión bastante alejada de probar el uso corriente del Demandado bajo la denominación del Nombre de Dominio.
Por lo demás, y analizando la demás prueba documental que se presentó por el Demandado con su escrito de Contestación, la prueba documental que el Demandado aporta o no tiene fecha, como ocurre con la del diario “La razón” o la publicidad de la “Feria Internacional de Hostelería”; o se corresponde con el año 2010 (Revista “Hosteltur” de noviembre de 2010), es decir, publicaciones de fecha muy posterior al válido registro de las marcas del Demandante y al envío del burofax de fecha 25 de febrero de 2010 por parte del Demandante; o simplemente se refiere a un periodo temporal posterior al registro del Nombre de Dominio (como ocurre con los gráficos sobre visitas al Nombre de Dominio, periodo que comprende noviembre de 2010).
Tampoco prueba el Demandado que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio. De hecho el Demandado reconoce que a través del Nombre de Dominio oferta en venta y para su instalación productos y servicios relacionados con el sector de la climatización, es decir, hace un uso estrictamente comercial del Nombre de Dominio.
A la vista de todo ello, el Experto concluye que no se ha probado que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.
Así, pues, el Experto entiende que el Demandante ha probado el segundo de los requisitos establecidos en la Política.
El tercero de los requisitos previstos en la Política establece que el registro y el uso del nombre de dominio sea de mala fe. De nuevo, la Política enumera, a título de ejemplo, una serie de supuestos de lo anterior.
Según el Demandante, el registro y el uso del Nombre de Dominio es de mala fe puesto que el Demandado conocía profesionalmente la actividad desarrollada por el Demandante, dada su condición de apoderado de la entidad Climacity, S.L.. Añade el Demandante que Climacity, S.L. fue demandada en relación con el nombre de dominio <caloryfrio.es>, y siendo que el Demandado era apoderado de esta mercantil, tenía que forzosamente conocer la actividad desarrollada por el Demandante, sobre todo teniendo en cuenta las fechas de registro de este último nombre de dominio y de inscripción de su condición de apoderado en el Registro Mercantil. Alega, por último, el hecho de que mediante el uso del Nombre de Dominio, el Demandado crea confusión entre los clientes potenciales del Demandante acerca del origen de las prestaciones de éste, atrayendo con ánimo de lucro hacia el Nombre de Dominio en disputa a usuarios de Internet, aportando un correo electrónico de la empresa RBI (Infohoreco).
Por su parte, el Demandado señala que no tiene la condición de apoderado de la sociedad Climacity, S.L., y que en 2005 trabajó como comercial para esta sociedad que tiene la costumbre de otorgar un poder general para pleitos a sus comerciales. Afirma, además, que en 2006 decide iniciar una actividad empresarial por su cuenta y deja de tener relación alguna con Climacity, S.L.. Alega también que Demandante y Demandado no compiten entre sí, ya que el objeto social de ambas compañías es distinto (se refiere a la compañía “Calorifrio en línea, S.L.U.”, propiedad del Demandado). En suma, señala que desconocía la actividad del Demandante por completo hasta el momento de recibir la notificación de la Demanda en este procedimiento.
A la vista de los hechos examinados, y de las afirmaciones de cada parte, el Experto entiende que no resulta convincente que el Demandado no conociera la actividad profesional y comercial desplegada por el Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. Esto se corrobora por diversas circunstancias.
En primer lugar, porque el propio Demandado reconoce que, al menos desde 2005 y hasta fecha por determinar de 2006, actuó como comercial de Climacity, S.L., cuyo objeto de negocio o comercio era sustancialmente idéntico al del Demandante. No resulta convincente que el Demandado no conociera la actividad desarrollada por el Demandante, sobre todo teniendo presente que esta actividad había tenido reflejo en periódicos de distribución nacional y en revistas sectoriales especializadas, según ha quedado probado, y sobre todo presumiéndole un conocimiento del mercado de los aparatos de climatización como profesional dedicado a este sector.
En segundo término, no se olvide que el Nombre de Dominio se registra en marzo de 2006, es decir, cuando el Demandado tenía aún relación presumiblemente con Climacity, S.L., a tenor de lo que afirma en su Escrito de Contestación (donde se habla en término muy vagos de que fue “desde el año 2006” cuando el Demandado decide iniciar su “aventura empresarial”).
En cualquier caso, a juicio del Experto, prevalece la opinión de que, al quedar probado que el Demandado era comercial de la empresa Climacity, S.L. (al menos hasta 2006, sin que conste a día de hoy en el Registro Mercantil que los poderes otorgados al Demandado hayan sido revocados), resulta muy verosímil que durante esa fase laboral hubiera tenido conocimiento de la actividad desarrollada por el Demandante, dada la idéntica actividad comercial llevada a cabo por aquella entidad mercantil.
Así, pues, el hecho de registrar el Nombre de Dominio en fecha de 22 de marzo de 2006, cuando al menos en 2005 era apoderado de Climacity, S.L. (la escritura de apoderamiento es de octubre de 2005) lleva a pensar que el registro se hizo con la finalidad de perturbar la normal actividad del Demandante, y que por tanto, se hizo de mala fe.
En relación con el uso del Nombre de Dominio, hay que partir del hecho de que el objeto o sector de comercio sobre el que Demandante y Demandado actúan es el mismo, esto es, la distribución o la publicidad de aparatos de climatización. La marca del Demandado se registró en la clase 35 para los siguientes servicios: “servicios de venta al menor en comercio y a través de redes mundiales de informática de aparatos de climatización y limitadores de consumo. Servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial, servicios de importación-exportación de aparatos de climatización y limitadores de consumo”. El Demandado corrobora que su actividad es la de venta y distribución de dichos aparatos. Por su parte, el Demandante se dedica a la prestación de servicios integrales a empresas vinculadas con instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado. Es decir, existe una estrecha e innegable conexión entre las actividades de Demandante y Demandado. Bajo estas circunstancias es impensable que el Demandado no conociera en el momento de registro del Nombre de Dominio, las actividades del Demandante.
En cuanto al uso actual, el hecho de que hoy día la página web del Nombre de Dominio esté dedicada al mismo tipo de sector comercial e industrial al que se dirige el Demandante, en las circunstancias arriba constatadas, debe calificarse de uso de mala fe. El motivo es que el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, intenta atraer usuarios de Internet al sitio web correspondiente, creándose así la posibilidad de que exista confusión con las marcas del Demandante en cuanto al origen de las prestaciones respectivas. Un ejemplo de esta confusión es el correo electrónico enviado por la empresa RBI (Infohoreco) a la Demandante en el que se refiere a productos del Demandante, creyendo que eran del Demandado.
En atención a todo ello, el Experto entiende que el Demandado registró y usó el Nombre de Dominio de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <calorifrio.com> sea transferido al Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 4 de abril de 2011