Las Demandantes son Sr. Ángel Custodio Dalmau Salmon y Blue Tower, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representadas por Ubilibet, España, en adelante la “Demandante”.
Los Demandados son Plumetas, Antonio De Juan Martin; Domain Admin con domicilio en Valencia, España y Nobby Beach, Australia, respectivamente, en adelante el “Demandado”.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <custo-growing.com> y <custogrowing.com>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de mayo de 2011. El 17 de mayo de 2011 el Centro envió a Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 20 de mayo de 2011 Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 26 de mayo de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 27 de mayo de 2011.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de junio de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de junio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de junio de 2011.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El codemandante señor Custo es titular de la siguientes marcas:
MARCA | NÚMERO | CLASE/S | ÁMBITO | FECHA SOLICITUD |
|
CUSTO |
761.038 |
3 |
INTERNACIONAL (Japón y Suiza) |
22.06.2001 |
|
CUSTO |
2.060.622 |
3 |
Unión Europea |
26.01.2001 |
|
CUSTO |
3.151.792 |
18 & 25 |
Unión Europea |
02.05.2003 |
|
CUSTO |
2.763.282 |
3 |
Nacional (Estados Unidos) |
09.04.2001 |
|
CUSTO |
3.011.805 |
18 |
Nacional (Estados Unidos) |
29.07.2003 |
|
CUSTO |
2.368.681 |
3 |
Nacional (España) |
02.01.2001 |
|
CUSTO |
2.426.734 |
25 |
Nacional (España) |
26.09.2001 |
|
CUSTO |
2.529.090 |
18 |
Nacional (España) |
04.03.2003 |
|
CUSTO |
3.098.753 |
25 |
Nacional (China) |
20.02.2002 |
|
CUSTO LINE |
406.798 |
25 |
Nacional (República de Corea) |
22.03.1997 |
|
CUSTO LINE |
15.101 |
25 |
Nacional (Malaysia) |
22.10.1997 |
|
CUSTO LINE |
2.437 |
25 |
Nacional (Hong Kong RAE de China) |
30.09.1996 |
|
CUSTO LINE |
122.079 |
25 |
Nacional (Israel) |
30.08.1998 |
|
CUSTO LINE |
138.232 |
25 |
Nacional (Grecia) |
10.09.1998 |
|
CUSTO LINE |
282.112 |
25 |
Nacional (Nueva Zelanda) |
08.09.1997 |
|
CUSTO LINE |
309.012 |
25 |
Nacional (Uruguay) |
02.12.1998 |
|
CUSTO LINE |
406.798 |
25 |
Nacional (República de Corea) |
22.03.1997 |
|
CUSTO LINE |
478.914 |
25 |
Nacional (Canadá) |
19.06.1996 |
|
CUSTO LINE |
51.075 |
25 |
Nacional (Chipre) |
27.08.1998 |
El codemandante “Blue Tower,S.L.” es el responsable de la gestión comercial de las marcas anteriormente citadas.
De la documentación aportada se aprecia que los productos ofrecidos y comercializados bajo la marca CUSTO son conocidos por el sector al que se dirige, es decir, los consumidores de moda por lo que puede calificarse como marca notoria.
Los nombres de dominio en disputa <custo-growing.com> y <custogrowing.com> se registraron el 24 de enero de 2010.
Fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:
En primer lugar, alega que los nombres de dominio son casi idénticos a varias marcas de titularidad del Sr. Dalmau, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusión a los usuarios de Internet o internautas. Asimismo, pone de relieve cómo los nombres de dominio en disputa <custo-growing.com> y <custogrowing.com> no tienen sentido per se si no es en relación a la marca de su titularidad.
En segundo lugar, manifiesta que el Demandado carecía de derechos o intereses legítimos al momento de registrar los nombres de dominio y que el mero uso hasta la fecha no permite generar tales derechos o intereses legítimos. Considera que el Demandado nunca ha sido conocido por el término “Custo” lo que impide que se puedan reconocer derechos o intereses legítimos.
Por lo que se refiere al uso, considera que la utilización de los nombres de dominio por el Demandado consiste en un redireccionamiento susceptible de inducir a los usuarios a la errónea creencia de que se trata de unos nombres de dominio identificativos de la Demandante, con el único fin de atraer intencionadamente a los usuarios a su página Web.
Y, en tercer lugar, considera la Demandante que el registro de los nombres de dominio se realizó en base a la notoriedad de la marca así como a su enorme difusión y sólo dos días después del lanzamiento de la línea de moda “custo growing” el 22 de enero de 2010.
Por su parte, el Demandado manifiesta que los nombres de dominio en disputa se registraron una vez se comprobó su disponibilidad. Que la marca comercial correspondiente a los nombres de dominio en disputa no fue solicitada por la Demandante hasta mayo de 2011 por lo que considera que nunca ha podido existir apropiación indebida de los mismos.
Por lo que se refiere a la utilización de los nombres de dominio, alega que fue la Demandante quien se puso en contacto con él a fin de desarrollar actividades comerciales con sus clientes en relación a la línea de niños de Custo-Barcelona. Que como consecuencia de tal petición se inició una venta on-line de los productos de la Demandante y, siempre, con su consentimiento. Que iniciada estas actividades comprobó como estos nombres de dominio se encontraban disponibles lo que le permitió adquirirlos en la confianza de que eran ajenos a la actividad comercial de la Demandante. Que, probablemente por razón del cambio de orientación comercial de la Demandante, ahora exista interés en los nombres de dominio en disputa toda vez que cuando se pusieron en contacto con él, nada alegaron sobre este particular.
Que como las relaciones comerciales entre las partes han finalizado dejará de redirigir los nombres de dominio en disputa <custo-growing.com> y <custogrowing.com> a su página Web sobre la tienda Plumetas.
Conforme al párrafo 4 (a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos cuya carga corresponde a la Demandante (i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
De la prueba aportada en el Expediente ha quedado probado que la Demandante es titular de numerosas marcas cuyo elemento principal o único es el término "Custo", así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación desde los años noventa. Pues bien, de tales marcas cabe reconocer la indudable similitud entre la marca CUSTO con los nombres de dominios en disputa, <custo-growing.com> y <custogrowing.com> hasta el punto de causar confusión pues, quedando reproducida íntegramente la marca de la Demandante, se cumple con este primer requisito. Además la adición de un término genérico o descriptivo como ”growing” no aporta un valor distintivo suficiente (Ints It Is Not The Same, GmbH v. Carlos Gil Belmonte, Caso OMPI No. D2010-0456).
Por tanto, queda cumplido el primero de los requisitos de la Política en los términos del párrafo 4(a)(i).
A la Demandante se le exige que establezca prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. En el presente caso, no existe prueba de que el Demandado sea comúnmente conocido por los nombres de dominio, ni prueba de autorización de uso de la marca o de los nombres de dominio a favor del Demandado, ni tampoco parecer ser titular de derecho marcario que ampare su registro. Por lo demás, no cabe reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado por el hecho de haber utilizado los nombres de dominio en disputa con anterioridad a la presentación de la Demanda.
Por su parte y, de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, un demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa de la siguiente manera:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Pues bien, entiende este Experto que el redireccionamiento que realiza el Demandado a su sitio Web <plumetas.com> no es legítimo en la medida de que se trata de una Web en la que se comercializan productos multimarca por lo que, puede existir un aprovechamiento de la marca (notoria, por lo demás) de la Demandante. Además, dicha práctica puede facilitar cierta confusión al consumidor al creer que se encuentra en un sitio oficial de la marca CUSTO. Tampoco se respetaría la doctrina establecida en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903 en virtud de la cual se considera lícito y de buena fe el uso de una marca como nombre de dominio por un revendedor o distribuidor cuando se dieran las siguientes condiciones: el demandado realiza una oferta real de bienes o servicios; el demandado utiliza el sitio Web para vender únicamente bienes y servicios amparados bajo la marca de la demandante (en otro caso se puede considerar como un cebo para atraer consumidores a otros productos); el sitio Web revela de manera clara la relación existente entre las partes; y el demandado no debe evitar que la demandante pueda reflejar su marca como nombre de dominio.
Es por ello que este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del artículo 4 a.ii) de la Política.
Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de las siguientes circunstancias determinantes: 1) las marcas propiedad de la Demandante han de calificarse como conocidas o notorias, es decir, reconocibles en el sector del mundo de la moda, 2) el registro de la marca CUSTO es anterior al del registro de los nombres de dominio por el Demandado, 3) el conjunto de los derechos a los signos distintivos propiedad de la Demandante debían ser sobradamente conocidos por el Demandado cuando efectuó el registro de los nombres de dominio objeto de este procedimiento, por razón de sector de la actividad a la que se dedican ambos y justo dos días después del lanzamiento de la línea juvenil “custo-growing”, y 4) si bien parece ser que con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa las partes se contactaron a fin de desarrollar actividades comerciales, no consta en el expediente que la Demandante haya encargado o autorizado de manera expresa al Demandado el registro de nombres de dominio que contuviesen las marcas de la Demandante.
Por lo que se refiere al uso de mala fe, la situación cabría encuadrarla en varios de los supuestos que el artículo 4.b. de la Política. Por una parte, en la actualidad el registro de los nombres de dominio en disputa por el Demandado, impide que la Demandante refleje sus marcas en los nombres de dominio aunque quizá la situación más evidente se produce al momento del desvío de usuarios a otro sitio Web aprovechando la fama y el prestigio de la marca de la Demandante.
Así pues, se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro, como en la utilización de los nombres de dominio, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el artículo 4a.iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <custo-growing.com> y <custogrowing.com> sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 18 de julio de 2011