La Demandante es Petroleo Brasileiro S.A - Petrobras representada por Siqueira Castro Advogados, Brasil, con domicilio en Río de Janeiro, Brasil.
El Demandado es Mario Andrés Vilches Alcaíno, Precom Comunicaciones, con domicilio en Providencia, Chile.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <petrobraschile.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de julio de 2011. El 27 de julio de 2011 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de agosto de 2011 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 15 de agosto de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 15 de agosto de 2011.
Por correo electrónico del 15 de agosto de 2011 el Demandado comunicó a la Demandante, con copia al Centro, que hace varios años firmó un contrato de usufructo con Esso Chile, que actualmente es Petrobras, que su familia es dueña de dos estaciones de servicio en Santa Cruz y Palmilla, Chile, y que por eso tiene relación con el registro del nombre de dominio en disputa. Solicita asimismo que cualquier situación legal sea debidamente llevada por tribunales en Chile, pues Petrobras Chile nunca se ha manifestado a una negativa de este tipo con ellos. El mismo día el Demandado envió otro correo electrónico a la Demandante y al Centro con el que adjunta una fotografía de lo que afirma ser la segunda estación de servicio con la marca PETROBRAS que controlan en Chile, la que se encuentra en construcción en Palmilla. Agrega que la relación comercial que tiene Petrobras Chile la gestiona el hermano del Demandado, Iván Vilches, y solicita que antes que todo lo consulte antes su filial local.
El mismo día 15 de agosto de 2011, la abogada de la Demandante envió un correo electrónico al Centro refiriéndose a los mencionados correos electrónicos del Demandado de esa misma fecha, comunicando al Centro que estaba contactando a la Demandante para averiguar si existe alguna relación comercial entre el registrante del nombre de dominio en disputa y la compañía local de la Demandante el Chile. Asimismo, preguntó al Centro si era posible suspender el procedimiento en curso y, en tal caso, por cuánto tiempo.
El 16 de agosto de 2011, en un correo electrónico dirigido al Demandado, el Centro acusó recibo de los correos electrónicos del Demandado de fecha 15 de agosto de 2011 y le comunicó que estaba verificando si la Demanda cumplía los requisitos reglamentarios, y que, en caso afirmativo, se le notificaría formalmente. Asimismo se le hizo saber que si el Centro no recibía otras comunicaciones suyas o un escrito de contestación a la Demanda en término, enviaría las comunicaciones de fecha 15 de agosto de 2011 al Experto, cuando este fuera nombrado.
El 16 de agosto de 2011 el Centro por correo electrónico informó a la Demandante que el propósito de la suspensión del procedimiento es explorar un posible acuerdo entre las partes y que una vez suspendido un procedimiento el registrador puede desbloquear el nombre de dominio en disputa de modo de permitir la implementación del acuerdo alcanzado por las partes para transferir el nombre de dominio del Demandado al Demandante (o bien la cancelación del mismo). Agrega el Centro que durante la suspensión del procedimiento el nombre de dominio únicamente podrá ser transferido al Demandante, mas no a terceras partes. El Centro proporcionó además los requisitos formales de la solicitud de suspensión.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de agosto de 2011. El Centro hizo constar en la notificación que hasta ese día no había recibido una solicitud de suspensión del procedimiento por parte de la Demandante. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de septiembre de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de septiembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es una sociedad anónima brasileña, una de las petroleras más importantes del mundo. Por capitalización bursátil, en septiembre de 2010 Petrobras era la cuarta compañía más valiosa del mundo, después de Exxon Mobile, PetroChina y Apple, y por encima de Microsoft.
La Demandante es titular de numerosos registros de la marca PETROBRAS tanto en Brasil como en muchos otros países, entre ellos:
En Brasil: PETROBRÁS, marca mixta, Reg. No. 002709007, renovada el 12 de julio de 2002 (originalmente concedida el 12 de julio de 1962), protegiendo substancias y productos químicos destinados a las actividades agropecuarias; fertilizantes de la clase internacional 1.
En los Estados Unidos de América: PETROBRAS, Reg. No. 3676471, fecha de registro 1º de septiembre de 2009, solicitada el 21 de diciembre de 2006, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 1, 4, 35, 37 y 42; PETROBRAS, Reg. No. 3722769, fecha de registro 8 de diciembre de 2009, solicitada el 21 de diciembre de 2006, cubriendo servicios de las clases internacionales 39 y 40.
En Chile: PETROBRAS, Reg. No. 888380, fecha de registro 30 de junio de 2010, solicitada el 7 de diciembre de 2009, cubriendo servicios de gasolineras, de abastecimiento de combustible de vehículos, lavado de automóviles, limpieza de automóviles, lubricación de vehículos, mantenimiento de vehículos, y mantenimiento y reparación de automóviles, de la clase internacional 37; PETROBRAS ADITIVA, Reg. No. 884881, registrada el 26 de mayo de 2010,solicitada el 25 de septiembre de 2009, cubriendo combustible para motores de combustión; gasolina, de la clase internacional 04; PETROBRAS ADDIX, Reg. No. 884880, registrada el 26 de mayo de 2010, solicitada el 25 de septiembre de 2009, cubriendo combustible para motores de combustión; gasolina, de la clase internacional 04.
El 18 de noviembre de 2010 la Demandante envió un correo electrónico en inglés al Demandado comunicando que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado era ilegal e infringía la marca PETROBRAS, requiriendo al Demandado que cesara en todo uso de dicho nombre de dominio y que lo transfiriera a la Demandante. El mismo día el Demandado contestó por correo electrónico a la Demandante que había pedido que le escribieran en español, que había registrado el nombre de dominio en disputa pero que no lo usaba. Preguntó además si a la Demandante le interesaba adquirirlo.
El 19 de noviembre de 2010 por correo electrónico en portugués la Demandante requirió al Demandado que cancelara a la brevedad el nombre de dominio en disputa. El mismo día el Demandado contestó por correo electrónico a la Demandante que no mantenía sitio web alguno bajo el nombre de dominio en disputa y que no lo eliminaría porque había pagado legalmente por él. Asimismo, preguntó a la Demandante si acaso le interesaría comprarlo.
El 22 de noviembre de 2010 la Demandante mediante correo electrónico en portugués comunicó al Demandado que la Demandante no acostumbra considerar la compra de nombres de dominio como opción para solucionar problemas de ese tipo y que apreciaría que el nombre de dominio en disputa fuera cancelado lo antes posible. El mismo día el Demandado contestó por correo electrónico a la Demandante que había comprado legalmente el nombre de dominio, que no lo estaba usando y menos aún para usos comerciales, por lo que no tenía impedimento alguno para mantenerlo en su poder, y que esperaba los comentarios de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa se registró el 24 de febrero de 2010.
En su Demanda, la Demandante alega lo siguiente:
El nombre de domino en disputa reproduce la marca PETROBRAS y, por lo tanto, es idéntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos con relación al nombre de dominio en disputa. La Demandante ha creado una identidad con el término “Petrobras” que genera una asociación de esa palabra con la Demandante, independientemente de cuáles sean los productos y servicios ofrecidos a los consumidores. El Demandado no opera ningún negocio con el nombre “Petrobras” y nunca usó esa expresión para identificar productos o servicios. El Demandado no posee ningún pedido o registro de marca PETROBRAS. La Demandante nunca autorizó al Demandado a usar la marca PETROBRAS ni para ser parte de una marca registrada o de un nombre de dominio. El Demandado no está usando el nombre de dominio para ofrecer mercaderías o servicios de buena fe, sino que lo está redirigiendo a la página web principal de Google. El Demandado no es conocido por el nombre “Petrobras”. El Demandado no tiene ningún interés real en usar el nombre de dominio: lo ha registrado para impedir su registro por la Demandante, y para lucrar vendiendo el nombre de dominio a la Demandante.
El Demandado registró el nombre de dominio con el fin de venderlo a la Demandante y a través del uso del nombre de dominio en disputa trató de atraer intencionalmente usuarios de Internet a otros sitios web creando una probabilidad de confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, relación o endoso de su sitio web, lo que prueba que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado fue de mala fe.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante, y se le ha notificado la falta de personación.
El párrafo 4.a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca similitud que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
(ii) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se use de mala fe.
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que tiene derechos de propiedad sobre numerosos registros de la marca PETROBRAS no sólo en Brasil y en otros países, sino también en Chile.
El nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la marca PETROBRAS de la Demandante, seguida del nombre de país “Chile” y del sufijo de nivel superior genérico “.com”. Está bien establecido por los grupos de expertos que aplican la Política que el agregado de nombres geográficos a una marca no sirve para distinguir al nombre de dominio de esa marca. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected Questions, Second Edition”, sección 1.9. (La adición de palabras meramente genéricas, descriptivas o geográficas sería normalmente insuficiente por sí misma para evitar que se llegue a concluir que existe similitud hasta el punto de la confusión en cuanto al primer elemento de la Política. Los expertos usualmente han determinado que la marca incorporada constituye el componente dominante o principal del nombre de dominio.)
El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confundiblemente similar a la marca PETROBRAS de la Demandante.
La Demandante ha alegado que ha creado una identidad con el término “Petrobras” que genera una asociación de esa palabra con la Demandante, independientemente de cuáles sean los productos y servicios ofrecidos a los consumidores; que el Demandado no opera ningún negocio con el nombre “Petrobras” y nunca usó esa expresión para identificar productos o servicios; que el Demandado no posee ningún pedido o registro de marca PETROBRAS, y que la Demandante nunca autorizó al Demandado a usar la marca PETROBRAS ni para ser parte de una marca registrada o de un nombre de dominio. La Demandante agrega que el Demandado no está usando el nombre de dominio en disputa para ofrecer mercaderías o servicios de buena fe, sino que lo está redirigiendo a la página web principal de Google. Finalmente, alega la Demandante que el Demandado no es conocido por el nombre “Petrobras”, que no tiene ningún interés real en usar el nombre de dominio en disputa, y que lo ha registrado para impedir su registro por la Demandante, y para lucrar vendiendo el nombre de dominio en disputa a la Demandante.
Existe consenso entre los expertos que una vez que el demandante ha conseguido establecer un caso prima facie en tal sentido, toca al demandado presentar elementos de los que se desprende qué sí posee algún derecho o interés legítimo al nombre de dominio. Ver “WIPO Overview 2.0” (Mientras que la carga total de la prueba recae sobre el demandante, los expertos han reconocido que esto podría resultar en la tarea a menudo imposible de probar un hecho negativo, requiriendo información que a menudo se encuentra principalmente en conocimiento del demandado. Por lo tanto, a un demandante se le requiere que establezca un caso prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Una vez que se ha establecido ese caso prima facie, la carga de la producción de la prueba se desplaza hacia el demandado para que presente alegaciones o evidencia apropiadas que demuestren derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Si el demandado omite presentar tales alegaciones o evidencias apropiadas, generalmente se considera que el demandante ha satisfecho el párrafo 4(a)(ii) de la Política Uniforme[...]).
Considerando en conjunto las alegaciones de la Demandante y la prueba agregada a la Demanda, el Experto opina que son suficientes para constituir un caso prima facie o presunción de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, No alcanza para desvirtuar esa presunción la manifestación en correo electrónico del Demandado según la cual él puede mantener el nombre de dominio porque ha pagado por registrarlo, o porque no hace uso alguno del mismo.
En cuanto a lo primero, del mero registro de un nombre de dominio no pueden derivarse derechos o intereses legítimos. Ver FRAVEGA S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI No. D2000-0126 (“El Experto considera que el mero registro no puede ser la base única para establecer derechos o intereses legítimos en relación a un nombre de dominio. El Experto acepta a este respecto el argumento del distinguido experto en el Caso OMPI No. D2000-0044 Educational Testing Service v. TOEFL, página 6 (´Si el mero registro del nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legítimos a los fines del párrafo 4(a)(ii) de la Política, entonces todos los registrantes tendrían tales derechos o intereses, y ningún demandante podría triunfar en un reclamo por registro abusivo. Interpretando la Política de modo de evitar un resultado ilógico, el Experto concluye que el mero registro no establece derechos o intereses legítimos respecto a un nombre de dominio de tal modo que se evie la aplicación del Párrafo 4(a)(ii) de la Política))”
En segundo lugar, para establecer derechos o intereses legítimos de acuerdo a la Política no parece que se pueda recurrir a la simple falta de uso de un nombre de dominio. Por el contrario, la Política, al menos a modo de ejemplo, más bien requiere algún uso o preparativos demostrables de uso en el contexto de un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios (párrafo 4(c)(i), o usar corrientemente el nombre de dominio para denominarse (párrafo 4( c)(ii), o usarlo de manera legítima y leal, no comercial sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca en cuestión con ánimo de lucro. (párrafo 4( c)(iii) . Por otra parte, no puede pasarse por alto que la total falta de uso puede ser, en ciertas circunstancias, evidencia de mala fe.
Por correo electrónico del 15 de agosto de 2011 (antes de la notificación de la Demanda) por el que el Demandado comunicó al Demandante y al Centro que su familia explota dos estaciones de servicios en Chile, antes pertenecientes a la compañía Esso y ahora operando bajo la marca PETROBRAS. El Demandado adjunta una fotografía de una estación de servicio que exhibe la marca PETROBRAS. Al respecto, el Experto considera que el Demandado no acredita quién es el propietario legal de las estaciones de servicio ni cuál es la relación con el Demandado que otorgue a este algún derecho o interés legítimo al nombre de dominio en disputa, conforme lo exige el párrafo 5.b)i) del Reglamento, según el cual el demandado debe “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda e incluir todas las razones por las que el demandado (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia”.
En conclusión, el Experto determina que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.
Está acreditado que la Demandante es una muy importante compañía petrolera a escala mundial y regional, y que la Demandante había solicitado la marca PETROBRAS en Chile antes que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa, de lo que el Panel infiere que el Demandado debía conocer a la Demandante y su marca.
De otras comunicaciones dirigidas a la Demandante surge que el Demandado ofreció venderle el nombre de dominio en disputa después de haber sido intimado por la Demandante a cesar en todo uso de la marca PETROBRAS. En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin primordial de venderlo a la Demandante, titular de la marca PETROBRAS. Eso es una circunstancia de registro de mala fe del nombre de dominio conforme al párrafo 4.b).1) de la Política.
En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, está probado que el nombre de dominio por lo menos en junio de 2011 redireccionaba a los usuarios de Internet al sitio web principal de Google, atrayendo usuarios de Internet, presumiblemente interesados en ubicar a la Demandante o a su filial en Chile, para redirigirlos a otro sitio web o locación en la red, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente o patrocinio, afiliación o promoción del sitio web. En cuanto a la finalidad de lucro que requiere el párrafo 4.b).iv) de la Política, las ofertas de venta que hizo el Demandado a la Demandante constituyen un claro ejemplo de ello. De tal modo queda configurado un uso de mala fe del nombre de dominio.
Asimismo, el 27 de septiembre de 2011 el Experto comprobó en una visita independiente al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa que el intento de conexión resultaba en un error de conexión, reflejado en el siguiente mensaje de error: “Servidor no encontrado. Firefox no puede encontrar el servidor en www.petrobraschile.com.” Esto significa que, salvo el anterior redireccionamiento a “Google.com”, el nombre de dominio en disputa careció de todo uso a los fines prácticos, lo que refuerza la impresión que el único uso del nombre de dominio contemplado por el Demandado ha sido el de venderlo a la Demandante. Ese tipo de uso ha sido considerado de mala fe desde la primera decisión dictada en aplicación de la Política, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 (Puesto que el demandado ofreció vender el nombre de dominio al demandante” por una remuneración mayor a cualesquiera costos efectivamente desembolsados directamente relacionados con el nombre de dominio”, el demandado ha “usado” el nombre de dominio de mala fe como se lo define en la Política).
El Experto concluye que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa y que también lo usa de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <petrobraschile.com> sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 30 de septiembre de 2011